특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유 증명책임

정차호(Chaho JUNG) 행정법이론실무학회 2013 행정법연구 Vol.- No.36

특별행정심판인 특허무효심판에서 특허의 무효사유에 대하여 청구인과 피청구인(특허권자)이 다투게 된다. 이 글은 그 무효사유의 증명책임을 누가 부담하는지에 대하여 논한다. 그를 위해, 우선 특허출원 심사 단계에서 특허거절이유를 심사관과 출원인 중 누가 부담하는지에 대하여 알아본다. 혹자는 특허법이 규정한 거절이유를 권리발생요건과 권리장애요건으로 구분하고 권리발생요건에 대하여는 출원인이 증명책임을 부담하여야 한다고 주장하는데, 이 글은 그러한 주장이 다음과 같은 이유로 근거가 없음을 설명한다. 첫째, 특허법 제62조, 제63조 및 제66조 규정의 문언적 해석이 심사관이 모든 거절이유를 증명하도록 규율한다. 둘째, 특허(patent)라는 행정행위는 확인행위이며 기속행위이므로 심사관은 거절이유를 발견하지 못하는 경우 반드시 특허결정을 하여야 한다. 셋째, 심사실무도 권리발생요건과 권리장애요건을 구별하지 않고 있다. 넷째, 발명자는 발명을 한 순간 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 이미 가지므로 심사관이 그 권리를 부정할 책임을 진다. 특허무효심판에서는 변론주의와 함께 직권탐지주의가 적용된다. 그러나, 특허무효심판에서도 일반행정법 이론에 따라 변론주의를 기본으로 하되 직권탐지주의가 가미되는 것으로 보아야 한다. 특히, 다음과 같은 이유로 무효심판에서는 청구인이 무효사유에 대하여 증명책임을 부담하여야 할 필요성이 더 강하다. 첫째, 특허결정이라는 행정처분을 신뢰한 특허권자의 신뢰이익을 보호할 필요성이 있다. 둘째, 특허 후 형성되는 다른 법률관계의 안정성을 도모할 필요성이 있다. 셋째, 특허청의 전문성을 인정할 필요가 있다. 넷째, 등록된 재산의 경우 그 등록은 적법한 것으로 추정된다. 다섯째, 행정처분을 무효로 하기 위해서는 그 처분의 하자가 중대하고 명백한 것이어야 한다. 특허무효심판의 후속 단계인 심결취소소송에서도 변론주의가 원칙적으로 먼저 적용되고 필요한 경우 직권탐지주의가 활용된다는 것이 우리 대법원의 입장이다. 나아가, 심결의 위법에 대하여는 심결취소소송의 원고가 주장하여야 하지만, 무효사유의 존재에 대하여는 여전히 무효심판의 청구인이 증명책임을 부담하여야 한다. 위에서 살펴본 특허무효심판에서의 증명책임에 따르면 심판관은 해당 특허가 무효 또는 유효임을 판단하는 것이 아니다. 증명책임을 무효심판 청구인이 부담하므로, 심판관은 청구인이 증명책임을 다하였는지 여부를 판단하는 것이다. 즉, 심판관은 “청구인이 무효사유에 대하여 적절한 정도로 증명하지 못하였으므로 해당 특허를 무효로 할 수는 없다”고 결정을 하면 된다. In a patent invalidation trial, which is a special administrative trial, a requester and a requestee (patentee) contest one or more invalidation grounds. This paper discusses the person who may bear the burden to prove one or more invalidation grounds. For the purpose, this paper, firstly, clarifies the issue whether the applicant or the examiner may bear the burden of rejection-reasons proof in the patent prosecution procedure. A commentator differentiates rejection reasons into “right formation requirements” and “right obstacle requirements” and argues that the applicant must prove existence of the former requirements. This paper explains that such arguments are baseless: (1) textual interpretation of Articles 62, 63 and 66 of the Patent Act mandate the examiner to prove all rejection reasons; (2) because a patent decision as an administrative action is a confirmation action and non-discretionary action, if the examiner does not find any rejection reason, he must do patent decision; (3) patent prosecution practices do not differentiate right formation requirements and right obstacle requirements; (4) because an inventor is bestowed the right for a patent when he creates an invention, the examiner bears the burden to deny the right for a patent. In a patent invalidation trial, the “investigation” principle along with the “argument” principle is being applied. However, in the trial, under the normal administration law theory, it should be understood that the argument principle is basically applied and the investigation principle is, upon necessity, added. Especially, in a patent invalidation trial, the necessity for the requester to bear relevant burden is stronger under following reasons: (1) it is necessary to protect “trust interest” of the patentee who has trusted the administrative action of patent; (2) it is necessary to protect stability of other legal relationships made after the patent decision; (3) it is necessary to admit and respect expertise of the Patent Office; (4) a registered property is presumed to be legally registered; (5) to invalidate an administrative action, a relevant mistake must be serious and clear. It is the position of the Korea Supreme Court that the argument principle is firstly applied and, if necessary, the investigation principle is exploited in a trial-review litigation which is a subsequent stage following an invalidation trial. In addition, even though the plaintiff must assert illegality of a trial, a requester of the invalidation trial must still bear the burden to prove existence of an invalidation ground. Under the burden-of-proof jurisprudence in the above invalidation trial, the trial examiner does not decide whether the patent at issue is invalid or not. Because the requester of the invalidation trial bears the proof burden, the trial examiner does decide whether the requester fulfills his burden or not. In other words, the trial examiner may just decide that “because the requester has not fulfilled his burden to prove any invalidation ground, the patent can not be invalidated.”

특허무효심판 청구인 적격 - ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확대 방안 -

정차호(Chaho JUNG),양성미(Sheng Mei LIANG) 성균관대학교 법학연구소 2014 성균관법학 Vol.26 No.4

현행 특허법 제133조 제1항은 특허무효심판의 청구인을 “이해관계인 또는 심사관”으로 제한하고 있다. 특허무효심판은 행정심판의 한 종류라고 할 수 있고 행정심판 및 나아가 행정소송은 민사소송법의 법리에 따라 진행된다. 민사소송법의 법리가 소송의 원고가 소의 ‘이익’을 가질 것을 요구하므로, 특허심판의 청구인도 동심판에 대하여 이해관계를 가져야 할 것이 당연해 보인다. 그러나, 미국, 일본, 중국, 대만, 유럽특허청, 영국 등은 ‘누구든지’ 특허무효심판을 청구할 수 있도록 허용한다. 마땅히 무효 되어야 할 특허에 대하여 누구든지 무효심판을 청구할 수 있는 것이 공익에 부합할 것이므로 그 나라들은 이해관계의 존재를 요구하지 않는다. 이 글은 특허무효심판의 청구인을 ‘누구든지’로 확대하는 방안을 전제로 주요국의 법리를 검토하였고, 그와 관련되는 쟁점에 대하여 다음과 같은 제안을 한다. 첫째, 특허권자의 청구인 적격은 부정되어야 한다. 둘째, 명의를 빌린 청구를 인정하여야 한다. 셋째, 실시권자의 청구인 적격은 인정되어야 한다. 넷째, 심사관에 의한 청구를 인정하여야 한다. 다섯째, 모인출원 또는 비공동출원으로부터 비롯되는 특허에 대하여는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 청구인 적격을 가져야 한다. Article 133(1) of the current Korean Patent Act limits the requester for a patent invalidation trial as “an interested person or an examiner.”The patent invalidation trial is a type of administrative trial, and an administrative trial, and furthermore, an administrative litigation is based on the legal principle of the Korean Civil Procedures Act. The legal principle of the Civil Procedures Act requires the plaintiff of a litigation to have the interest of the litigation, so it seems to be natural that the requester of a patent invalidation trial shall have interest in the same trial. However, in the U.S., Japan, China, Taiwan, European Patent Office, Britain, etc., ‘any person’ is permitted to request for a patent invalidation trial. Any person being able to request for a patent invalidation trial against a patent which should be invalidated will correspond to the common good, so those countries do not demand the “interested person” requirement. This study reviewed the legal principles of major countries with a plan to expand the requester of a patent invalidation trial to ‘any person’, and accordingly the following conclusions were derived. First, the standing of the patentee as the requester shall be denied. Second, the request with borrowed name shall be accepted. Third, the licensee’s standing as requester shall be accepted. Fourth, a request by an examiner shall be accepted. Fifth, for the patents registered by certain person or non-joint application, only the person who has the right to receive the patent has the standing as a requester.

특허무효심판에서의 심판물(subject matter) = 청구취지(특정 청구항) + 청구이유(무효사유+주요증거)

왕로(Lu WANG),정차호(Chaho JUNG) 원광대학교 법학연구소 2021 圓光法學 Vol.37 No.4

소송에서 소송물이 무엇인지가 매우 중요하듯이, 특허무효심판에서도 심판물이 무엇인지가 매우 중요하다. 그 심판물을 기준으로 기판력(일사부재리), 기속력, 중복심판 등이 판단된다. 특허무효심판의 심판물을 청구취지로 넓게 보는 견해와 청구취지 및 청구이유로 좁게 보는 견해가 존재하나, 그 쟁점에 대해 본격적으로 논의된 바는 없는 것으로 관측된다. 이 글은 특허무효심판에서의 심판물을 이해하기 위해, 우리 민사소송법에서의 소송물 이론 및 주요국에서의 소송물 이론을 분석하고, 나아가 주요국 특허무효심판에서의 심판물 이론을 분석하였다. 그러한 분석의 결과 이 글은 다음과 같은 법리적 개선방안을 제시한다. 첫째, 특허무효심판에서의 심판물은 청구취지로만 구성되는 것이 아니라 청구이유까지도 포함한다. 그 청구이유는 특정 청구항에 대한 특정 무효사유 및 주요증거로 구성된다. 둘째, 특허법 제163조는 일사부재리 원칙이 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 적용된다고 규정하는데, 심판물의 견지에서 그 규정은 정확하지 않다. 일사부재리 원칙은 ‘동일 심판물’에 적용된다고 규정되어야 한다. 셋째, 특허법 제186조 제6항은 특허무효심판의 심결의 취소를 청구하는 소는 ‘심결’에 대한 것이어야 한다고 규정한다. 그 규정에서의 ‘심결’이 무엇인지가 명확하지 않다. 그 규정은 ‘심판물’에 대한 것이어야 한다고 개정되어야 한다. 넷째, 특허법 제158조의2가 (민사소송법 관련 규정의 준용을 통하여) 적시(適時)제출주의를 규정한다. 적시제출주의가 실현되기 위해서는 심판절차의 초기에 심판물이 확정되어야 한다. 그런 견지에서 청구이유의 수시 보정을 허용하는 특허법 제140조 제2항 제2호는 개정되어야 한다. 다섯째, 특허법 제159조는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 직권으로 심리할 수 있다고 규정한다. 그러나, 특허무효심판에서는 처분권주의가 적용되어 청구인만이 심판물을 특정할 수 있어야 하며, 심판부는 관련 자료를 직권으로 탐지하는 것만 허용되어야 한다. 그런 내용을 담도록 제159조는 개정되어야 한다. As the subject matter in a litigation is very important, the “subject matter in a patent invalidation trial” (‘trial subject matter’) is also very important. Based on the trial subject matter, res judicata (claim preclusion), restriction ability, double litigation, etc. are decided. Until now, two conflicting theories have existed, one of which regards the trial subject matter as purport of petition and the other of which regards the trial subject matter as purport of petition and grounds of petition. However the issue has never been seriously debated in Korea. This paper, to understand the trial subject matter, has analyzed the subject matter jurisprudence in Korea and other countries’ civil procedure laws, and has further analyzed trial subject matter jurisprudence in major countries. As results of such analysis, this paper suggests the following legal improvement plans. Firstly, the trial subject matter consists not only purport of petition but also ground of petition. In addition, the ground of petition consists of a specific invalidation ground of a specific claim and primary evidences. Secondly, section 163 of the Korea Patent Act (KPA) prescribes that res judicata principle applies to the same fact and the same evidence. In respect of the trial subject matter, the provision is not correct. Res judicata principle shall be applied to the same trial subject matter. Thirdly, section 186(6) of the KPA prescribes that a suit for trial revocation should be on “trial decision”. Meaning of the “trial decision” in the provision is ambigous. The provision should be amended to mean “trial subject matter.” Fourthly, section 158-2 of the KPA (adapting relevant provisions of the Korea Civil Procedure Act) prescribes the timely submission principle. For the principle to be realized, the trial subject matter must be finalized in the early stage of the trial. In that respect, shall be amended section 140(2)(2), which allows amendment of petition ground from time to time. Fifthly, section 159 of the KPA prescribes that the trial board can sua sponte examine a ground which was not petitioned by the petitioner or joinder. However, in the patent invalidation trial, principle of disposition should be applied and therefore, only the petitioner shall specify the trial subject matter. The trial board is only allowed to sua sponte examine relevant evidences. Section 159 of the KPA shall be amended accordingly.

특허무효심판절차에서의 특허의 정정

김현,김영동 대한변호사협회 2004 人權과 正義 : 大韓辯護士協會誌 Vol.- No.329

특허무효심판절차에서의 특허의 정정제도는 특허무효심판절차에서 심판청구인의 특허무효주장에 대한 심판피청구인의 방어권으로서 정정청구를 허용함으로써 절차의 신속성 및 적정성을 도모한다는 목적을 가지고 있다. 한편, 이 제도는 정정청구의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다는 규정을 적용하고 있는바, 이를 엄격하게 해석할 경우 특허무효주장에 대한 피청구인의 방어권을 실질적으로 보장하지 못하게 되어 피청구인에게는 공평하지 않은 제도가 될 뿐만 아니라 이로 인하여 제도의 목적인 절차의 신속성 및 적정성도 실질적으로는 달성할 수 없게 된다는 문제점을 내포하고 있다. 그러나 민사소송법에서 인정하고 있는 소 청구의 변경 그리고 특허법의 관련규정 및 그 제도의 목적으로부터 추론되는 명세서의 요지변경 중 어떠한 관점에서 보더라도 정정명세서의 보정에 대하여 요지변경의 개념을 엄격하게 적용하는 것은 타당하지 않다. 정정심판 또는 무효심판절차에서의 정정청구는 무효심판에서 상대방에 의한 특허발명의 무효주장에 대한 특허권자의 실질적인 방어수단의 하나이다. 그런데 무효심판에서 상대방의 무효주장의 변경은 청구취지의 변경이 아닌 청구이유의 변경이므로, 즉 공격방법의 변경이므로 이것은 자유롭게 인정이 된다. 이에 반하여, 특허권자의 정정심판 청구 또는 무효심판절차에서의 정정청구 후, 정정명세서의 보정은 그러한 상대방의 무효주장의 변경에 대한 실질적인 방어방법의 변경에 해당하지만, 형식적으로는 정정심판 청구 또는 정정청구의 취지의 변경에 해당된다. 즉, 무효심판에서의 상대방의 공격방법과 정정심판 또는 정정청구에서의 특허권자의 실질적인 방어방법이 실질적으로는 대응되지만, 형식적으로는 대응되지 못한다는 형식의 문제가 존재한다. 단지 이러한 형식의 문제 때문에 청구취지의 변경을 인정하지 않는다면 형평의 원칙에 반할 뿐만 아니라 그로 인하여 심판 및 판결의 적정성을 도모할 수 없음도 자명하다. 따라서 청구취지의 요지변경은 문언 자체의 의미에 얽매일 것이 아니라 특허법의 목적 및 정정청구제도의 취지에 입각하여 합리적으로 해석하여야 할 것이다.

권리범위 확인심판에서 특허 무효사유의 판단가부에 대하여

이현석 서울대학교 기술과법센터 2016 Law & technology Vol.12 No.2

우리 특허법상 특허에 관련된 분쟁을 공적으로 해결하는 절차는 특허심판원에서 이루어지는 특 허심판과 법원에서 이루어지는 특허침해소송으로 분류할 수 있고, 권리범위 확인심판은 특허침해소 송에서 가장 중요한 쟁점인 특허침해 여부를 특허 심판원에서 판단하는 절차이다. 그런데 특허침해 소송과 권리범위 확인심판에서 당해 특허에 무효 사유가 있어 특허권의 효력이 부정될 수 있다는 점은 침해판단의 선결문제임에도 특허의 무효는 무효심판에서만 선언할 수 있었기에, 무효인 특허 권의 행사를 용인하는 결과가 발생할 수 있었다. 이에 관하여, 무효사유가 있는 특허에 대응하는 방법에 관하여 많은 견해가 있었고, 대법원은 권 리범위 확인심판과 특허침해소송에서도 특허 무 효사유를 판단할 수 있다는 법리를 도입함으로써 이러한 문제가 해결될 수 있게 되었지만, 최근에 는 권리범위 확인심판에서 진보성 결여라는 무효 사유를 판단할 수 없다고 선언한 바 있다. 이 논문 은 위 대법원의 법리를 포함하여 무효사유가 있는 특허를 권리범위 확인심판과 특허침해소송에서 어떻게 대응하는지에 관하여 기존의 논의를 살펴 보고, 권리범위 확인심판의 절차적 성격 및 특허 부여행위의 효력을 중심으로 권리범위 확인심판 에서 무효사유를 판단하는 것의 타당성에 관하여 검토하며, 나아가 무효인 특허권 행사를 배척하기 위한 입법적 해결방안을 제안한다. Under our patent law, public solution of patent dispute is divided into patent trial in the patent tribunal and patent infringement action in court, patent right scope declaration trial is the trial procedure to judge patent infringement in the patent tribunal. But in the patent infringement action and the patent right scope declaration trial, though that the effectiveness of patent right can be denied from reasons for patent invalidation is preliminary consideration, patent invalidation can be declared in the patent nullity trial, which may result in allowing of exercise of invalid patent right. In this regard, there were many opinions regarding response to patent with reasons for invalidation and Korean Supreme Court introduced legal principles that patent invalidness can be judged in the patent infringement action and the patent right scope declaration trial, which could solve these problems but declared lately that inventive step of patent cannot be judged in the patent right scope declaration trial. This article examines existing opinions regarding response to patent with reasons for invalidation in patent right scope declaration trial and the patent infringement action including the above legal principles of Korean Supreme Court, and reviews the validity of judging of reasons for patent invalidation in patent right scope declaration trial focusing on the procedural nature of patent right scope declaration trial and the effect of patenting act, further suggests legislative solutions to exclude the exercise of invalid patent.

특허사건에 대한 특허심판원의 심판 및 법원의 판결 동향에 관한 통계적 연구

정종한,박진하,이광형 한국지식재산연구원 2012 지식재산연구 Vol.7 No.2

Recently the economic paradigm has been shifted from the industrial society to the knowledge-based society. According to 2010Standard & Poor’s 500 index, the intangible asset ratio of the market value of the top 500 US enterprises increased over 80% from 32% in 1985. And also most countries as well as IP5 countries(USA, Japan,EPO, China and Korea) are concentrating on the their investment to strengthen for higher intangible asset ratio. Under these circumstances,some patent experts say that the currently patent invalidity ratio in trial in KIPT(Korean Intellectual Property Tribunal) is about 70~80%, or more has been raised. And some of them are to insist that the patent may be useless. In this paper, We are proposed two sort of improved calculation method of patent invalidity ratio, Pure Invalidity Ratio(PIR) and Open Invalidity Ratio(OIR) in order to solve the above mentioned problem. By applying the proposed methods to a variety of trials and appeals including invalidation trial of a patent, appeal against decision of rejection, trial to confirm the scope of a patent right and other Ex parte cases and Inter parte cases in the KIPT and also cases in the Patent Court and the Supreme Court of Korea, we found that the acceptance ratios and the dismiss ratios calculated above methods, and compared the results of IP in Japan and USA with those of Korea. Finally, it is expected from this study that the results of tendency of patent invalidity ratio and acceptance ratio for the cases in KIPT, the Patent Court of Korea and the Supreme Court of Korea can be used as the standard index for partly anticipating the acceptance or dismiss results of their disputes to ordinary people as well as the interested persons related with various patent disputes. 최근 경제 패러다임이 21세기를 기점으로 산업사회에서 지식기반사회로 변화하고 있으며 이에 따라 국내외 기업가치 중 무형 자산의 비율이 급격히 증가되고있다. 미국 S&P 500 기업의 시장가치 중 무형자산의 비율이 1985년 32%에서 2010년 80%로 증가하였으며, 이와 더불어 IP5(한국, 중국, 일본, 유럽, 미국)를 포함한 각 국가들은 자국의 이익을 위해 무형자산의 비율을 높이기 위해 지식재산권(Intellectual Property) 강화에 집중투자를 하고 있다. 이러한 상황에서 국내 지식재산권 관련 연구기관을 포함하여 학계 및 지식재산권 분야에 소속된일부 전문가들과 강연자들은 구체적이고 객관적 근거자료 없이 우리나라 특허심판원 및 법원의 특허무효율이 70% 또는 80%를 넘었다는 의혹을 제기하면서“특허무용론”의 근거로 활용하고 있으며, 그러한 상황에서 소위 전문가들이 발표하는 자료에 따르더라도 특허무효율이 상이하게 나타난다. 이러한 원인은 특허무효율의 정확한 산출방식에 대한 표준화가 마련되지 않았기 때문이며, 이러한 상황에서 우리나라 특허심판원의 특허무효율에 관한 정확한 동향분석에는 한계가있을 수밖에 없을 것이다. 그리고 특허권리자와 이해당사자 입장에서도 특허분쟁시 특허심판원에 청구된 특허의 무효가능성에 대하여 부분적인 예측지표를 제공하는 특허무효율 동향에 관한 연구 또한 우리나라뿐만 아니라 글로벌에 대한 우리나라의 지식재산권 강화전략이라는 측면에서 더 이상 미룰수 없는 시급한 연구과제이다. 이러한 인식으로부터 본 논문에서는 특허분쟁 지표 중의 하나인 특허무효율에대한 표준 산출방식으로써 순특허무효율(PIR)과 개방특허무효율(OIR)의 산출방식을 제시하였고, 위의 표준 산출방식을 적용하여 우리나라 특허심판원에 청구되는 특허무효심판, 거절결정불복심판, 권리범위확인심판, 당사자계 및 결정계 심판뿐만 아니라, 특허법원과 대법원의 판결에 따른 인용률과 기각률을 산출한 후 각각에 대한 동향 분석에 관한 연구를 하였고, 그 연구결과를 일본 및 미국과 비교분석함으로써 우리나라 지식재산권의 현황을 재조명해 보았다. 그리고, 특허무효율인 PIR과 OIR의 상관관계를 도출함으로써 어느 하나의 특허무효율로부터 다른 특허무효율에 대한 근사치를 용이하게 산출할 수 있는 근거를 마련하였다. 이와 같이 본 연구의 결과로부터 도출된 우리나라 특허심판원, 특허법원 및 대법원의 특허무효율 및 특허인용률에 대한 동향 분석결과는 특허분쟁 발생시 분쟁과 관련된 이해당사자뿐만 아니라, 최근 특허분쟁이 급증한 상황에서 지식재산권전반적인 분야에 특허심판원의 특허무효율과 특허법원 및 대법원의 특허인용률에대한 동향분석 결과를 제공함으로써 특허분쟁 전후의 결과에 대한 표준 예측지표자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

WHY ARE MOST OF KOREAN PATENTS INVALID?

LEE, Soo-Mee(이수미) 인하대학교 법학연구소 2012 法學硏究 Vol.15 No.3

우리나라는 1961년 특허법을 시행한 이래 전 세계 특허출원의 90% 및 PCT 출원 업무의 93%를 차지하고 있는 선진 5개 특허청(IP5) 멤버국가, 세계 10번째 PCT 국제조사기관, 세계 9번째 PCT 국제예비심사기관, 한국어의 PCT 국제공개어 채택, 미국 특허등록수 3위 등의 경이로운 기록을 세우면서 특허 강국으로 발전하였다. 하지만, 최근 들어 우리나라 내부적으로는 ‘특허무용론’으로까지 악화 될 수 있는 심각한 특허 관련 문제들이 발생하고 있다. 그 중 하나가 70%를 넘는 특허 무효율이다. 특허청 통계에 따르면 우리나라 특허심판원의 특허무효심판에서 무효율이 2001년부터 점차적으로 증가하면서 2009년에는 71.6%까지 달하였다. 문제는 심판원에서 끝나는 것이 아니라, 특허법원의 특허심결취소소송에서도 특허가 무효로 확정되는 사건의 비율이 2005년부터 77%이상 유지되고 있다. 높은 특허 무효율의 원인을 특허권리 등록 전과 후로 나누어 분석해보았다. 이는 특허권리 등록 전 특허요건 심사과정에서의 문제, 그리고 등록 후 심판원과 특허법원의 심리범위, 심판과 심결취소소송의 관계에서의 문제들로 나누어진다. 특허 심사관은 특허법 제62조를 근거로 하여 특허출원에 대한 특허거절결정을 내릴 수 있다. 결국 특허여부결정은 심사관이 가지고 있는 직권이기는 하나, 특허법은 제63조의 2를 통해 누구든지 특허출원 중에 특허 거절 이유의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제출 할 수 있도록 한다. 이는 제한적으로나마 공공이 특허출원의 심사과정에 참여하여 심사관의 특허여부결정에 도움을 줄 수 있는 정보를 제공하면서 특허심사의 질, 결국 특허의 질을 높이는데 목적을 두고 있다고 보인다. 특허심사의 질을 높이기 위한 또 하나의 일환으로 특허청의 심사지침서를 들 수 있다. 본 연구에서는 특허 거절 및 무효심판청구 이유로서 가장 많이 제기되는 진보성의 심사 기준, 특히 논쟁의 대상인 ‘통상의 지식을 가진 자’와 ‘용이하게 발명할 수 있는’에 대해 심사지침서가 제시하고 있는 세부기준과 예시들을 분석하여 심사의 일관성 및 정확성이 있는지를 분석해보았다. 이미 등록 된 특허권리의 유무효를 판단하는 무효심판에서는 심판의 공익적 성격과 대세효로 인해 민사소송과 달리 직권주의를 취하고 있다. 이를 통해 심판관은 주도권을 가지고 심판을 진행하고, 필요한 사실을 탐지하며, 직접 증거조사를 하면서 적극적으로 분쟁을 해결 한다. 하지만, 특허권리는 2년 또는 그 이상의 기간에 걸친 심도 깊은 심사를 통과한 출원에만 부여되는 권리이기 때문에, 이러한 특허권리의 무효는 심사관이 중대하고 결정적인 실수를 범했다는 증거가 있고, 심판관들이 이를 인정한다는 뜻과도 같다. 그러므로 출원 심사에서 이미 고려되었던 증거자료들이 심판에서 무효의 증거자료로 또 다시 제출되는 경우 뿐 아니라 새로운 증거자료에 대해서도 높은 강도의 입증책임을 가지게 해야 할 것이고, 심판관의 직권에도 불구하고 분명하고 논쟁의 여지가 없는 이유와 증거에 대해서만 무효심결을 내릴 필요가 있다고 보인다. 특허법에서 규정하고 있는 특허요건의 해석이 심사국, 심판원, 특허법원마다 다를 경우, 특허 등록 결정의 기준과 특허 유무효 심결의 판단 기준에 일관성 결핍의 문제가 발생하게 된다. 특히 무효심판 청구 이유로 가장 많이 제기되고 있는 진보성 요건의 해석과 판단에 있어 사후고찰의 문제, 확립되지 않은 대법원 판례들로 인해 일관성 문제의 위험이 클 수밖에 없다. 이러한 문제를 해결하기위해서는 심사국, 심판원, 특허법원간의 협력 및 상호관계가 성립되어야 한다. 비정상적으로 높은 특허 무효율을 보더라도 현재 우리의 상황은 심사국의 특허결정, 심판원의 심결, 특허법원의 판결이 서로 존중되고 있지 않다는 것이 분명하다. 특히 특허법원이 심결취소소송의 심리범위에 대해 무제한설을 취하여 사실심리에 대해 제한없이 심리하여 판결함으로서 실질적인 특허의 유무효 판단이 심판원이 아닌 특허법원에서 이루어지게 되는 문제를 초래하였다. 결국 특허 무효의 문제는 심사국, 심판원, 특허법원간의 협력 및 상호관계를 통해서만이 해결 될 수 있을 것으로 보인다. Despite of Korea’s short history of patent law, which was first enacted in 1961, as a member country of IP5, as the 10th PCT International Searching Authority and the 9th International Preliminary Examination Authority, as Korean being PCT"s one of the official publication languages, as the 3rd country to have registered the most number of patents in the U.S., Korea became a powerhouse for patents. Unfortunately, there is also a dark side to the success story. According to the recent statistics from the Korean Intellectual Property Office (KIPO), more than 70% of patents are invalidated at the Intellectual Property Tribunal’s patent invalidation trials. What is worse is that the appeals of the invalidations trials at the Patent Court will hold more than 77% of the patents to be invalid. The focus of this study is to find the causes and solutions for the high invalidity problem in Korea. We have divided up our study into the pre-registration and the post-registration phases of a patent right. A patent examiner will make a decision to reject or grant a patent based on Article 62 of the Patent Act. Even though such decision-making right is the right solely granted to the examiner, Article 63 bis provides that anyone can participate in the examination by providing information and evidences of grounds for rejection anytime during the examination. This mechanism will improve quality of examination, ultimately the quality of patents, by providing helpful information to the examiner in his decision making. The KIPO also provides the examiner’s Examination Guidelines to the public for transparency, accuracy, and fairness. A post-registered patent invalidation trial is conducted via inquisitorial system due to its effect on the public and its public-serving purpose. Thus, the patent administrative judges conduct the trial proceeding ex officio, review the grounds and evidences ex officio without much limitations. However, as patents are granted after 2 years of extensive examination and negotiation with the examiner, invalidation is equivalent to an admission of a serious mistake made by the examiner. Because of its devastating impact on the government approved right, the decision of invalidation should require heavier burden of proof and higher threshold for the IPT and the Patent Court. On a different note, interpretation of the "inventive step" requirement is made differently among the examiners, patent administrative judges, and judges, as the case laws are not yet settled on that point and the hindsight analysis are often implemented. Uniformity and consistency in the interpretation of the patentability requirements will help reduce the high invalidity problem. Unrestricted reviewing power of the Patent Court is another area that needs to be changed. The court"s role should be limited to its role as the appellate court of the patent trial to ensure continued and meaningful effectiveness of the IPT’s invalidation trial.

특허무효심결취소 소송에 대한 정정심판 청구 시 정정 기회에 대한 고찰 -특허법원의 취소판결에 따른 정정을 중심으로-

오승택 가천대학교 법학연구소 2018 가천법학 Vol.11 No.2

The purpose of this study is the opportunity to correct a patent litigation for cancellation of a trial decision when filed trial for correction. In order to invalidate a registered patent , an interested party filed the Intellectual Property Tribunal to invalidate the patent but lost. So interested party appealed litigation for cancellation of a trial decision in the Patent Court and submitted new evidence. In response, the patentee filed trial for correction to the Intellectual Property Tribunal, and the Patent Court cancel and withdraw the trial to the Intellectual Property Tribunal by the affirmed decision of new evidence. In this case, it is preferable for the patent tribunal to judge trial for correction firstly against trial for invalidation, but Intellectual Property Tribunal does not wait for trial for correction and does not grant the right of correction to the patentee, and Patent invalidation trial is proceeding, there is almost no opportunity for the patentee to request for correction in the patent law. In order to resolve the unfair position of the patentee with respect to no grant of such request for correction opportunity as above, if this litigation against trial for invalidation continues in the Patent Court, and at the same time the patentee independently filed trial for correction to the Intellectual Property Tribunal, If this patent litigation is deemed significant to have re-examine the trial for invalidation to the Intellectual Property Tribunal again, the trial must be canceled by the decision in order to withdraw the trial to the examiner. If the decision of cancellation is finalized and the Intellectual Property Tribunal starts the hearing again, the patentee shall be obliged to provide the opportunity of request for correction. If this correction is made, the previous trial for correction shall be considered to have been withdrawn. If the patent law is improved as suggested, patentee and interested party can save time and effort. This study suggests the legal amendment of patent law based on this research. 본 연구는 특허무효심결취소 소송에 대한 정정심판 청구 시 정정 기회에 대한 고찰을 목적으로 한다. 등록된 특허에 대하여 어떤 이해관계인이 등록된 특허를 무효 시키기 위해 특허심판원에 특허무효심판을 청구하였는데 패소하였고, 이후 청구인은 심결취소 소송을 특허법원에 제기하면서 새로운 증거를 제출하였다. 이에 대응하여 특허권자는 특허심판원에 정정심판을 청구하였고, 특허법원에서는 청구인의 새로운 증거를 인용하여 심판원으로 취소환송 하였다. 이 경우 특허심판원에서는 특허권자의 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리ㆍ판단하는 것이 바람직하나 정정심판을 기다리지 아니하고 특허권자에게 정정의 기회도 부여하지 아니하고 특허무효심판을 진행하고 있어 현행 특허법상 특허권자가 대응할 수 있는 정정 청구의 기회는 거의 없다. 위와 같이 특허권자에 대해 이러한 정정기회 미 부여에 따른 불공정한 입장을 해결하기 위하여 특허무효 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 계속 중인 경우, 독립하여 특허권자가 정정심판을 특허심판원에 청구한 때에는 당해 특허무효심판 건을 다시 심판원에서 재심리하게 하는 것이 상당하다고 인정 되는 경우는 해당 심결을 심판관에게 취소 환송하기 위해 결정으로 심결을 취소하여야 할 것이다. 이후 취소결정이 확정되어 특허심판원에서 다시 심리개시를 한 경우 특허권자에게 정정청구의 기회를 의무적으로 제공하고 이에 따라 정정청구가 이루어진 경우에는 기존의 정정심판 청구는 취하된 것으로 보아야 할 것이다. 이렇게 법제도가 개선되면 특허권자나 심결취소 소송청구인에게도 시간과 노력을 절감할 수 있는 방안이기 때문에, 본 연구는 이러한 연구 내용을 바탕으로 우리특허법의 개정의 필요성과 개정안을 제시 한다.

실시권자의 무효심판 청구적격에 관한 고찰

김수철 한국지식재산연구원 2010 지식재산연구 Vol.5 No.2

In a trial for invalidation of a patent, the Korean Patent Law has requirements to be an interested party or an examiner to prevent from random claiming and to stabilize the industrial order. For the requirement, several theories and cases exist whether a licensee is the interested party or not. In addition, it is needed to consider whether a licensee's trial for invalidation is conflicted to the principle of trust and good faith, and whether a no-contest provision for the licensee in a contract is fair or not. In Korea, America and Japan, a licensee's trial for invalidation is not conflicted to the principle of trust and good faith. For the requirement of the trial for invalidation, the America and Japan permit the licensee to try for invalidation. But, Korea requires the party of trial for invalidation to be interested relation, and there is an issue for the licensee. For the no-contest provision in a contract, America say that the no-contest provision for validity of the patent cannot over-ride federal policy, and, Korea say that the no-contest provision is likely to be unfair. But, Japan say that the no-contest obligation of the licensee is not unfair in consideration of the anti-effect of fair trade and efficiency. Considering the case of Japan patent law in which the requirement of trial for invalidation was abolished, it is considered that the standing to sue as a requirement of trial for invalidation is not necessary. If the requirement of trial for invalidation will be abolished, it is expected that the judgements would not be conflicted to others, and it would be achieved the efficiency of trial procedure and the protection of fair patents. 우리나라 특허무효심판의 경우, 심판청구의 난립을 방지하고, 산업질서의 안정화를 도모하기 위하여 이해관계인 또는 심사관에 한하여 심판청구가 가능하도록 규정하고 있는데, 실시권자가 이해관계인에 해당하는지에 대하여 여러 가지 주장 및 판례가 혼재되어 있는 상황이다. 더 나아가, 실시권자가 무효심판을 청구하는 것이 신의성실의 원칙에 어긋나는 것은 아닌지, 그리고, 계약으로 실시권자의 무효심판청구를 제한할 수 있는지를 검토할 필요가 있다. 한국, 미국, 일본의 경우를 살펴보면, 실시권자의 무효심판 청구가 신의성실의 원칙(금반언)에 저촉되는 것으로 볼 수는 없다. 무효심판 청구적격에 있어서, 미국과 일본은 실시권자의 이해관계를 긍정하는 입장이며, 단지 우리나라에서만 이해관계를 무효심판청구의 요건으로 규정하여, 실시권자의 무효심판 청구적격의 문제가 발생할 여지를 두고 있다. 또한, 계약에 따른 부쟁합의에 있어서, 미국은 계약상 화해(소송상 화해를 제외하고)에 있어서 부쟁조항이 포함되더라도 특허권자가 이를 강제할 수 없다고 하고 있으나, 우리나라는 불공정 행위에 해당될 우려가 높은 것으로 규정하고 있다. 다만, 일본의 경우에는 공정거래저해효과와 효율성을 고려하여 계약에 의해 부쟁의무를 부과하는 것을 불공정한 것으로 보지 않고 있다. 특허법에서 무효심판의 청구적격으로서 이해관계 요건을 삭제한 일본의 사례를 참조할 때, 우리나라에서도 이해관계 요건을 삭제하고 실시권자가 특허무효심판을 제기할 수 있도록 제도를 개정함으로써, 판결의 모순저촉을 방지하고, 심판절차의 효율성 및 정당한 특허권의 보호에 이바지할 수 있을 것으로 판단된다.

공유특허권의 지분에 대한 무효심판청구의 문제 * 1) - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후 2432 판결을 중심으로 -

장낙원(Chang, Nakwon),정태호(Jung, Taeho) 한국정보법학회 2017 정보법학 Vol.21 No.1

특허권의 공유에 관련된 제한은 특허법상 심판청구에서도 존재하는데, 공유특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 하고(특허법 제139조 제2항), 특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항). 그런데 이상의 규정에도 불구하고 공유특허권의 지분의 공유자가 다른 공유자의 지분에 대해서 무효심판청구가 가능한지 여부가 문제로 될 수 있다. 대법원 2012후2432 판결(이하, “대상판결”이라 한다)에서는 공유특허권의 지분에 대한 무효심판청구를 부적법하다고 판단하였다. 대상판결이 무효심판대상으로서의 특허처분의 단일성을 인정하여 공유특허권의 지분에 대한 무효심판청구를 허용하지 않은 것은 타당하다고 생각된다. 이것은 미국, 독일, 일본에서 공유자 전원이 무효소 송이나 무효심판의 당사자가 되어야 한다고 해석되는 것과도 부합한다. 한편으로 개정 특허법 제99조의2에 의해서 공유특허권에 대하여 정당한 권리자가 무효심판을 청구할 필요 없이 공유특허권의 지분의 이전을 무권리자인 공유지분권자를 상대로 직접 청구할 수 있게 되었다. 따라서 공유특허권의 지분에 대한 무효심판 청구는 대상판결에 따라 불가능하게 되었을 뿐만 아니라, 개정 특허법상의 해당 규정에 의해 이것에 관한 실제적인 논의의 실익이 없게 되었다. Restrictions concerning joint ownership of patent right also exist in a request for the trial under the Patent Act. When a petition is filed for trial against patentees who jointly hold a patent, all such joint-holders shall be made defendants[Article 139(2) of the Patent Act] and When joint-holders of a patent or an entitlement to a patent file a petition for trial on the jointly-held right, all joint-holders shall file the petition jointly[Article 139(3) of the Patent Act]. On the other hand, possibility of a request for the invalidation trial against the share of joint ownership of patent right can come into question despite of the above provisions. Supreme Court Decision 2012Hu2432(hereinafter referred to as “the subject decision”) decided that a request for the invalidation trial against the share of joint ownership of patent right has an unlawful defect. It is reasonable that the subject decision didn’t accept a request for the invalidation trial against the share of joint ownership of patent right by acknowledging the unity of disposition of a patent as the object of the invalidation trial. The above decision accords with being decided that all joint-holders shall be parties of invalidation suit or invalidation trial in USA, Germany and Japan. On the other hand, according to Article 99-2 of the revised Patent Act, it is now possible for a legitimate right-holder to directly claim the transfer of the share of the joint ownership of patent right from Unentitled share-holders without the need of a request for the invalidation trial against joint ownership of patent right. In conclusion, a request for the invalidation trial against the share of joint ownership of patent right becomes impossible by the subject decision and practical advantage got to disappear in the discussions on this subject by that provision of the revised Patent Act.