인용문헌의 조합과 진보성 판단

곽승구(Kwak, Seung-Koo),정재윤(Jung, Jae-Yoon) 경희법학연구소 2011 KHU 글로벌 기업법무 리뷰 Vol.4 No.1

An inventive step is necessary for a patent’s registration and when it is deficient, the patent becomes null and void. Depending on how it is interpreted, an inventive step influences a patent’s effectiveness and role. If the court eases its interpretation of the inventive step, if the court has a tendency to approve the inventive step, this will increase the effciency of a patent examination but will also lead to excessive patent registration and thus result in more patent disputes and a drop in open invention. On the other hand, if the court strictly interprets the inventive step this will decrease the power of a patent and may even lead to its invalidation. Such an environment will encourage patent infringements and also make patent valuations very diffcult. Therefore, it is clear that the interpretation of inventive steps heavily influences industries. Consequently, we must contrast and compare our nation’s position against the changing landscape of each nation’s patent rulings. For instance, the US courts have been pro-patent by easing the interpretation of the inventive step until the KSR case in 2007. The criterion for the inventive step, which is the TSM test, proposed by the CAFC is that in complex of prior art, teaching, suggesting, motivation does not exist, it would acknowledge the inventive step. However in the case of KSR in 2007, the supreme court ruled that “even if the TSM is not reported in the prior art, it is possible to deny non-obviousness taking into consideration the technical knowledge and the market’s desire. Furthermore, “unpredictable improvement” unlike the existing TSM test, it provided additional standards which led to a more stricter interpretation of the inventive step. Thereafter, it set a new precedent in the US judicial system which is now taking a more stricter approach on the inventive step. In FORMFACTOR case, Korea’s supreme court ruled that the criterion of inventive step is first, teaching, suggesting, motivation is represented in prior art, and second, level and common sense of prior art, improvement tendency, demand. With respect to the inventive step, other cases and guidebooks say that there is no limit to the number of prior technologies in a combined invention, and that even if the components of the combined invention come from prior technologies it is not a denial of the inventive step but rather depend on the component as a whole. If the inventive step deems that it is in the same technological field as the prior technology the product in question will be compared to other products. However, even with standards that are provided by the courts and the Intellectual Property Office, standards regarding the inventive step can never be clear and objective because of its unique significance Thus I suggest that the inventive step standards must take industrial policy into consideration and apply it different depending on the sector, validity and predictability, protecting rights and facilitating industrial development harmoniously. 진보성(inventive step)은 특허의 등록요건인 동시에 흠결시 특허무효사유에 해당되어 그 판단기준에 따라 특허권의 실효성과 역할이 달라지게 된다. 법원이 진보성 요건을 완화하여 해석 즉, 인용발명이 해당발명을 직접 지시, 제안하고 있지만 않다면 진보성을 인정해주는 경향 을 보인다면 특허심사의 신속성을 도모할 수 있으나, 특허권의 과도한 등록에 따라 잦은 특허 분쟁유발과 자유발명의 고갈을 야기하게 된다. 법원이 진보성 요건을 엄격하게 해석하면 반대로 특허권의 권리가 약화되어 등록된 특허권도 언제 무효가 될지 예측할 수 없게 되어 침해를 조장하게 될 우려가 있으며 특허권의 가치평가 또한 매우 어렵게 된다. 이처럼 진보성의 판 단기준이 산업에 미치는 영향이 큰 만큼 그에 대한 각국의 경향과 우리나라의 입장 변화에 대 한 끊임없는 비교, 분석은 중요한 의미를 갖는다. 미국의 경우 2007년 소위 KSR 사건이 있기 전까지 대체로 진보성의 인정을 완화하여 해석하는 Pro-patent의 경향이었다. 미국의 미연방항소법원(CAFC)가 제시한 진보성판단기준인 TSM (Teaching-Suggestion-Motivation) test는 선행기술의 조합의 경우 선행기술 내용에 그러한 조합에 대한 가르침, 암시·동기가 존재하지만 않는다면 진보성을 인정하는 기준이었다. 그러나 2007년 소위 KSR사건에서는 연방대법원은 “인용예에 TSM에 대한 기재가 없더라도 기술 상식, 시장 요구 등을 고려해 비자명성(non-obviousness)을 부정할 수 있다” 하면서 “예측 가능한 이용 이상의 개량일 것”등 기존 TSM test와 달리 추가적인 기준을 제시하며 진보성 인정을 엄격히 해석하는 입장을 취하였고, 그 후 미국의 판레경향은 진보성 판단기준을 엄격히 해석하는 경향으로 변화하여 왔다. 우리나라의 대법원은 소위 폼펙터사건 (2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결)에서 진보성 판단 기준으로 선행문헌에 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있는지 여부를 제시하면서 선행문헌에 그러한 암시·동기 등이 제시 되지 않은 경우에는 출원당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본과제, 발전경향, 해 당업계의 요구 등을 고려하여 당업자가 용이하게 결합에 이를수 있는지 여부를 고려할 것이 라 하여 미국의 판례경향과 비교할 때 TSM test로 결합발명의 진보성을 판단하되 기술수준, 발전경향 등 함축적이고 명확한 기준을 추가적으로 제시하여 KSR판결의 경향과 유사하면서 보다 진보된 기준을 제시하였다. 그밖의 다른 판례와 특허 심사지첨서에는 진보성판단기준으 로 결합발명에서 선행기술의 개수에 특별한 제한이 없으며, 결합발명의 구성요소 각각이 선 행기술로부터 자명하다고 하여 진보성이 부정되는 것은 아니고 결합된 전체로서의 구성의 곤 란성을 따져볼 것이며, 진보성 판단의 대상이 되는 선행발명은 기술분야가 같다면 대상물품 과 다른 물품에 관한 것이라도 될 수 있다는 등의 기준을 제시하고 있다. 하지만 이러한 법원과 행정청이 끊임없이 제시하는 판단기준에도 불구하고 진보성의 판단 기준은 그 의미적 특성상 완전히 객관적이고 명확할 수는 없다. 이에 진보성 판단 기준을 산업 정책적 측면을 고려하여 분야별로 조금 다르게 적용하여 구체적타당성과 예측가능성, 권리자 보호와 산업발전을 조화롭게 도모하는 것을 제안한다.

진보성 법리 및 용이도출(obvious extraction)의 판단에 관한 오해

정차호 한국법제연구원 2016 법제연구 Vol.- No.50

This paper criticizes that many deciders, such as examiners, judges, expect an invention to be special, because of the common sense meaning of the Korean term “specially licensed.” Contemporary patent system does not only allow special inventions over upper ten percent into patent, but also allow normal inventions over upper forty percent. Such system is verified by the inventive step (nonobviousness) jurisprudence. The inventive step jurisprudence, prescribed by section 29(2) of the Korea Patent Act, is being summarized by two keywords, “PHOSITA” and “obvious extraction”. There have been some arguments which proclaim enhancement of inventive step hurdle and allow patents on only special inventions. This paper finds such arguments are not reasonable under the following reasons. Firstly, under a higher inventive-step-level system, patent invalidations would be excessive and as a result R&D activities and patent applications would be intimidated. Secondly, obvious extraction jurisprudence must be corresponding with the obvious enablement jurisprudence. Thirdly, practically, there would be fierce opposition from the patent practitioners. Fourthly, the inventive step system which patents only big inventions may not embrace improvement inventions by SMEs. Therefore, a person who decides inventive step, under current jurisprudence, must be careful against such an attitude under which inventive step of a small invention is easily disapprved. In addition, this paper criticizes many Supreme Court decisions, which admitted lack of inventive step on the ground that any (special) difficulty to extract the invention at issue from prior art is not being recognized. The correct inventive step jurisprudence is not for the applicant to prove difficulty of extraction for admitting inventive step, but for the examiner or invalidity trial requester to prove obvious extraction for negating inventive step. 이 글은 우리 특허제도가 채용하고 있는 용어인 ‘특허(特許)’가 ‘특별히 허가된’이라는 상식적인 의미를 가짐으로 인하여 많은 판단자들이 발명도 특별할 것을 기대한다는 오해를 지적한다. 현행 특허법은 상위 10%의 특별한 발명에만 특허를 허여하는 것이 아니라 상위 약 40%의 일반적인 발명에도 특허를 허여하는 체계를 가지고 있다. 그러한 체계는 진보성 법리에서 확인된다. 즉, 특허법 제29조 제2항이 규정하는 진보성 법리는 ‘통상의 기술자’ 및 ‘용이도출’이라는 두 핵심어로 요약될 수 있으며, 그러한 용어가 상위 약 40%의 발명에도 특허를 허여할 것을 강요하고 있다. 진보성 문턱을 높여서 특별한 발명에만 특허를 허여하여야 한다는 주장이 있는데, 이 글은 다음과 같은 이유로 그 주장이 타당하지 않다고 본다. 첫째, 높은 진보성 수준 체계에 따르면, 특허무효가 남발되고 급기야 연구개발 및 특허출원 활동이 위축될 것이다. 둘째, 용이도출 법리는 명세서 기재요건으로서의 용이실시 법리와 상응되어야 한다. 셋째, 현실적으로 특허업계의 반대가 격렬할 것이다. 넷째, 큰 발명에 대하여만 진보성을 인정하는 시스템은 중소기업의 개량발명을 포섭하지 못하게 된다. 그러므로, 진보성을 판단하는 자는 현행 법리에 따라 작은 발명의 진보성을 가볍게 부정하는 태도를 경계하여야 한다. 나아가, 이 글은 선행기술로부터 대상 발명을 도출하는데 (각별한) 곤란성이 없다는 이유로 진보성 결여를 인정하는 많은 대법원 판결을 비판한다. 정확한 진보성 법리는 발명의 진보성을 인정하기 위해서 도출의 곤란성이 증명되어야 하는 것이 아니라 발명의 진보성을 부정하기 위해서 도출의 용이성이 증명되어야 하는 것이다.

선택발명의 일부 효과가 현저한 경우 진보성 판단 -대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결-

김원준(Kim, Won-Joon) 한국정보법학회 2013 정보법학 Vol.17 No.1

이 논문은 선택발명의 진보성 판단에 대한 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결(대상판결)을 고찰하였다. 선택발명 명세서의 상세한 설명에서 작용효과의 기재 수준에 관하여 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결은 선택발명의 진보성이 인정 되기 위해서는 선택발명을 구성하는 여러 화합물 모두가 우수한 효과를 가져야 하며, 모두가 아닌 일부가 현저한 효과를 가지면 진보성이 부정된다고 판시하였다. 그러나 대상판결에서는 선택발명의 진보성이 인정되기 위해서는 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 현저한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다고 판시하였다. 대상판결은 종전의 판결의 취지를 획기적으로 변경한 판결로서 선택발명의 효과 기재의 범위를 완화한 판단 기준을 제시하였다는 점에서 큰 의의가 있다고 생각한다. 대상판결에서 명칭을 ‘약제학적 화합물’로 하는 특허발명에 대해 Y가 특허권자 X 를 상대로 선택발명으로서 진보성 등이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 위 특허발명의 특허청구범위 제2항은 ‘올란자핀(Olanzapine)’을 특허청구범 위로 하는 발명으로서 비교대상발명 1의 선택발명에 해당하고 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 ‘에틸올란 자핀(Ethyl Olanzapine)’과 비교하여 정신병 치료 효과면에서 올란자핀이 에틸올란자 핀에 비하여 현저히 우수한 효과를 갖는다고 단정하기 어렵지만, 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가진다고 인정되므로, 위 특허발명은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 아니함에도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 판단하였다. 선택발명의 특허요건으로서 신규성과 진보성을 이원적으로 분리하여 판단할 수 있는지 여부에 대하여 다수의 학설과 판례는 각 청구항별로 선택 발명의 특허요건을 제1, 2요건으로 구분하여 신규성과 진보성을 개별적으로 판단하는 입장을 취하고 있다. The subject of this article is the inventive step decision when partial components of the selection invention have noticeable effects focusing on reviewing the Supreme Court decision on August 23 rd , 2012, case number 2010 Hu 3424 (Objective decision), as it pertains to deciding the presence or absence of an inventive step of a selection invention. For the effect requirement that must be met by the detailed explanation of the selection invention, Supreme Court decision on April 25 th , 2003, case number 2001 Hu 2740,stated that all components of the selection invention should have outstanding effects in order for it to have a valid inventive step, so that an inventive step is not granted if only some of the components have noticeable effects. The objective decision here, however, stated that to reach a decision about the inventive step, it is sufficient if some of the components of the selection invention were determined to exhibit noticeable effects when compared to an antecedent invention. The objective decision innovatively altered the precedent decision and has significant import because it proposes liberalized decision criteria for what is effectively required of the selection invention. In the objective decision, Y claimed a registration invalidation trial against X for a patented invention named ‘pharmaceutical compound’ on the grounds that the invention lacked an inventive step of the selection invention. The objective decision stated the misrepresentation of legal principles in the original court’s judgment even though the patented invention had a valid inventive step when compared to the comparative object invention 1. This was because the section 2 of the patented claim included Olanzapine which was relevant when comparing the selection invention to the comparative object invention 1. Among the specified compounds of the comparative object invention 1, Olanzapine was compared specifically to Ethyl Olanzapine of the comparative object invention as they were the most similar in chemical structure. Although Olanzapine did not have distinguished outstanding effect in terms of psychiatric treatment, it was acknowledged to have a different effect in so far as it had the a side effect of increasing cholesterol. As patent requirements of the selection invention in question, novelty and inventive step could be separately examined. The case classified the patent requirements into primary and secondary requirements to independently determine novelty and inventive step.

특허 요건 중 진보성에 대한 비교법적 고찰

박일희 서울대학교 기술과법센터 2011 Law & technology Vol.7 No.5

진보성은 특허성을 결정짓는 핵심적인 특허 요건이나 판단 기준이 애매하고 복잡하여 한 마디로 정리하기는 어렵다. 우리나라에서는 진보성을 판단함에 있어, 당해 발명의 구성, 효과, 목적을 중심으로 판단하고, 2차적 고려사항을 보충적으로 고려한다. 진보성의 판단이 특허 제도의 목적인 산업발전에 기여하기 위하여는 발명의 동기를 고취하여야 한다. 발명가가 미리 발명의 거절 여부를 알지 못하면 발명의 동기가 부여되기 어렵다. 발명가가 발명에 앞서 특허 거절 여부에 대한 윤곽을 알 수 있도록 진보성 판단의 객관성과 예측가능성이 확보되어야 한다. 미국은 Graham 요건과 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation) 기준을 주된 비자명성 판단 기준으로 삼고 있다. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007) 판결에서 미연방대법원은 비자명성 판단에 있어 엄격한 기준이 아닌 유연한 적용의 원칙을 천명하였다. KSR 판결의 유연한 기준은 우리나라에서의 진보성 판단에도 영향을 미쳤다. 유연한 진보성 판단 기준은 진보성 판단의 객관성, 예측가능성의 확보에 취약하여 보완책이 필요하다. 진보성 판단의 객관성 확보를 위하여 사실관계의 정확한 분석과 진보성 판단의 논리 전개에 대한 명확하고 상세한 표시가 있어야 한다는 법리가 필요하다. 미국의 Graham 요건은 혼란스럽던 비자명성 판단 기준을 정리하고 사실 조사의 중요성을 강조함으로써 진보성 판단의 객관성을 제고하기 위하여 등장하였다. 최근 미국에서는 2차적 고려사항의 중요성을 강조하여 필수적 고려사항으로 보아야 한다는 판례의 법리가 등장하였다. 유럽의 과제-해결 접근방식과 “would-could approach”도 진보성 판단의 객관성과 예측가능성을 높이기 위한 과학적인 판단 기준이다. 우리나라 진보성 판단의 객관성 제고를 위하여 Graham 요건, 2차적 고려사항의 필수적 고려, 과제-해결접근방식“, would-could approach”등의 기준을 적극적으로 활용하여야 한다. 또한, 진보성 판단의 객관성 확보를 위하여 진보성 판단의 경계와 범위를 명확히 하여야 하고, 이를 위하여 인접한 특허 요건들과의 관계에 대한 연구도 필요하다 할 것이다. The inventive step among requirements for patentability is a critical one, but thecriteria of judgment for inventive step are so ambiguous and complex that it is verydifficult to arrange those criteria in a word. In South Korea, inventive step is decided witha method focusing on the purpose, composition and effect of the claimed invention,secondary consideration being considered supplementarily. Inventive step judgmentshould inspire incentive of invention to contribute to industrial development. Inventorscannot be provided with incentive of invention if they could not prospect whether theirinventions would be rejected or not. Objectivity and predictability of inventive stepjudgment should be secured for inventors to make a sketch of the outline whether theirinventions would be accepted or not. In the U.S., Graham analysis and TSM(Teaching,Suggestion, Motivation) method are principal ways for judgment of nonobviousness. InKSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007), the U.S. Supreme Courtdeclared a flexible application of obviousness judgment instead of strict one. The flexiblemethod of KSR judgment affected inventive step judgment of South Korea. However, theflexible method has a weak point on the objectivity and predictability of inventive stepjudgment, so some complements are necessary. For the objectivity and predictability ofinventive step judgment, some law principles which compel examiner or judge to analyzethe facts exactly and express the inference procedure clearly and in details should beprepared. The Graham analyses appeared focusing on the factual inquiry and importanceof objectivity in judging the obviousness of invention. Recently in the U. S., the case lawthat the secondary consideration should be considered mandatorily once it be suggestedappeared, which means secondary considerations are no more “secondary”. The“problem-solution approach”and “would-could approach”of Europe are also helpfulmethods to guarantee objectivity and rationality of inventive step judgment. We shoulduse the Graham analyses, the mandatory review of secondary consideration, the“problem-solution approach”and the “would-could approach”with Korean criteria ofinventive step judgment actively for objective judgment of inventive step. In addition, some research for the relationship between the inventive step and the other requirementsfor patentability is also necessary for objective judgment of inventive step.

권리범위확인심판에서 진보성 심리･판단 여부 : 대법원 2014.3.20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결을 중심으로

김원준(Kim, Won Joon) 전남대학교 법학연구소 2015 법학논총 Vol.35 No.3

종래 권리범위확인심판에서 특허발명 또는 등록고안의 진보성 여부를 심리･판단할수 있는지 여부에 관하여 신규성이 없는 경우에만 권리범위에서 제외시켜야 한다는부정설을 취한 대법원판결들과 진보성이 없는 경우에까지 권리범위에서 제외시켜야한다는 긍정설을 취한 대법원판결들이 오랜 기간 동안 병존하여 왔다. 2012후4162 전원합의체 판결(대상판결)은 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성 여부는 판단할수 있고, 진보성 여부는 판단할 수 없다는 점을 명확하게 정리하였다. 대상판결은 권리범위확인심판 제도의 목적 및 본질 등에 비추어, 진보성 여부를 심리･판단할 수 없다는 태도를 명확히 하면서 종래 긍정설을 취한 대법원판결들을 변경한 점에서 큰 의의가 있다. 대상판결은 권리범위확인에서 신규성 판단은 인정하면서도 진보성 판단을 부인한다고 판시하였다. 신규성 판단은 해당 업계에 종사하는 통상의 지식을 가진 자의 기술적 지식을 요구하지 아니하는 반면, 진보성 판단은 당업자의 입장에서 용이하게 창작할 수 있는 것인지의 여부를 판단하는 것이기 때문에 당업자 수준의 기술적 지식이필요하다는 논거는 타당하다. 권리범위확인심판에서 권리범위를 부정할 수 있다고 보는 대상은 특허발명이나 실제로 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성을 부정할수 있는 경우는 매우 드물고, 오히려 특허발명과 대비되는 발명인 확인대상발명이 신규성 또는 진보성이 없다고 주장하는 경우가 훨씬 더 많다. 따라서 대상판결은 오랫동안 논쟁이 되어 온 권리범위확인심판의 문제점 중 특허발명 부분만을 정리한 것에 불과하다. 대상판결의 문제점은 권리범위확인심판에서 특허발명은 신규성만 판단할 수 있다고하면서, 확인대상발명에 대한 진보성 판단의 가부에 대해서 아무런 언급을 하지 않는점이다. 대법원 판례에 근거하여 특허권에 대한 자유실시기술의 항변을 확인대상발명의 진보성까지 판단한다면, 특허권자의 보호가 약화될 수 있는 문제점이 상존한다. 대상판결 이후 법원이 등록권리는 신규성 판단만 하고, 확인대상발명에 대하여는 신규성또는 진보성 판단을 할 수 있게 방치하는 것은 모순이라고 본다. 진보성 판단이 판단자의 주관이 개입하기 쉬운 특허요건이란 점을 감안할 때, 자유실시기술의 심리범위를 신규성 판단만으로 제한하는 대법원의 전원합의체 판결이 내려지기를 기대한다. In terms of the deliberation and judgment of the inventive step of patented inventions and registered designs in a trial to confirm the scope of a patent, two types of resolutions made by the Supreme Court have been coexisting, a negative one that suggests exclusion from the scope of a patent if there is a lack of novelty, and a positive one that suggests exclusion if there is no inventive step. The en banc decision (Case No. 2012Hu4162) clearly concluded that a trial to confirm the scope of a patent right is permitted to decide if a patented invention contains a novelty or not, whereas the trial is not permitted to decide if it has an inventive step or not. In light of the purpose and essence of the trial system to confirm the scope of a patent right, this decision has a great implication for reversing the Supreme Court resolutions in the positive opinion by clarifying the position that an inventive step cannot be deliberated upon and judged. The Court ruled that in the confirmation of the scope of a patent, the judgment of a novelty is admitted, while the judgment of an inventive step is denied. The judgment of an inventive step does not require the technical skill of a person of ordinary skill in the pertinent art. However, it is reasonable to say that such technical skill is needed, since the judgment of an inventive skill is to determine whether he or she can readily invent a relevant patent. Although in such a trial to confirm the scope of a patent right, a subject of the denial of the scope of a patent is a patented invention, a case in which the novelty of a patented invention can be denied in such a trial is very rare. Rather, it is much more frequently argued that a confirmation subject invention, as opposed to a patented invention, has no novelty or inventive step. Therefore, the decision is a mere arrangement only of patented invention-related issues, among many controversial problems regarding a trial to confirm the scope of a patent right. The drawback of this decision is that it had concluded that a trial to confirm the scope of a patented invention could judge only novelty, but had not commented about whether the inventive step of the confirmation subject invention could be judged at all. If a plea of public domain skill regarding a patent is determined in terms of the inventive step of a confirmation subject invention, based on the Supreme Court’s precedents, a problem appears in that the protection of patentees can be weakened. After this decision, if the Court neglects that the registered rights are to be judged in terms only of novelty, and that confirmation subject inventions are to be judged in terms of either novelty or an inventive step, the actual effects of this decision may be small. Considering that the judgment of an inventive step is prone to be subjective, we expect the Supreme Court to render an en banc ruling to limit the scope of hearing in public domain skill to the judgment of a novelty, clarifying the Court’s position.

발명의 진보성 유무의 판단 방법

한동수 사법발전재단 2010 사법 Vol.1 No.12

This paper will concentrate primarily on the Supreme Court decision 2007 hu 3660, rendered on November 12, 2009, which suggested a standard for the determination of inventive step, that is whether a subsequent invention can be readily derived from a prior invention based on the technology in prior arts. In the above case it was held that when the court determines whether an invention satisfies the requirement of inventive step under Paragraph 2, Article 29 of Korean Patent Act, it should consider at least the scope and the contents of prior art, the differences between the prior art and subsequent invention and the technical level of a person having ordinary skill in the pertinent art. Then based on these, the court should consider whether a person having ordinary skill in the art could has easily created the invention from the prior art even though technical differences existed. In this case the Court also held that the inventive step should not be decided on the assumption that a person of ordinary skill in the art could have known the technology described in the specification of the patent pending invention). That means the inventive step should not be decided based on the hind-sight analysis. The determination of inventive step of an invention is a legal mechanism that is affected by each country’s industrial policies but plays a role of preventing loss of universality and predictability of patent eligibility. This case is significant because, in a situation in which a clear framework to determine inventive step was acutely demanded, it was the first case in which the Korean Supreme Court, in an attempt to meet the international trend of unifying the standard of the grant and protection of patent rights, clarified the objective analysis for determining inventive step. This case is in line with the Graham framework set out by the U.S. Supreme Court in Graham v. John Deere, which serves as the main framework in determining the inventive step requirement. Further, the Supreme Court in this case made it clear that the Patent Court and lower courts are obligated to consider objective evidence such as expert data, the skill of a relevant technician, etc. on the determination of inventive step. Thus, as a result of this case, the increase of the objectivity in the determination of inventive step in Korean courts and, through sufficient fact analysis, a growth in relevant laws is expected. 이 글은 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결에 관한 해설이다. 대상판결은 특허법상 발명의 진보성 유무의 판단 방법 및 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부에 관하여 중요한 이정표가 되는 판시를 하였다. 즉, 대상판결은 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다고 판시하였다. 발명의 진보성 판단은 각국의 산업정책적 고려에 따른 영향을 받을 수밖에 없으나, 한편 그 보편성과 예측가능성이 상실되는 것을 방지하는 법적 장치로 발명의 진보성 판단 방법에 관한 기준 제시가 실무계로부터 강하게 요청되는 상황이었다. 이러한 상황에서 대상판결은 한국의 대법원이 특허권 부여 및 그 보호에 관한 국제적 통일화 추세에 부응하여 발명의 진보성 판단 방법을 최초로 또한 분명하게 천명하였다는 점에 중요한 의미가 있다. 대상판결은 진보성 판단의 기본틀인 Graham framework를 제시한 미국연방대법원의 Graham 판결과 그 궤를 같이하는 것이다. 나아가 특허관련 분쟁에 관한 전문법원인 특허법원을 포함한 하급심 법원은 대법원에 의하여 선고된 대상판결에 기속되어 향후 통상의 기술자의 기술수준 등 발명의 진보성 판단자료에 대하여 증거 등 객관적인 자료에 의한 심 리의무를 부담하고 있음이 명백하게 되었다. 이에 따라 대상판결 이후 한국의법원에 의해 수행되는 발명의 진보성 판단은 그 객관성이 더욱 높아짐과 동시에 풍부한 사실심리를 바탕으로 하여 관련 법리도 발전할 것으로 예상된다.

권리범위확인심판에서 진보성 심리・판단 여부 - 대법원 2014.3.20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결을 중심으로 -

김원준 전남대학교 법학연구소 2015 법학논총 Vol.35 No.3

In terms of the deliberation and judgment of the inventive step of patented inventions and registered designs in a trial to confirm the scope of a patent, two types of resolutions made by the Supreme Court have been coexisting, a negative one that suggests exclusion from the scope of a patent if there is a lack of novelty, and a positive one that suggests exclusion if there is no inventive step. The en banc decision (Case No. 2012Hu4162) clearly concluded that a trial to confirm the scope of a patent right is permitted to decide if a patented invention contains a novelty or not, whereas the trial is not permitted to decide if it has an inventive step or not. In light of the purpose and essence of the trial system to confirm the scope of a patent right, this decision has a great implication for reversing the Supreme Court resolutions in the positive opinion by clarifying the position that an inventive step cannot be deliberated upon and judged. The Court ruled that in the confirmation of the scope of a patent, the judgment of a novelty is admitted, while the judgment of an inventive step is denied. The judgment of an inventive step does not require the technical skill of a person of ordinary skill in the pertinent art. However, it is reasonable to say that such technical skill is needed, since the judgment of an inventive skill is to determine whether he or she can readily invent a relevant patent. Although in such a trial to confirm the scope of a patent right, a subject of the denial of the scope of a patent is a patented invention, a case in which the novelty of a patented invention can be denied in such a trial is very rare. Rather, it is much more frequently argued that a confirmation subject invention, as opposed to a patented invention, has no novelty or inventive step. Therefore, the decision is a mere arrangement only of patented invention-related issues, among many controversial problems regarding a trial to confirm the scope of a patent right. The drawback of this decision is that it had concluded that a trial to confirm the scope of a patented invention could judge only novelty, but had not commented about whether the inventive step of the confirmation subject invention could be judged at all. If a plea of public domain skill regarding a patent is determined in terms of the inventive step of a confirmation subject invention, based on the Supreme Court’s precedents, a problem appears in that the protection of patentees can be weakened. After this decision, if the Court neglects that the registered rights are to be judged in terms only of novelty, and that confirmation subject inventions are to be judged in terms of either novelty or an inventive step, the actual effects of this decision may be small. Considering that the judgment of an inventive step is prone to be subjective, we expect the Supreme Court to render an en banc ruling to limit the scope of hearing in public domain skill to the judgment of a novelty, clarifying the Court’s position. 종래 권리범위확인심판에서 특허발명 또는 등록고안의 진보성 여부를 심리・판단할수 있는지 여부에 관하여 신규성이 없는 경우에만 권리범위에서 제외시켜야 한다는부정설을 취한 대법원판결들과 진보성이 없는 경우에까지 권리범위에서 제외시켜야한다는 긍정설을 취한 대법원판결들이 오랜 기간 동안 병존하여 왔다. 2012후4162 전원합의체 판결(대상판결)은 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성 여부는 판단할수 있고, 진보성 여부는 판단할 수 없다는 점을 명확하게 정리하였다. 대상판결은 권리범위확인심판 제도의 목적 및 본질 등에 비추어, 진보성 여부를 심리・판단할 수 없다는 태도를 명확히 하면서 종래 긍정설을 취한 대법원판결들을 변경한 점에서 큰 의의가 있다. 대상판결은 권리범위확인에서 신규성 판단은 인정하면서도 진보성 판단을 부인한다고 판시하였다. 신규성 판단은 해당 업계에 종사하는 통상의 지식을 가진 자의 기술적 지식을 요구하지 아니하는 반면, 진보성 판단은 당업자의 입장에서 용이하게 창작할 수 있는 것인지의 여부를 판단하는 것이기 때문에 당업자 수준의 기술적 지식이필요하다는 논거는 타당하다. 권리범위확인심판에서 권리범위를 부정할 수 있다고 보는 대상은 특허발명이나 실제로 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성을 부정할수 있는 경우는 매우 드물고, 오히려 특허발명과 대비되는 발명인 확인대상발명이 신규성 또는 진보성이 없다고 주장하는 경우가 훨씬 더 많다. 따라서 대상판결은 오랫동안 논쟁이 되어 온 권리범위확인심판의 문제점 중 특허발명 부분만을 정리한 것에 불과하다. 대상판결의 문제점은 권리범위확인심판에서 특허발명은 신규성만 판단할 수 있다고하면서, 확인대상발명에 대한 진보성 판단의 가부에 대해서 아무런 언급을 하지 않는점이다. 대법원 판례에 근거하여 특허권에 대한 자유실시기술의 항변을 확인대상발명의 진보성까지 판단한다면, 특허권자의 보호가 약화될 수 있는 문제점이 상존한다. 대상판결 이후 법원이 등록권리는 신규성 판단만 하고, 확인대상발명에 대하여는 신규성또는 진보성 판단을 할 수 있게 방치하는 것은 모순이라고 본다. 진보성 판단이 판단자의 주관이 개입하기 쉬운 특허요건이란 점을 감안할 때, 자유실시기술의 심리범위를 신규성 판단만으로 제한하는 대법원의 전원합의체 판결이 내려지기를 기대한다.

의약용도발명의 진보성 판단에 관한 고찰 - 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1529 판결을 중심으로 -

한지영 한국지식재산학회 2019 産業財産權 Vol.- No.61

In the recent, the inventive step of use invention for pharmaceuticals is often becoming the big issue. Use invention for pharmaceuticals is classified into two types, i.e., a case in which a new use to a known pharmaceutical is discovered, and other case in which the medicinal effect of the pharmaceutical is more remarkable im compared with precedent pharmaceuticals. So far the issue on the patentability of use invention for pharmaceuticals has mainly focused on whether or not the use invention has met description requirements, novelty and inventive step. The Supreme Court has recognized both difficulties of composition of the invention and remarkability of its effect as important factors in judging the inventive step, and also recognized the exclusion of hide-sight and commercial success as additional factors for judgement of the inventive step. This Supreme Court case is as to inventive step of use invention for pharmaceutical. In particular, this case decides on how some precedent inventions in which teaching away is involved are applied to judgment of inventive step of use invention for pharmaceuticals. This study inquires into main issues of the case where inventive step of use invention for pharmaceuticals is dealt. 최근 의약분야에서는 의약용도에 관한 발명의 진보성에 관한 쟁점이 자주 발생하고 있다. 의약용도발명의 경우 공지된 의약물질에 새로운 용도를 발견한 경우와 이 의약물질의 약리효과가 선행 의약물질에 비해 현저한지 여부를 가지고 특허성을 판단한다. 그동안 의약용도발명의 특허성에 관한 쟁점은 주로 명세서 기재요건 불비, 신규성 및 진보성이었다. 우리나라 법원은 발명의 진보성 판단에 있어서구성의 곤란성 및 효과의 현저성을 중요한 판단요소로 인식하면서, 사후적 고찰 배제, 상업적 성공 등을 부가적인 진보성 판단요소로 고려한다. 본 대상판결은 의약용도발명의 진보성이 쟁점이 된 사안이다. 특히 다수의 선행기술에 해당 특허발명과 관련된 부정적 교시가있을 때 이러한 선행기술을 진보성 판단에 어떻게 적용해야 하는지와 관련한 분쟁이 발생하였을 때 어떠한 판단기준에 의해 판단하는지를 설시하고 있는 판결로서 의미를 가진다. 본 연구에서는 의약용도발명의 진보성 판단에 관한 대상판결의 주요 쟁점을 고찰한다.

발명의 진보성 판단에 관한 연구

서울대학교 기술과법센터 서울대학교 기술과법센터 2016 Law & technology Vol.12 No.5

진보성은 특허제도의 근간 및 목적과 가장 관련이 깊은 특허요건이라고 할 수 있을 뿐만 아니 라, 특허요건 중 가장 중요하고도 판단하기 어려운 것이라는 데에 별다른 이견이 없다. 그런데 특허법 제29조 제2항은 ‘특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 특허를 받을 수 없는 것’으로만 규정하고 있을 뿐이어서 법원의 판례를 통한 법 해석에 의해서 구체적인 기준을 제시하는 것은 매우 중요하다고 할 것이다. 본 논문에서는 발명의 진보성 판단 기준과 관 련한 국내외의 그동안의 논의를 전반적으로 살펴봄과 아울러 이러한 기준을 구체적으로 적용 내지 운용하는 것과 관련하여 실무상 개선하여야 될 사항을 함께 논의해 보았다. 구체적으로, 제2장(Ⅱ)에서는 미국, 유럽, 일본 등 다른 나라에서의 발명의 진보성 판단 기준을 소개하였다. 제3장(Ⅲ)에서는 진보성 판단의 대상이 되는 특허발명의 특정에 관한 논의를 진행하였다. 제4장(Ⅳ)에서는 진보성 판단에 있어 특허 발명과 대비되는 선행기술의 특정에 관한 논의를 진행하였다. 제5장(Ⅴ)에서는 진보성 판단에 있어 판단의 기준이 되는 ‘통상의 기술자’에 관한 논 의를 진행하였다. 제6장(Ⅵ)에서는 진보성 판단 작업에 있어 가장 핵심적인 부분이라고 할 수 있 는 용이 도출 여부에 관한 논의를 진행하였다. 또 한, 앞서의 논의를 기초로 바람직한 진보성 판단 기준 및 방법의 정립을 위한 개선방안을 제안해 보았다. Inventive step is the most fundamental requirement related to the purpose of patent system and the most difficult requirement to determine. The Article 29(2) of the Patent Act sets forth below: Where an invention could easily be made prior to the filing of the patent application by a person having ordinary skill in the art to which the invention pertains, on the basis of the prior art, no patent shall be granted for such invention. In this reason, it is very important to present the specific criteria through case law. In this paper, I examined the various issues related to the criteria of inventive step and the reasonable solution to the practical problems occurred from inventive step determination. In chapter 2(Ⅱ), I examined the criteria of inventive step determination in foreign patent systems such as USA, Europe, Japan. In chapter 3(Ⅲ), I examined identifying the claimed invention as the object of inventive step determination. In chapter 4(Ⅳ), I examined identifying the prior art compared to the claimed invention. In chapter 5(Ⅴ), I examined issues related to a ‘PHOSITA’ as the standard of inventive step determination. In chapter 6(Ⅵ), I examined the determination whether it is easy or not for a PHOSITA to reach the invention, which is a core problem in the inventive step determination. Furthermore, I suggested the several ideas on the inventive step determination in the light of enhancing objectivity and predictability.

진보성 판단시 해당 기술분야에 관한 고찰

김원준(Kim Won-Joon) 부산대학교 법학연구소 2012 법학연구 Vol.53 No.1

특허는 발명을 독점할 수 있도록 하는 법적 장치이고 생산성을 증대시키는 새로운 아이디어를 창작하는 것이므로 특허발명에는 그에 상응하는 기술적인 진보가 있어야 한다. 진보성은 특허요건 중 가장 많이 문제가 되고 판단하기 어려운 영역이라고 할 수 있고, 특허는 통상 진보성이 있는 발명을 일반 공중에게 공개한 대가로 주어지므로 가장 중요시 되는 특허요건이라 할 수 있다. 진보성 판단에서 가장 근접한 선행기술(비교대상발명)의 선택범위를 해당 기술분야로 한정하는 것은 신규성 판단에 없는 특별한 제한 요건이다. 비교대상발명을 특정하기 위해서 해당 기술분야에서 선행기술을 검색하고, 파악된 선행기술 중에서 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 비교대상발명을 선택하여야 한다. 이러한 비교대상발명의 기술분야를 해당 기술분야로 한정하는 문제는 결국 비교대상 발명의 조합의 문제와 직접 관련되기 때문에 전체적으로 진보성 판단에 영향을 미치게 된다. 특히 오늘날 기술이 융합되거나 기술적인 요소와 비기술적인 요소가 결합되는 경우가 많으므로 선행기술의 선택은 매우 중요하다. 진보성 판단에 가장 큰 영향을 미치는 것은 비교대상발명들을 어떻게 조합하느냐가 핵심이며, 이러한 과정에서 해당 기술 분야의 어느 범위까지 비교대상발명을 선택할 것인가 역시 중요한 실무라 할 수 있다. 비교대상발명을 특정할 때에는 청구항에 기재된 발명과 공통되는 기술분야 및 기술적 과제를 전제로 해당 기술분야의 통상의 기술자의 관점에서 명확하게 판단하여야 한다. 한국 특허청 심사기준에서 규정하고 있는 진보성 판단의 절차는 미국, 일본, EPO의 진보성 판단에 관한 테스트와 근본적으로 동일하다고 볼 수 있다. 다만, 진보성을 판단하는 사람이 이러한 판단 기준을 일관성과 객관적인 태도를 가지고 적용할 수 있는지 여부는 국가마다 차이점이 있다고 생각한다. 발명의 진보성은 성문법보다는 판례나 특허청 심사기준에 의하여 규율되는 경향이므로 진보성 판단의 명확성과 통일성을 기할 수 있는 법리 제시와 원칙이 필요한 영역이라고 할 수 있다. A patent is a legal tool that allows monopoly of invention and creates new ideas. Hence, patent inventions should have corresponding technical advancements. Inventive step is an area that is the most problematic and difficult to determine while it is considered as the most important factor in the patentability. Because the patent is commonly given to a progressive invention as a reward of revealing it to public. In the inventive step determination, limiting a selection range of the closest leading technology(comparative object invention) to a corresponding technical field is a special constraint requirement that does not exist in novelty determination. In order to specify the comparative object invention, it is required to search precedence technologies in corresponding realm and select the closest comparative object invention from the list. Limiting the technical field to the corresponding field affects the inventive step determination because it is related to the combination of comparative object inventions. In particular, it is common to amalgamate technologies or combine technological factors with non-technological factors today. Therefore, precedence technology selection is very important. The combination of comparative object inventions is a core in the inventive step determination and its selection range establishment is an imperative practice as well. Also, the selection of comparative object invention significantly affects the inventive step determination because it is directly related to the issue of comparative object invention combination. Specifying the comparative object invention needs to be done in the perspective of general technician base on the listed technical field and tasks. Inventive step determination procedure or Korean Intellectual Property Oftice(KIPu) is fundamentally similar to that of United States, Japan, and EPO. However, its consistence and objective application can be vary depend on a person who determines, inventive step of invention is a tendency that is ruled by precedent or screening criterion of KIPO. Thus, it is an area that requires legal principles and doctrines that help to improve determination clarity and unity.