직무발명에 관한 섭외적 사안의 준거법 결정

이희광(Lee, Hee Kwang) 충남대학교 법학연구소 2018 法學硏究 Vol.29 No.4

이 글은 외국적 요소가 있는 직무발명 관련 법률관계(사용자의 통상실시권)에 대한 준거법을 지정하는 국제사법의 원칙을 검토를 통해 외국에서 출원된 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권의 준거법 판단기준을 고찰하고자 한다. 대상판결과 관련하여 주요 판례평석을 살펴보면, 우선 판결이 선택한 국제사법 제28조(근로계약)이 아닌 일반계약으로 보아 국제사법 제25조(당사자 자치) 내지 제26조(준거법 결정시 객관적 연결)규정에 따라 저촉규범을 한국법으로 지정하는 해석의 타당성으로 준거법 결정을 지지하는 견해가 있다. 이와 달리 직무발명을 고용관계로 판단하여, 각국의 직무발명제도에 대한 취급과 노동법규로서의 의미를 두어 제28조에 따른 저촉규범 해석을 지지하였다. 마지막으로 원고가 제기한 영업방해금지청구의 소송에 따라 소송의 본문제인 영업방해 행위의 성립 여부에 대한 선결문제로 직무발명의 통상실시권 취득을 다루었다. 해당판례에 대한 선행논문의 해석과 달리 이 글에서는 국제사법 제7조에서 규정하고 있는 대한민국 법의 강행적 적용에 초점을 맞추어 직무발명에 대한 섭외적 사안에 국내법령이 강행적으로 적용될 수 있는지 검토하였다. 직무발명에 대한 대표적인 국내법령은 발명진흥법과 특허법이다. 특허법은 통상실시권의 효력 등을 규율하고 있으며, 대상 판결의 쟁점인 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권의 쟁점은 발명진흥법에서 규율되고 있다. 따라서 발명진흥법 중 직무발명에 관한 규정이 국제사법 제7조의 강행규정에 해당하는지 고찰하고자 한다. 이를 위해 국제사법 제7조 적용의 판단기준인 공공질서 유지 및 공공복리의 보호를 위한 내국법에 발명진흥법이 해당되는지에 대한 해석이 필요하다. 발명진흥법의 강행법규성에 대한 해석을 위해 종업원의 보상규정과 사용자의 실시보장 규정의 효력 및 동법의 입법취지와 대한민국 헌법과의 관계 등을 살펴본다. 또한 발명진흥법에 직접적으로 강행규정임을 밝히고 않기 때문에 법령 내 강행법규임을 추단할 수 있는 요소가 존재하는지 추가로 검토하였다. 발명진흥법에 대한 국제적 강행규정으로 추단할 수 있는 법률해석론을 통해 기존의 근로관계 내지 노동법규로의 해석론과는 차별적인 연구가 이루어졌다는 차이점이 존재한다고 판단된다. 나아가 발명진흥법의 제정취지와 목적에 대한 검토와 분석을 통해 지식재산권 법령의 강행규정으로서 해석될 수 있는 논의를 도출했다는 것에 약간의 자부심을 느낀다. 하지만 대한민국의 강행법규가 국제적 강행규정에 해당되는지는 소수의 판례와 주장만이 존재하는 것이 현실이며, 발명진흥법이 국제적 강행규정에 해당하는지에 대한 논의도 해석론으로만 이루어진 것이 이 글의 한계이다. 향후 국제적 강행규정에 대한 판례와 논의가 늘어나기를 기대하며, 지식재산권 관련 국제적 강행기준에 대한 계속적 연구가 필요하다고 생각된다.

직무발명보상에 관한 국제사법적인 문제

이우석(Lee Woo-Sug) 동아대학교 법학연구소 2011 東亞法學 Vol.- No.52

현대사회에서 기업은 다른 회사와의 경쟁에서 이기기 위하여 특허를 가지기를 원하지만 우리나라의 특허법은 자연인만이 발명을 할 수 있도록 하고 있다. 반면에 우리나라 특허법은 직무발명을 통하여 기업이 특허권을 가질 수 있도록 하고 있다. 이 경우 발명자인 종업원은 발명에 대한 권리를 잃는 대신에 사용자에게 보상을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 그렇다면 사용자가 외국에서 특허를 취득하여 이익을 취득한 경우에도 보상을 청구할 수 있는가에 대해서는 ‘국제사법의 적용대상이 되는가’ 국제사법에 따라 준거법이 지정된다면 지정국법중의 어느 법을 적용할 것인가에 대해서 검토를 요한다. 우리나라의 국제사법은 외국적 요소가 있는 법률관계에 국제사법이 적용된다고 규정하고 있다. 외국요소가 있는 법률관계중의 하나는 권리의 객체가 외국에 소재하는 경우이며, 외국의 특허권에 대한 보상문제는 외국에 소재하는 권리의 객체에 대한 양도에 관한 문제이므로 국제사법을 통한 준거법지정이 필요한 법률관계이다. 우리 국제사법에서는 외국특허권의 취득에 대한 보상에 대하여 직접적으로 규정한 규정은 없다. 지적재산권에 관한 규정인 국제사법 제24조는 특허권의 침해에 대하여 규정을 둔 것에 불과하기 때문에 이 문제에 대해서는 적용되지 않는다. 특허권의 양도에 관한 계약에 대한 규정이므로 국제사법 제26조가 적용될 소지가 있다. 이에 반하여 외국에서는 노동계약으로 보고 준거법을 지정하여야 한다는 규정을 둔 곳도 있다. 이 법률관계의 성질에 대하여 노동계약 혹은 단순계약으로 본다면 우리나라의 사용자와 우리나라의 피용자가 우리나라를 고용지로 하는 계약에서는 우리나라의 실질법이 적용된다. 우리나라의 실질법이란 어느 법을 말하는가에 대해서는 우선 우리나라의 발명진흥법을 생각할 수 있지만, 발명진흥법은 우리나라에만 적용될 것을 예정하고 만들어진 법으로 생각되어 외국에 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 보상문제에는 적용되지 않는다고 하여야 할 것이다. 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 규정하고 있지만, 이 권리의 양도에 대해서는 규정하고 있지 않다. 따라서 이 권리의 양도에 대해서는 민법의 계약에 관한 법이 적용되어야 한다. In modern days, company want to have patent in order to win in competition with other company. But because patent can be gained only from person’s invention, company make employee invent. According to korea patent law, employer gains patent and he compensate for employee due to losing right of gaining patent. But wether can employee compensate for losing foreign patent is not clear. This issue is not matter of domestic law but that of international private law, because korea patent law is applied to only the relation of korea patent. korea international private law regulated that the law is applied to sphere related to foreign factors. Generally the sale of thing in foreign territory is to sphere related to foreign factors. Therefor, this issue need to apply korea international private law. There is no directive regulation related to this issue in korea international private law. Article 24 of this law is only infringement of intellectual property rights. Because this issue is concerning transfer contract of right to obtain patent from employee to employer, regulation related to contract should be applied to it. Article 26 of korea international private law is concerning to contract. According to this article, korea substantive law should be applied to the issue. Korea substantive law concerning this issue is patent law, the law to promote invention(발명진흥법), and civil law. The law to promote invention have directive regulation concerning inventor’s right to employer’s interest obtained from domestic patent stemmed from employee invention, but the law is applied only in realm of korea. Korea patent law prescribe the right to receive patent, but it did not prescribe contract to transfer the right. Therefor, inventor request compensation to employer according to korea civil law.

직무발명 보상규정의 노동법적 접근

김성종 한국사회법학회 2019 社會法硏究 Vol.0 No.39

Employees are the subjects of inventions defined in the Invention Promotion Act under the Invention Promotion Act. The concept of such an employee can be interpreted very widely, In most cases, employees are in an employee's position under the premise of a labor contract. Therefore, in implementing the job invention compensation system, the labor law ideology should be considered that workers should be protected through the legal system, not just through the invention promotion or patent laws. In other words, it is necessary to discuss how the compensation provisions set out in Article 15 of the Inventions Promotion Act should be applied specifically only in cases where a worker has invented his or her job. In order to protect workers under the Labor Act in consideration of social and legal ideology, the Act on the Promotion of Inventions Act, Article 72, should apply the above rules on employment. Alternatively, it would be possible to require the compensation system for occupational inventions to be included in the employment rules, not in the labor-management council under the Labor Relations Act. 발명진흥법상 직무발명보상제도에서 정하고 있는 발명의 주체는 종업원이고, 그러한 종업원의 개념은 매우 넓게 해석될 수 있지만, 대부분의 경우 종업원은 근로계약관계를 전제로 하는 근로자의 지위에 있다. 따라서 직무발명보상제도를 시행함에 있어서는 발명진흥법이나 특허법만이 아닌 사회적 약자인 근로자를 법제도를 통해 보호해야 한다는 노동법 이념이 고려되어야 할 것이다. 즉, 노동법상의 근로자가 직무발명을 한 경우에 한하여 발명진흥법 제15조 소정의 보상규정이 구체적으로 어떻게 적용되어야 할 것인가에 대하여 논의가 필요하며, 이 때 사회법적 이념을 고려한 노동법상의 근로자 보호를 위한다면 발명진흥법 시행령 제7조의2에서 위 취업규칙에 관한 법리를 준용하거나, 노동관계법령상 노사협의회가 아닌 취업규칙에서 직무발명 보상제도를 필수적으로 기재하도록 하는 것도 가능할 것이다.

직무발명의 지적재산권법과 노동법의 교차

김병일 한국정보법학회 2022 정보법학 Vol.26 No.3

The purpose of this Act is to enhance the technical competitiveness of industries and to contribute to the development of the national economy by encouraging invention and facilitating the prompt and efficient securing of rights to inventions and the commercialization thereof. Recently, inventions of new technologies are being made through the results of systematic research within companies, research institutes, and universities as the object of invention and the completion process have become more complex and advanced. Most of these inventions are inventions made by employees of companies, and the legal handling of such inventions is an important issue in terms of national industrial policy. If the issue of employee invention is delegated to the free decision between labor and management, depending on the dynamics between the two, sometimes the interests of the employer are biased and sometimes the protection of the employee is thick. Therefore, the Invention Promotion Act is an invention created through the integration of employer support (facilities, funds, etc.) and employees’ efforts (invention). In order to harmonize the interests of both parties, the employee invention system is stipulated. Recently, there has been a rapid increase in employee invention compensation lawsuits related to the employee invention system. In the meantime, the courts have judged the employee invention compensation relationship, the legitimacy of the compensation provisions, and the statute of limitations for claims for compensation according to the legal principles of the former Patent Act and the Invention Promotion Act. Regarding the employee invention compensation regulations, I agree with the intention that it is necessary to protect employees who are in a relatively weak position compared to the company. Despite protecting the interests of employees, it is necessary to review whether it is reasonable to actively apply the labor law to compensation for employee inventions simply because the employee is in a relatively weak position compared to the company. 발명진흥법은 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고 나아가 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 최근 신기술의 발명은 발명의 대상 및 완성과정이 복잡하고 고도해짐에 따라 기업⋅연구소⋅대학 내에서 체계적으로 행해지는 연구의 성과를 통하여 이루어지고 있다. 이와 같은 발명의 대부분은 기업에서의 종업원이 행하는 발명이며, 그 발명의 법적 취급은 국가의 산업정책상 중요한 문제이다. 종업원발명의 문제를 노사 간의자유로운 결정에 위임하면 양자의 역학관계에 따라 때로는 사용자의 이익이 편중되기도 하고, 때로는 종업원의 보호가 두텁게 되기도 한다. 그래서 발명진흥법은 직무발명이 사용자의 지원(시설, 자금 등)과 종업원의 노력(발명행위)의 결집으로 탄생된 발명이므로, 양자의 역할⋅공헌 등을 공평하게 비교형량하고, 산업발전이라는 공익적입장에서 양자의 이해의 조화를 도모하기 위하여 직무발명제도를 규정하고 있다. 최근 직무발명제도 관련한 직무발명 보상금 소송이 급증하고 있는데, 그간 법원은구 특허법 및 발명진흥법의 법리에 따라 직무발명보상관계 및 보상규정의 정당성, 보상금청구권의 소멸시효 등을 판단해왔다. 직무발명보상규정에 관하여는 회사에 비하여 상대적 약자의 지위에 있는 종업원들에 대한 보호가 필요하다는 취지에는 공감하지만, 종업원 보호를 위하여 현행 발명진흥법은 종업원의 절차적 권리를 보장하는 여러 규정들을 두어 종업원의 이익을 보호하고 있음에도 불구하고, 단순히 종업원이 회사에 비하여 상대적 약자의 지위에 있다는 이유만으로 직무발명보상 관계에 관하여근로관계법을 적극적으로 적용하는 것이 타탕한지에 대해서는 검토할 필요가 있다.

영업비밀 직무발명 보상에 관한 연구

임현일 단국대학교 법학연구소 2019 법학논총 Vol.43 No.1

The employee invention system was introduced to adjust interest rationally between an employer that provided a foundation for inventions and an employee that completed an invention based on his or her personal creative efforts. In South Korea, the system is defined in the「Invention Promotion Act」, which stipulates that an employer can inherit the rights of an invention after paying the employee a just compensation. After inheriting the rights of an employee invention, the employer can manage the invention in the following ways:First, the employer can set a monopolistic and exclusive right for the invention through a patent. In this case, the patent holder is granted a monopolistic and exclusive right during a limited period of time. When a third party implements the patented invention in his or her business without just ground of claim, the patent holder can take civil and criminal actions. Once the protective period is expired, the general public can use the invention freely. Second, the employer can manage the invention as a trade secret. In this case, the trade secret holder can have an exclusive economic advantage during the period of the secret being kept. The trade secret holder is, however, asked to maintain and manage the invention as a trade secret through rational efforts. He or she can have it protected under law only against infringement on it. When a third party develops and uses the same technology, he or she can exercise no right over it. The first case is defined in the「Patent Act」and the「Invention Promotion Act」. but the second case, trade secrets can be protected the「Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act」. However, this law covers business secret holders. Therefore, there is no provision for the protection of newly created trade secrets such as inventions converted from business inventions to trade secrets. Since the「Invention Promotion Act」is based on the premise of obtaining rights including patents, it offers no explicit regulations about the right relations and compensations of an employee invention converted into a trade secret. As there are no laws providing explicit regulations about the right relations of an employee invention converted into a trade secret, several problems can happen with regard to compensations and right relations for an employee invention converted into a trade secret. These problems can cause disputes between an employer and an employee in the future. This study compared and analyzed major nations in the employee invention system and trade secret protection system and identified legislative problems with the「Invention Promotion Act」and the「Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act」in South Korea. The study focused on proposing improvement measures for the right relations and compensations of employee invention-turned trade secrets based on these problems. 직무발명제도란 발명을 할 수 있는 기반을 제공한 사용자와 개인의 창조적인 노력을 바탕으로 발명을 완성한 종업원 사이의 이익을 합리적으로 조정하기 위해 만들어진 제도이다. 우리나라의 경우「발명진흥법」을 통해 직무발명제도를 규정하고 있으며, 동법에서는 사용자가 종업원에게 정당한 보상을 지급하고 발명에 대한 권리를 승계 받을 수 있도록 규정하고 있다. 직무발명에 대한 권리를 승계 받은 사용자는 다음과 같은 방법으로 그 발명을 관리할 수 있다. 첫째, 특허 등을 취득하여 발명에 대한 독점배타적권리를 설정할 수 있다. 이 경우 특허권자는 제한된 기간 동안 독점배타적 권리를 부여받으며 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명을 업으로 실시하는 경우 민ㆍ형사상의 조치를 취할 수 있다. 단, 보호기간이 만료되면 일반 공중이 그 발명을 자유롭게 사용할 수 있다. 두 번째, 영업비밀로 관리할 수 있다. 이 경우 비밀을 유지하는 동안 영업비밀 보유자는 독점적인 경제적 우위를 차지할 수 있다. 하지만 영업비밀 보유자는 영업비밀을 유지․관리하기 위해 합리적인 노력을 해야 하며, 영업비밀 침해행위에 대해서만 법으로 보호가 가능하다. 따라서 제3자가 동일한 기술을 개발하여 사용하는 경우 아무런 권리를 행사할 수 없다. 첫 번째 방법의 경우는「특허법」과「발명진흥법」을 통해 규정하고 있다. 하지만 두 번째 방법의 경우 영업비밀은「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」을 통해 보호가 가능하나 이 법은 영업비밀 보유자를 그 대상으로 하고 있다. 따라서 영업비밀 직무발명과 같이 새롭게 만들어진 영업비밀에 대한 보호규정은 제대로 갖추고 있지 않다. 그리고「발명진흥법」은 직무발명에 대한 특허 등 권리취득을 전제로 규정하고 있어 영업비밀 직무발명의 권리관계나 보상에 대해서는 명시적으로 규정하고 있지 않고 있다. 이렇듯 영업비밀 직무발명에 대한 명확한 규정이 없는 상황에서 종업원등이 영업비밀 직무발명을 개발한 경우 권리관계와 보상관계가 불분명해진다는 문제점이 있다. 또한 영업비밀 보호를 근거로 종업원등에 대한 경업금지조치 등을 실시하는 경우 기본권 제한에 따른 보상 실시 여부와 보상 실시 기간과 금액의 산정방법이 없는 등 여러 가지 법적 문제점이 있다. 하지만 현재「발명진흥법」과「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」어디에서도 이러한 부분에 대해 규정하고 있지 않고 있다. 영업비밀의 보상과 관련하여「발명진흥법」에 보상관련 규정이 있으나, 단지 출원 유보에 따른 보상을 실시하도록 규정하고 있는 상황이며, 경업금지조치 등과 관련하여「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 그 근거가 있으나 보상과 기간 등에 대해서는 규정하고 있지 않는 현실이다. 이러한 상황에서 영업비밀 직무발명을 개발한 종업원등은 직업선택의 자유나 보상과 관련하여 불이익을 받을 가능성이 있다. 이에 본 연구에서는 주요국의 직무발명제도와 영업비밀 보호제도를 비교 분석하여 우리나라「발명진흥법」과「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」의 입법적 문제점을 도출하였다. 이렇게 도출된 문제점을 바탕으로 영업비밀 직무발명의 권리관계 및 보상에 대한 개선방안을 제시하는데 중점을 두었다.

대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제 -서울대학교의 현황을 중심으로-

박준석 ( Jun Seok Park ) 서울대학교 법학연구소 2014 서울대학교 法學 Vol.55 No.4

이 글은 한국의 대학교 당국 및 교직원·학생 등 구성원들이 당면하고 있는 독특한 지적재산권 문제들을 서울대학교의 관련 상황을 중심으로 특허법 문제, 상표법문제, 저작권법 문제 순으로 고찰하였다. 2003년 산학협력법에 따라 등장한 각 대학교 산학협력단은 민간기업으로의 기술이전을 담당하는 구 기술이전촉진법상의 전담조직 역할을 수행하는 한편 교직원의 직무발명 관련 권리를 발명진흥법에 따라 승계하는 주체로 맹활약하고 있다. 발명진흥법에 따라 산학협력단이 권리를 자동승계하는 ‘국공립대학교 교직원’ 중 교원의 범위는 전임교수·기금교수에 국한되어야 하지만, 산학협력단이 권리를 예약승계할수 있는 종업원의 범위는 느슨하게 풀이하여 대학(원)생도 포함된다고 보는 것이 무난하다. 서울대병원 소속의 의대 전임교수·기금교수가 이룬 직무발명의 권리가 서울대병원 혹은 서울대 산학협력단 어느 쪽에 승계될 것인지는 당해 발명이 진료업무에 관한 것인지, 아니면 교육·연구업무에 관한 것인지에 따라 결정됨이 타당하다. 한편 산학협력에 참여한 외부기업은, 발명자인 연구자가 직무발명 법리에 따라 자신의 대학교에 일단 승계시켰던 권리를 재차 양수하는 관계에 있다고 볼 것이다. 나아가 미국의 Stanford v. Roche 판결에서 Bayh-Dole 특별법의 비슷한 문구를 해석한견해와 동일하게, 한국의 과학기술기본법 및 하위 연구관리 규정에서 연구개발기관에게 지적재산권을 귀속시킨다는 문구의 취지는 연구개발기관에게 권리를 창설한다는 의미가 아니라고 본다. 한편 대학구성원에게 주어질 직무발명 보상액을 과감하게 현실화할 필요가 크다. 대학의 경우 민간기업과 비교할 때 발명완성사실을 제대로 파악하기 어려워 대학 구성원이 직무발명을 은닉하거나 외부에 빼돌리는 도덕적 해이에 빠질 위험이 크기 때문이다. 다음으로 상표법 문제는 금전적 수익 추구를 지나치게 경시해온 한국 대학가에 최근 등장한 것이다. 비영리기관인 대학교라도 상표권을 취득 활용하는 데 별다른 법률상 장애가 없지만, 국공립대학교의 경우 영조물에 불과하여 국가·지자체에게 귀속될 상표권을 산학협력단이 승계받았다는 뚜렷한 법적 근거가 없어 문제이다. 하지만 그동안 산학협력단이 권리주체로 활동해 왔으므로 법적 혼란을 피하기 위해 산학협력법 제27조를 그런 근거로 삼는 해석론이 그나마 합리적일 수 있다. ‘서울대학교’와 같이 몇몇 유명 국립대학교의 상표는 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 경남국립대학교 관련 사건들 중 판례가 이미 분명히 인정한 바이고, 전혀 그렇게 사용되지 않았거나 거의 사용된 적이 없었던 다른 상품들에 관해서까지 당연히 식별력을 얻었다고 본 2014년 특허법원 판결은 현재 상고심 계류 중이다. 대학교 상표의 효력범위에 있어 서울대와 서울대병원이라는 두 상표 사이의 관계가 포함관계인 지는 다소 불분명하다. 끝으로 저작권 문제의 경우 대학교 및 구성원이 지적재산권 창출 주체가 아니라 침해의 주체로 개입되곤 한다. 대학 특유의 저작권법 문제들 중 거의 모든 대학교자체규정들이 직무발명의 개념을 규정하면서 업무상 저작물까지 잘못 포섭하고 있는 것은 하루 빨리 시정이 필요하다. This article studies the unique IP issues faced by Korean universities authorities and their members such as professors and students by order of patent, trademark and copyright issues while focusing specially on the related situation in Seoul National University. Each Industry University Cooperation Foundation (IUCF) in almost every university established by the Act for Industry University Cooperation 2003 has been played a very active role in not only performing as the specialized task force responsible for the technology transfer to the private sector which was the organization required by the old Act for Promotion of Technology Transfer but also functioning as the agent to succeed the right with employee invention by universities staffs which process is ruled by the Inventions Promotion Act. The scope of the faculty covered by the phrase ‘the staffs in any national and public university’ should be only limited to full-time, funded faculty members while the scope of employee whose right for an invention IUCF can succeed by the pre-consent clause can be stretched to graduate and undergraduate students. Whether the right for the employee invention by a full-time, funded faculty member in School of Medicine of SNU who is working a staff in SNU Hospital will be succeeded by SNUH or the SNU-IUCF should be determined by whether the very invention is related to medical services or educational/academic research services. Meanwhile, the company involved in university-industry cooperation has legal status arguably to succeed from a university the right which a researcher as an inventor once conveyed to his/her university based on the doctrine of employee invention. Furthermore, like as the view by the US Supreme Court in the Stanford v. Roche case for the interpretation of similar phrase in the Bayh-Dole Act, the phrase in the Korean Framework Act on Science & Technology and sub-regulation about R&D which is saying that the intellectual property will be given to the R&D institute is not meaning that the intellectual property shall be originally granted to the R&Dinstitute. Meanwhile, the need to dramatically realize the amount of compensation for employee invention which is given to a member of Korean university as an employee is huge. It’s because, compared with private companies, a university hardly detects the fact an employee does complete any invention and as a result there is higher possibility of moral hazard for the employee to conceal the fact and to convey the related rights to third party, not to the university. Next, trademark issues emerged only recently to the Korean universities because of the evasive dispositions of pursuing of financial profit. While there is seemingly no legal obstacle for even nonprofit university to register and take advantage of a trademark, it seems a not easily soluble problem that there is no clear legal basis for the succession of the trademark right by IUCF which was originally belong to the state or the local government instead of the national university as just an establishment having no legal entity. But the view of legal interpretation under which the Article 27 in the Act for Industry University Cooperation would be the legal basis for such succession could arguably reasonable because the view would make it possible to avoid legal unsettlement by recognizing the fact the IUCF has functioned the de-facto legal agent to succeed the right. The decision made for one of the Gyung-nam National University cases already declared that the several marks of highly famous national universities such as Seoul National University got the so-called secondary meaning acquired by the widespread using and moreover the decision of Korean Patent Court in 2014 which did recognize the SNU mark also got the original distinctiveness even for the other goods which has never or rarely been the subject of the use is now pending in the Korean Supreme Court. It is somewhat unclear whether the relationship between the mark Seoul National University and the other mark Seoul National University Hospital is so-called subset relation in perspective of the legal scope of the trademark. In the end, copyright issues faced by Korean universities and their members are often intervened by the subject of infringement, not by the subject of intellectual property creation. Among the unique copyright issues for university, it is needed to correct ASAP that the work made for hire is included in the concept of employee invention under the almost all self-regulations of Korean universities wrongly.

직무발명의 사전예약승계

조경임(Kyung-Im Cho) 충남대학교 법학연구소 2011 法學硏究 Vol.22 No.2

대법원이 2011년 7월 28일 선고한 2010도12834 판결은, 피해자회사의 종업원인 피고인들이 자신들의 직무발명에 관하여 사용자인 피해자회사 이름으로 특허 출원을 냈다가 피해자회사의 동의 없이 특허출원인 명의를 피고인들로 변경하여 특허출원한 사안에서, 직무발명은 원시적으로 발명자인 종업원에게 귀속되므로 사용자가 직무발명의 특허출원을 하기 위해서는 종업원인 피고인들로부터 직무발명에 관한 권리를 승계해야 하는데, 피해자회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정이 없었고 달리 피해자회사와 피고인들 간에 명시적으로나 묵시적으로 직무발명의 승계에 관한 합의가 있었던 것으로 보이지 않는다며, 피고인들의 행위가 업무상 배임죄에 해당하지 않는다고 판단하였다. 발명진흥법 입법자의 의도는 사전예약승계에 관한 명문의 계약이나 직무규정이 없는 경우에는 사전예약승계의 존재 자체를 인정하지 않도록 하는 즉 사전예약승계에 관하여 요식행위 또는 이와 유사한 효과를 갖도록 하였던 것으로 보인다. 그러나 이러한 발명진흥법 규정은 계약에 관한 방식 자유의 원칙에 반하므로, 직무발명 사전예약승계에 관한 명문 계약 또는 직무규정 유무가 아니라, 직무발명의 승계에 관한 사전 예약이 있었는지 없었는지 여부에 따라 법률관계가 달라지는 것으로 해석되어야 하며, 직무발명 사전예약승계에 관한 명문 계약 또는 직무규정 유무는, 예약의 존부를 입증하기 위한 증빙자료에 불과한 것으로 취급되어야 한다. 이러한 기준에서 살펴볼 때 본 대법원 판결 사안에서 피고인들과 피해자 회사 간에 직무발명의 승계에 관한 묵시적인 예약이 있었다고 볼 여지가 충분한 바, 묵시적 예약 존부에 대한 충분한 심리 없이 직무발명에 관한 승계가 없다고 판단한 대법원 판결에는 문제가 있다고 생각된다. 이 논문은 이러한 문제의식을 토대로, 직무발명제도 및 사전예약승계에 관하여 검토한 후, 발명진흥법 상 직무발명제도 관련 규정의 해석에 관하여 살펴보고자 한다. 또한 본 사안에서 사전예약승계규정이 있었다면 당사자들의 법률관계는 어떻게 달라졌을지, 대법원 판결이 당사자의 실제 의사에 부합하는지, 그렇지 않다면 이러한 불일치 및 모순은 이후 어떻게 해소할 수 있을지, 사전예약승계에 관한 현행 발명진흥법 관련 규정은 어떠한 방향으로 개선되어야 할지 등에 대하여 검토해 보고자 한다. Supreme Court finds in 2001 Do 12834 case that defendants are not guilty of malfeasance on July 28, 2011. In this case, at first, defendants who are employees in the injured party (hereinafter “the Company”) filed a patent application in the name of the Company and then, changed the applicant into defendants without the Company’s approval. Basically, employee’s invention belongs to an inventor, an employee, and an employer can file patent application under his name only if the employee assigns his right of invention to the employer. However, in this case, there is no express contract or work regulation regarding employee’s invention and no express or implied agreement on assignment of employee’s invention between the Company and defendants. The Legislature’s intent on Invention Promotion Act seems that pre-reserved assignment may not be recognized or has similar effect without an express agreement or work regulation. However, because such a provision in Invention Promotion Act is against no formality rule on contract, the legal effect must depend on existence of pre-reserved assignment and the express agreement or work regulation will be just one evidence to prove pre-reserved assignment. Reviewing from this point of view, it is plausible to recognize implied reservation on assignment of employee’s invention in this case. Therefore, the Court’s decision that there is no assignment of employee’s invention without enough hearing of existence of implied reservation seems problematic. This paper reviews the current employee’s invention system and pre-reserved assignment from above-mentioned perspective and then, constructs relevant provisions in Invention Promotion Act. Finally, this paper proposes the idea to improve provisions on employee’s invention in Invention Promotion Act.

외국에서 출원된 직무발명의 권리관계에 대한 준거법

김동원 서울대학교 기술과법센터 2014 Law & technology Vol.10 No.1

이 글에서는 외국에서 출원된 직무발명에 대한 권리귀속에 관한 준거법을 어떻게 결정하여야 하 는지에 관해 논의하였다. 직무발명에 관한 법률관 계에 대해서는 해당 특허출원/등록이 어느 나라에 서 이루어지든지 사용자와 종업원 간의 고용관계 가 발생하고 유지되는 나라의 법이 일률적으로 적 용되어야 할 것이다. 직무발명을 둘러싼 법률관계 에서는 실제 발명행위를 한 발명자 종업원의 이익 을 보호하여야 한다는 측면과 그러한 발명행위에 직∙간접적으로 기여한 사용자의 이익 역시 보호하여야 한다는 측면이 공존하고 있고, 이익형량과 형평의 차원에서 양측의 이익을 조화롭게, 그리고 일원적으로 보호하기 위한 법정책적인 고려가 요 구된다. 따라서 이는 특허법 고유의 영역에 해당한 다기보다는 민법이나 노동관계법 등과 포괄적으로 연계되는 중첩적 영역에 해당한다고 할 수 있다. This article discusses how to decide on the governing law of a work-for-hire invention, when it comes to its overseas patent rights in other countries. With respect to any legal issues relating to a work-for-hire invention (notwithstanding where the patent right in question is applied for/registered), the law of the country, where the employment relationship between the employer and the employee is created and maintained, should be uniformly applied. There are two, coexisting aspects to the legal issues related to work-for-hire inventions-the first is to protect the interests of the employee who in fact developed the invention in question, and the other being the protection of the interests of the employer who has directly or indirectly contributed to the invention, thereby demanding policy-oriented considerations to protect both parties’interests in a harmonized, uniform manner, balancing the interests of both parties under the principle of fairness. Therefore, the above issues are not the exclusive domain of patent law; rather they represent an area of law where civil and labor/employment law issues closely overlap and are invariably intertwined with patent law issues. Law & Technology 31 주제어(

소득세의 과세에 있어서 직무발명보상금의 소득구분에 관한 연구

정지선(Ji-Sun Chung) 한국조세연구포럼 2018 조세연구 Vol.18 No.3

종업원 등의 직무발명에 대하여는 발명진흥법 제15조 등에 의하여 정당한 보상을 하도록 하고 있는데, 이를 직무발명보상금이라고 한다. 즉, 발명진흥법 은 직무발명에 대한 권리를 사용자가 승계한 경우에는 정당한 보상을 하도록 법률로 의무화한 법정보상제도를 채택하고 있다. 이러한 직무발명보상금에 대하여는 종전에는 기타소득으로 구분하고 있었으며, 1980년 부터는 비과세대상으로 규정하고 있었다. 그러나, 2011년 감사원은 직무발명보상금의 성격을 형식적으로 파악하여 근로소득에 해당한다고 지적하였으며, 이에 과세관청도 근로소득으로 과세하였다. 이에 대하여 대법원은 2014두15559 판결을 통하여 직무발명보상금은 그 성격상 기타소득에 해당한다고 판시하였다. 이와 같이, 대법원의 판결을 통하여 기타소득에 해당하는 것으로 보았는데, 2016년 말 세법개정을 통하여 근로소득으로 개정하면서, 비과세대상을 300만원으로 한정하였다. 그러나, 이와 같은 세법개정은 직무발명보상금의 성격을 제대로 파악하지 못한 것으로서, 그 타당성을 인정할 수 없다고 할 것이다. 이에 본 연구에서는 직무발명보상금의 법적 성격이 무엇인지, 이에 따라 소득세를 과세함에 있어서 소득구분을 어떻게 해야 하는지에 대하여 살펴보았다. 본 연구의 결과, 직무발명보상금의 법적 성격과 다른 소득과의 과세형평성 등을 고려할 때에 근로소득으로 구분하고 있는 현행 소득세법상 규정은 삭제하고, 기타소득으로 규정하여야 할 것이다. 한편, 현재 직무발명보상금에 대하여는 300만원을 한도로 하여 비과세하고 있는데, 현행 규정은 그 정당성을 인정할 수 없다고 할 것이다. 따라서, 비과세에 대한 규정 또한 직무발병보상금의 50%를 비과세하는 것으로 개정하여야 할 것이다. Pursuant to the Invention Promotion Act Article 15, etc., proper compensation is required to be given for inventions made by employees, etc. on the job and this is called job invention compensation. In other words, the Invention Promotion Act requires by law that in the event that an employer succeeds the rights to inventions made on the job that it provide appropriate compensation through the legal compensation program. Regarding such job invention compensation, it was categorized as other income in the past, but from 1980, it was prescribed as non-taxable income. In 2011, however, the Board of Audit and Inspection investigated the characteristics of job invention compensation and pointed out that it corresponds to labor income, and therefore, the taxing authorities began taxing it as labor income. Regarding this, the Supreme Court made its 2014 Du 15559 ruling judging that job invention compensation corresponds to other income based on its characteristics. Likewise, the Supreme Court ruling deemed it as other income and in late 2016, it was revised as labor income through revisions in the tax law and limited the tax-free amount to three million won. However, the tax law revision does not properly identify the characteristics of the job invention compensation and therefore, its feasibility cannot be recognized. Accordingly, this study examined what the legal characteristics of job invention compensation are and how to categorize income when taxing income taxes. Results of this study showed that when considering the legal characteristics of job invention compensation and taxation fairness with other income, regulations in the current income tax laws that categorize it as labor income should be deleted and it should be regulated as other income. Meanwhile, job invention compensation is currently not taxed at a limit of three million won, but the current regulations are not feasible. Therefore, it should be revised to have it tax-free or to tax just 50% of the job invention compensation.

직무 발명에 관한 연구 : 발명진흥법 제15조 제3항의 “사용자 등이 얻을 이익”에 관한 해석을 중심으로

박귀련 가천대학교 법학연구소 2010 가천법학 Vol.3 No.1

Today, just compensation for employee invention to employees is the major issue of intellectual property rights in the corporate management. The Invention -Promotion Law in Korea pursues balance of interests between employers and employees, granting employees the right to the employee invention and authorizing employers with the Non-Exclusive, royalty free License. Meanwhile, whenever employers tries to enter into an exclusive license agreement, workers should be paid just compensation, not free royalty license. 'Benefits the employers may have' in section 3 of the article 15 of Invention-Promotion Law may be an important basis of 'just compensation'. To determine who is entitled as an inventor or joint inventor, it is important to consider what is invented and the process of invention is often complicated. In particular, each factors of the process can contribute to the final work. It has been understood that when it comes to employee invention, employers must respect employees no matter the patent is applied or not. Thanks to the legislative purpose of this provision, this kind of understanding has been settled, protecting employees who do not have strong bargaining power from employers exploiting them. Furthermore, article 10 and 15 of invention-promotion law regulate 'just compensation' for exclusive license, different from free royalty of non-exclusive license. However, according to the interpretation of the 'benefits the employer may have' in section 3 of article 15, the extent of the 'just compensation' can vary; it may be justified or not. 'Just compensation' for employee invention can be defined through literal interpretation of invention-promotion law and interpretation of judicial decision in Japan.So, it is determined that 'benefits the employers may have' are beyond the profits which employers get from embodiments of invention; it is defined as profits that employers take from excluding the embodiment of invention by transferring the right to patent. In Korea, courts did not decide yet what is 'benefits the employers may have'. That's why we should look into the cases in Japan for a preventive purpose. From doing so, we estimated the extent of how 'benefits the employers may have' can be interpreted. Also, we investigated some factors which should be considered in 'benefits the employers may have'. In conclusion, the judicial decisions in Japan approve employers interests of periods as broadly as possible in terms of patent interest, with license used internally. However, when it comes to utility model rights and design rights, the courts narrowly approve employers interests of periods with license permitted exclusively to the third party. Putting aside the consistency of Japan's judicial decisions, the cases in Japan mentioned above surely will affect courts in Korea when dealing with similar cases above. The other factor we should consider about 'benefits the employers may have' is market sizing. Whether employers use a licence internally or use it as a defensive patent, the 'benefit the employers may have' need to be understood in terms of marketability size. That is why the interpretation of 'benefits the employers may have' stipulated in section 3 of article 15 is essential to not calculating compensation given to employees, when considering the degrees of the contribution to invention between employers and employees. 오늘날 직무발명에 있어 종업원에 대한 정당한 보상은 기업 경영에 있어 중요한 지적재산권 관리의 문제이다. 우리나라 발명진흥법은 직무발명에 대한 권리를 발명자인 종업원에게 부여하고 있고 사용자에게는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 인정하여 사용자와 종업원간의 이익형평을 추구하고 있다.한편 사용자가 전용실시권을 하고자 하는 경우에는 종업원에게 무상이 아니라 유상으로서 정당한 보상을 하도록 한다. 이 때 발명진흥법 제15조 제3항의 “사용자 등이 얻을 이익”은 정당한 보상에 있어서 중요한 기준이 될 수 있다. 누가 발명자 또는 공동 발명자로서의 자격이 있는가를 결정하기 위해서는 무엇이 발명되었는가도 중요하고 그러한 발명품의 공정과정은 종종 복잡한 과정이라고 할 수 있다. 특히 발명 과정의 각각 요소들은 최종 발명품에 기여할 수 있다. 직무발명은 특허의 출원이 되었는가 여부와 상관없이 사용자가 종업원 등을 존중하여야 하는 부분으로 이해되어 왔다. 이러한 이해는 사용자와의 고용관계로 인하여 협상능력이 떨어지는 종업원 등이 자신의 법령상 권리를 사용자에게 착취당하지 않도록 하기 위한 본 규정의 입법취지로 인한 것이다. 뿐만 아니라 발명진흥법 제10조 또는 제15조는 사용자의 통상실시에 있어서는 무상으로 하지만, 전용실시에 있어서는 정당한 보상을 고려하도록 명문화하고 있다. 그러나 발명진흥법 제15조 제3항의 ‘사용자 등이 얻을 이익’은 그 해석에 따라 사용자 또는 종업원에게 정당한 보상이 될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 직무발명에 있어 ‘사용자 등이 얻을 이익’은 발명진흥법의 문리적 해석과 일본 판례의 해석을 통하여 정의내릴 수 있다. 그리하여 ‘사용자 등이 얻을 이익’은 단순히 발명을 실시하는 것에 의하여 사용자가 받아야 하는 이익을 가리키는 것은 아니고, 그것을 초과하여 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계하여 발명의 실시를 독점하는 것에 의하여 받아야 하는 이익이라고 할 수 있다.