과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점

구대환(Koo, Dae-Hwan) 동아대학교 법학연구소 2013 東亞法學 Vol.- No.60

대법원이 2000년 균등론 적용을 위한 5가지 요건을 제시한 후, 대법원은 균등론의 첫 번째 요건을 다음과 같이 해석하기 시작하였다. 즉, 두 발명의 “문제의 해결원리가 동일하다는 것”은, 일본 대법원이 볼스플라인축 사건에서 제시한 두 발명의 “차이가 본질적인 부분이 아닐 것”을 의미한다고 하였다. 이 논문의 목적은 우리 대법원과 일본 대법원의 균등론의 첫 번째 요건들이 대법원이 해석한 것처럼 동일한 것으로 볼 수 있는지를 검토하는 것이다. 이를 위해서 이 논문은 한국과 일본의 균등론에 있어서 “기술적 사상”, “문제해결의 원리”, “본질적 부분”, “문제해결 원리의 동일성” 등의 핵심용어의 의미를 조사한다. “본질적 부분”은 “문제해결의 원리”(즉, “기술적 사상”)뿐 아니라 발명의 특징적인 부분을 의미하는 것으로도 해석될 수 있다. “본질적 부분”이 추상적인 아이디어뿐 아니라 구체적이고 물리적인 부분을 의미하는 것으로 이해할 수 있는 한, 이것은 “문제해결의 원리”와 동일한 것이라고 할 수 없다. 또한 이 논문은 한국과 일본에서의 균등론 적용 비율을 서로 대비하여 보았다. 일본에서의 균등론 적용률은 현저히 낮을 뿐 아니라 이렇게 낮게 된 주요 원인은 “비본질적 부분의 요건” 때문이었다. 그런데 우리 대법원은 많은 사건에서 대법원은 특허발명의 “본질적 부분”이 치환되었음이 확인되었음에도 불구하고 균등론의 다른 요건들을 검토하고 있다. 우리 대법원이 “본질적 부분”이 치환되었음을 확인한 후에도 균등론을 적용하는 한, 우리 대법원과 일본 대법원의 균등론 첫 번째 요건을 서로 동일시하는 것은 부적절하다. 더구나 최근 대법원은 대부분의 균등관련 사건에서 특허발명의 특징적 구성을 추출하고 “과제해결원리의 동일성 요건”이 충족되지 않았다고 하는 이유로 균등관계를 부인하고 있다. 이것은 일본 하급법원이 맨홀커버 사건 및 중공골프클럽헤드 사건 이전에 “본질적 부분”을 특허발명의 특징적 구성으로 파악하여 대부분의 균등관련 사건에서 균등관계를 부인하던 태도와 유사하다. After the Korea Supreme Court (hereinafter, KSC) issued the first judgment providing five requirements for the application of the doctrine of equivalents in 2000, the KSC began to interpret the first requirement of the doctrine of equivalents rendered by the KSC, i.e. “identity of the problem-solving principle of the two inventions” to mean that “the difference does not pertain to an essential part of the patented invention” which was set forth by the Japanese Supreme Court (hereinafter, JSC) in the Ball Spline decision. The purpose of this article is to examine whether the first requirements of the doctrine of equivalents by the KSC and the JSC can be considered the same each other as the KSC interpreted. To accomplish this, this article introduces the doctrine of equivalents of Korea and that of Japan in general, and investigates the meanings of the key terms involved in the first requirements by the KSC and the JSC, e.g. “technical idea,” “problem-solving principle,” “essential part,” and “identity of problem-solving principle.” “Essential part” can be interpreted to mean “characteristic part” as well as “technical idea”(or “problem-solving principle”). As far as “essential part” can be understood as to mean concrete and physical part as well as abstract idea, it cannot be considered as the same as “problem-solving principle”. In addition, this article compares the adoption rate of the doctrine of equivalents between Korea and Japan. In Japan, the adoption rate is conspicuously lower than that of Korea and the low adoption rate mostly resulted from the first requirement of the doctrine of equivalents. The KSC applies the doctrine of equivalents even after it is confirmed that “essential part” of the patented invention is interchanged. Therefore, the equation of the first requirement of the KSC with that of the JSC is inappropriate as far as the KSC applies the doctrine of equivalents even after it is confirmed that essential part of the patented invention is interchanged. In addition, recently the KSC does not apply the doctrine of equivalents in many cases related with the doctrine of equivalents on the basis that “problem-solving principle” is not the same each other. This attitude is very similar to that of Japanese lower courts (before Manhole Cover case and Hollow Golf Club case) which denied equivalence on the basis that the characteristic part (i.e. “essential part”) of the patented invention was different from that of the accused product.

特許請求範圍의 情報傳達機能

전원열(Jon Won yol) 한국정보법학회 2003 정보법학 Vol.7 No.2

근대적인 특허제도가 15세기 말 베네치아 공국에서 시작된 후 18세기 초반 영국에서는 明細書(specification) 제도가 탄생하여 그 권리범위의 설명이 조금 더 정확해졌다. 특허청구범위와 유사한 것, 즉 그 발명의 권리범위를 명확히 하기 위한 記載라는 제도는, 미국에서 1799년에 최초로 Dearborn 특허에서 시작되어, 1811년 Fulton의 증기선특허 등을 거치면서 그 의미가 조금씩 명확해진 후, 1836년 개정특허법에 드디어 claim이라는 용어가 법률상 사용되기에 이르렀다, 현재 미국에서 말하는 의미의 特許請求範圍(claims)가 등장하게 된 것은 미국 특허법이 1870년에 개정되면서부터인데, 이는 이 때부터 미국이 채택한 周邊限定主義와 결합하여 제 기능을 발휘할 수 있었다. 이와 같이 특허청구범위(claims) 제도가 정착되기에 이르렀지만, 권리보호범위의 확정은 여전히 쉽지 않다. 그 어려움에는 발명 내용에 대한 이해의 곤란도 하나의 원인으로 작용하겠지만, 보다 근본적인 원인은 청구범위를 기재하는 수단인 인간의 言語 자체가 특허의 내용과 한계를 완벽하게 표현하지 못하는 모호성을 가지고 있고, 또한 출원자 측이 가지는 표현의 치밀함의 한계와 예견능력의 한계로 인하여, 특허출원자가 출원시에 그 특허권의 내용으로 가능한 실시의 態樣을 모두 미리 적시하는 것이 불가능하기 때문이다. 결국 특정 특허권의 권리범위에 대해서 분쟁이 있는 경우 법원에서 解釋을 하지 않을 수 없고, 이와 같이 해석이 필요한 이상, 그 해석에 있어서는 法的 安定性을 보다 높은 가치로 추구하느냐 아니면 具體的 妥當性을 보다 높은 가지로 추구하느냐 하는 입장의 선택이 불가피하게 된다. 특허법상 특허청구범위의 해석을 둘러싼 이론들 중에서 법적 안정성을 보다 추구하는 입장이, 周邊限定主義(peripheral limitalion), 用語責任論(patentee as lexicographer), 全要素主義(all elements rule) 등이고, 이에 반하여 구체적 타당성을 보다 높이 추구하는 입장이 中心限定主義(central limitation), 均等論(doctrine of equivalents), ‘불완전이용에 의한 특허침해를 인정해야 한다는 주장’ 등이다. 각국의 실무의 대세는, 거래의 안전을 보호하기 위하여 법적 안정성을 더 추구하는 쪽으로 약간 기울어 있다고 할 수 있는데, 이와 균형을 맞추기 위하여 채택되는 수단으로, 즉 구체적 타당성을 추구하는 이론의 代表로 존재히는 것이 바로 균등론이다. 우리나라 법원은 均等論이라는 輸入用語를 모르던 시절부터, 경우에 따라 文言의 엄격한 의미 그대로를 넘어서는 보호를 하여 왔다. 그러다가 미국의 특허법 해석론이 좀 더 상세히 알려지면서, 그러한 보호 입장이 均等論(doctrine of equivalents)이라는 이름으로 논의되고 그 要件의 논의가 좀 더 정치해졌을 뿐이다. 우리나라 실무상으로는 1986년부터 간간이 대법원 판결에서 ‘균등’이라는 용어가 출현하다가 드디어 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서 균등 인정의 요건을 구체적으로 설시하기에 이른다. 이와 같은 균등론의 발전과정을 볼 때, 우리나라 입장에서 미국에서의 균등론의 흐름과 미국 연방대법원의 태도를 파악하는 것은 긴요하다고 할 수 있다. 미국 연방대법원은 1853년의 Winans v. Denmead 판결 이래, Graver Tank v. Linde Air Products Co. 판결, Warner-Jenkinson, v. Hilton Davis Chemical Co. 판결 등에서 약간씩의 방향전환을 하거나 굵은 선을 그이 왔는데, 최근 2002. 5. 28.에 선고된 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., et al. 판결 역시 그러한 리딩 케이스 중의 하나라고 할 수 있다. 이 판결에서 연방대법원은 出願經過禁反言의 원칙, 請求項이 축소된 경우에 이는 특허법상의 요건을 만족시킬 목적으로 행해진 것으로 추정된다는 것 등을 확인한 후에, 이 사건 최대의 쟁점에 관하여 CAFC의 판결을 뒤엎고, “請求項 減縮에 따라 출원경과금반언의 원칙이 적용되는 경우라도, 均等論이 絶對的으로 배제되지는 않는다”라고 판시하였다. 특허청구범위는 정보의 필요충분한 전달을 그 목적으로 하는 제도이다. 즉 특허청구범위에 기재되어 전달되는 정보는, 그 특허가 신규성, 진보성을 인정받을 수 있도록 충분히 구체적이어야 한다. 그러나 어느 정도 구체적이어야 하며, 어떤 사항을 포함해서는 안 되는가 하는 문제에 관해서는 어려움이 없을 수 없고, 위 Festo 판결은, CAFC에 의한 극단적인 법적 안정성 지향을 제한하고 구체적 타당성을 목적으로 하는 균등론이 살아 있을 공간을 주는 쪽으로 돌아간 점에서 그 의미가 있다. After modern patent system was first organized in Venice at the end of 15th century, the English added “specification” concept to the system in 18th century. The claims in patent application can be said to have begun at Dearborn patent in 1799 in the United States. Clarifying its meaning at Steamboat patent case by Fulton, the claims continued to develop in the United States, and finally achieved its full function from 1870 amendment of the Patent Law. While the claims have settled in patent system, it is still difficult to draw a fine line for the extent of a patent protection. The difficulty in understanding the invention may be a reason, but more important reasons would be (1) that the language is not always clear, and (2) that the patentee cannot foresee the potential way of infringements. Therefore, in cases of dispute over the extent of patent right, courts cannot avoid interpretation of the patent, which requires choices between stability and concrete justice in the legal world. Such principles as the peripheral limitation, patentee as lexicographer, all-element rule are expressions for the stability, while central limitation principle, doctrine of equivalents, and the argument that even incomplete use makes infringement of a patent, are expressions for the concrete justice. As for the latter, the representative would be the doctrine of equivalents. The Korean courts sometimes extended patent protections even while they did not utilize the term of doctrine of equivalents . After the doctrine from the U.S. was introduced in 1980s, the term began to appear in the opinions of Korean courts, and eventually the Supreme Court of Korea clarified the requirements for the doctrine in 2000. 7. 28. This history of this doctrine makes it necessary to understand exactly the currents and the position of the U.S. Supreme Court over the doctrine. Here I pay attention to the Festa Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., et al. case, rendered in 2002. 5. 28. In this case, after giving affirmation both to the principle of prosecution history estoppel and the principle that claim amendment is presumed to the action for satisfaction of patent requirements, the U.S. Supreme Court held that even in case of claim amendment, that does not completely bar the doctrine of equivalents, reversing the CAFC opinion. This case has relevance in the point that the extreme inclination to the legal stability which sacrifices the concrete justice should be avoided. Both the U.S. courts and the Korean courts will continue to struggle in balancing between the stability and concrete justice.

한국법원에서의 균등론

최성준 서울대학교 기술과법센터 2005 Law & technology Vol.1 No.2

특허청구범위에 기재된 구성요소 중 하나라도 생략되거나 변형되어 있으면 과제의 해결원리나 기술적 구성이 실질적으로 동일한 가치를 갖는 것임에도 불구하고 문언침해에는 해당하지 않는 부당한 경우가 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위하여 구성요소의 일부가 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 대응되는 구성요소와 문언상 일치하지 아니하지만 서로 등가관계에 있다면 특허발명을 침해하는 것으로 보아야 한다는 균등론이 등장하였다. 대법원은 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서 최초로 명시적으로 균등론을 수용하였다. 대법원 판결들에 의할 경우 균등론의 적용요건은, ① 과제의 해결원리의 동일, ② 치환에 의하더라도 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것, ③ 치환용이성, ④ 대비되는 발명이 자유실시 기술이 아닐 것, ⑤ 출원경과금반언에 해당하지 아니할 것이다. 출원경과금반언이란, 원래 특허발명의 균등영역에 속하는 기술인데 특허권자가 출원절차 등의 과정에서 이를 의식적으로 제외한 경우에는 나중에 균등론에 의하여 위 기술이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장할 수 없다는 이론이다. 이는 선행기술과의 관계에서 특허성을 확보하기 위하여 보정,정정을 하는 경우뿐만 아니라 기재불비 등의 문제를 해결하기 위한 보정·정정이나 출원과정에서 보정은 하지 아니하고 단지 의견서만 제출한 경우에도 적용될 수 있다. Clinging to the Literal infringement doctrine that if any claimed element is omitted or transformed, there is no infringement can arise serious unfairness. To meet this, The Doctrine of Equivalence was evolved to prevent parties from evading liability for patent infringement by making trivial changes to avoid the literal language of the patent claims. Therefore, if the accused product or process contains an element identical or equivalent to each claimed element of the patented claims, it constitutes the infringement. Korean Supreme Court initially and apparently accommodated The Doctrine of Equivalence in 97Hu2200Case sentenced in 7th 28. 2000. The elements of the doctrine consist of ① The identity of working principle, ② whether the accused device substitutes the element that performs the same function, in a substantially similar way to accomplish substantially the same result as each claimed element, ③ whether the substitution itself is obvious to person having ordinary skill in the art, ④ whether the accused product or process belongs to public domain skill, ⑤ whether it conflicts with the prosecution history estoppel. Prosecution history estoppel is a theory that an patentee may not assert the doctrine of equivalence for the elements he has intentionally kept out of the patent claim during the prosecution. The doctrine is applied not only to the process of amendments or reissue conducted to keep patentability itself, but also to the relply brief to cure the flaw of description or enablement requirement.

중국 특허 침해소송에서의 균등론

김도현(Kim Do Hyun) 세창출판사 2016 창작과 권리 Vol.- No.84

In this paper, the way that the doctrine of equivalents is applied to actions against infringement of patent in China, that is, legal bases of the application, the process of development in China and the concrete requirements is checked out. The principle of estoppels and the rule of donation as defensive measures of a defendant are studied. With regard to the legal bases, this paper considers not only several judicial interpretations that Supreme People’s Court of China has published since 2001 but also Guideline made by Beijing Higher People’s court in order to examine more thoroughly. Furthermore, a few particular cases, for instance, the application of the doctrine of equivalents to the means-plus function claim and if there is some different regulation between a higher and a lower courts, are closely analyzed. Regarding the principle of estoppels, the type of correction to which the principle of estoppels is applied, the method and meaning of abandonment and the burden of proof is studied.

特許 侵害訴訟에서의 均等 關係의 範圍

崔昇宰(Choi Sung-Jai) 한국법학원 2002 저스티스 Vol.- No.69

특허명세서의 기재가 가지는 公示機能을 통한 명확성 원칙의 관철은 특허권자가 아닌 제3자에 대하여 매우 중요한 기능을 수행하면서, 법적 안정성을 달성하고 있다. 반면, 균등론을 통한 제3자의 특허권자의 특허권의 무력화의 방지는 특허권자를 보호하기 위한 중요한 장치로 기능하고 있다. 균등론의 존재에도 불구하고 여전히 문언해석을 하는 것은 매우 중요한 특허청구범위의 해석에 있어서의 출발점이다. 그를 통하여 후발주자에게 자신이 독자적으로 사업을 할 수 있는지 아니면 특허권자에게 특허실시권을 받아서 시행을 할 것인지를 결정할 수 있도록 하는 것은 매우 중요하다. 그러므로 균등관계를 지나치게 넓게 인정하여 예측가능성이 없도록 하는 것은 타당하지 아니하다. 그러나 특허법이 판단한 기술의 공개와 그 대가로서의 일정기간 동안은 독점적인 지위의 부여와 그를 통한 발명의 진흥 역시도 결코 포기할 수 없는 것이고, 미국의 CAFC의 Festo 판결에서와 같이 특허를 얻기 위한 청구범위의 감축을 통한 보정이 아니라, 단순한 명확화를 위한 보정에 까지 출원경과 금반언의 원칙을 적용하여 均等論을 주장할 수 없도록 한 경우에 예상되는 부작용도 역시 무시하여서는 안 되는 부분이다. 그러므로, 기본적으로 미 연방대법원의 Flexible rule로의 복귀는 바람직하다고 본다. 우리 법원의 均等論의 운영과 관련하여서도 CAFC의 태도가 아닌 미 연방대법원의 태도가 명확성의 원칙과 균등범위의 보호라는 특허법의 균형추의 양자를 잘 조화시킨 것으로 均等論이 주장될 경우 거의 대부분이 주장될 것으로 보이는 출원포대에 의한 금반언의 항변을 하는 경우 참작할 만한 시사점으로서 충분한 가치가 있다고 본다.

한국 법원에서의 균등론

최성준 서울대학교 기술과법센터 2006 Law & technology Vol.2 No.5

특허권 침해의 원칙적인 형태는 구성요소 완비의 원칙에 따른 문언침해이다. 그러나 특허청구범위 작성상의 여러 한계로 인하여 문언침해만을 고수하면 특허발명을 모방하면서도 그 구성요소들 중 일부를 삭제하거나 다른 수단으로 변경하여 특허침해를 회피하고자 하는 행위를 방지할 수 없어서 특허권자의 보호에 불충분 하게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소와 문언상 일치하지 아니하지만 서로 등가관계에 있다면 특허권 침해로 보는 균등론이 등장하였다. 우리나라 대법원도 이를 인정하고 있고, 그 요건으로 ① 양 발명에 있어서의 과제의 해결원리가 동일하고, ② 치환에 의하더라도 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 치환하는 것을 당업자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하고, ④ 자유실시기술이 아니어야 하며, ⑤ 치환된 구성요소가 특허발명의 출원절차를 통하여 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이 아니어야 한다는 것을 들고있다. ①의 요건이 과연 필요한지는 의문이다. ③의 요건과 관련하여서는 이러한 치환자명성이 진보성의 근거로서의 추고용이성(비자명성)과 어떤 차이가 있는지가 문제된다. ^5의 출원경과금반언에 대하여는 선행기술과의 관계에서 특허성을 확보하기 위한 보정이나 정정의 경우에만 적용되는지 명세서 기재불비 등의 문제를 해결하기 위한 보정에도 적용될 수 있는지, 나아가 의견서만 제출한 경우에도 적용될 수 있는지가 문제된다. 마지막으로 특허발명의 구성요소중 비교적 중요성이 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 작용효과보다 열악하거나 동일한 효과를 가져오는 이른바 생략발명과 균등침해에 관하여도 살펴보았다. Literary infringement under All elementary rule is the most fundamental type of patent infringement. However, insisting the literary infringement rule may allow detour infringements that are conducted by abbreviating or interchanging some elements as legitimate, which may result insufficient protection of patent. To resolve this problem, The doctrine of equivalence that regards the behaviors substantially equal to literal infringement also a type of infringement has emerged. The Supreme court of Korea admits the doctrine of equivalence and requires that ① the principles of solving the problem in both invention are identical, ② the substitution of element may bring the substantially same result to achieve the same technical goal, ③ the substitution should not be obvious to person having ordinary skill in the art, ④ the substituted invent should not be the art in public domain as a whole, ⑤ the substituted element is not intentionally exempted by the applicant during the prosecution procedure. It is dubious requisite ① is essential. In ③, the difference and relation between 'Nonobviousness' requirement as a patentability matters. Regarding ^5, whether the rule is applicable only for the revision of the specification to overcome the prior art or the rule is also applicable for the revision to meet the standard of the description. Furthermore, what if the applicant only submitted responding documents also matters. Lastly, the article surveyed if the abbreviated invention that omits unsubstantial elements to bring inferior or equal results also consists equitable infringement.

일본 최고재판소의 균등침해요건 중 “비본질적 부분 요건”의 의미

구대환 한국지식재산연구원 2016 지식재산연구 Vol.11 No.4

The first test of the doctrine of equivalents in Japan (i.e. the test of “pertinence to non-essential part”) requires the patentee to prove that the allegedly infringing invention does not replace an “essential part” of the patent. In order to adopt the doctrine of equivalents the allegedly infringing invention has to replace only non-essential parts of the patented invention. Japan’s courts interpreted “essential part” to mean the “characterizing part” of an invention, constituting the “problem-solving principle” of the patented invention. The term “essential part” can be seen as the patented invention’s specific part and technical idea. However, Japan's lower courts typically considered an “essential part” of an invention as essential elements constituting the patented invention and did not apply the doctrine of equivalents when an essential element was changed. Recently, the IP High Court did not consider the replacement of a constituent element of the patented invention as the alteration of an “essential part” of the patented invention since this replacement did not change the technical idea of the patented invention. This interpretation practically equates the test of “pertinence to non-essential part” in Japan with the test of “identity of problem-solving principle” in Korea. 일본 균등론의 첫 번째 요건(즉, “비본질적 부분의 요건”)은 확인대상발명이특허발명의 “본질적 부분”을 치환하지 않았을 것을 요구한다. 균등론을 적용하기 위해서는 확인대상발명은 특허발명의 “비본질적 부분”만을 치환해야한다는 것이다. 일본 재판소는 “본질적 부분”을 특허발명의 “문제해결의 원리”(즉, “기술적사상”)를 구성하는 발명의 특징적 부분을 의미한다고 해석하였다. “본질적부분”을 특허발명의 “특정 부분”과 “기술적 사상”으로 정의한 것이다. 그러나사실상 일본 하급법원들은 “본질적 부분”을 특허발명을 구성하는 필수 구성요소로 간주하고 구성요소가 치환되면 균등론을 적용하지 않았다. 그런데 최근 지적재산고등재판소는 특허발명의 구성요소에 변경이 있었음에도 불구하고, 이러한 변경이 특허발명의 핵심적 “기술적 사상”을 변경시키지 않았다는 이유로, 이를 특허발명의 “본질적 부분”에 대한 변경으로 보지 않고 균등론을 적용하였다. 일본 지적재산고등재판소가 “비본질적 부분의 요건”에 대하여 이처럼 해석한 것은 일본의 “비본질적 부분의 요건”을 우리 대법원의 “문제해결원리의 동일성 요건”과 실질적으로 동일시한 것이라고 할 수 있다.

기술혁신의 관점에서 본 균등요건의 치환자명성과 특허요건의 진보성의 관계

구대환 한국법제연구원 2011 법제연구 Vol.- No.41

In 97hu2200, the Supreme Court of Korea suggested five requirements to apply the doctrine of equivalents, i.e. identity of problem-solving principles, interchangeability, ease of interchangeability, exception of known arts and file-wrapper estoppel. There have been arguments on whether the standard of ease of interchangeability could be regarded as the same as the obviousness standard in deciding patentability. The side who thinks that they are different (hereinafter, the side of difference) considers that the standard of ease of interchangeability is narrower than the obviousness standard. This side criticizes the side who thinks that they are the same each other (hereinafter, the side of the same) on the reason that doctrine of equivalents can be overly expanded. On the other hand, 'the side of the same' argues that every accused invention having no inventive step from the perspective of the patented invention should be considered to infringe. 'The side of the same' points that if the standard of ease of interchangeability is considered as narrower than the obviousness standard, 'grey area' should exist where the patent law cannot work. The difference between the two side may cause contradictory results in the decision of infringement under the doctrine of equivalents. Because 'the side of difference' construes claims narrowly than 'the side of the same,' an accused invention in the grey area is not regarded to infringe. 'The side of the same,' however, considers the accused invention to fall into the scope of the patent under the doctrine of equivalents. This paper concludes that the standard of ease of interchangeability should be regarded as the same as the obviousness standard from the perspective of economics of innovation. 대법원은 97후2200에서 균등관계가 성립하기 위한 5가지 요건을 제시하였다. 이 중에서 세 번째 요건인 ‘치환자명성’이 특허요건 중 하나인 진보성을 판단할 때의 자명성과 같은 수준의 것으로 해석할 수 있는 것인지의 여부에 대하여 논쟁이 있다. 이들을 다르게 해석해야 한다는 입장에서는, 치환자명성 요건이 자명성 요건에 비하여 협소하다고 설명한다. 그리고 이들을 동일하게 볼 경우 특허발명에 대하여 진보성이 인정되지 않는 한 모두 균등영역에 포함되는 것으로 보게 되어 균등침해의 영역을 과도하게 확장하게 되는 문제가 있다고 한다. 반면에 이들을 같은 정도의 것으로 해석해야 한다는 입장에서는, 특허발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술 즉, 특허발명에 대하여 진보성이 없는 영역에 속하는 확인대상발명은 모두 균등침해에 해당하는 것으로 보아야 한다고 주장한다. 또한 균등론상 치환자명성과 진보성의 자명성을 서로 다르게 해석할 경우 특허법이 작용할 수 없는 소위 ‘회색영역’이 존재하게 되는 문제가 있다는 점을 지적한다. 이러한 견해의 차이는 권리범위확인 또는 균등론에 의한 침해 여부를 판단함에 있어서 상반되는 결과를 가져올 수 있다. 즉, 치환자명성 요건을 자명성 요건보다 좁게 보는 경우는 이들을 동일하게 보는 경우에 비하여 특허권의 권리범위를 좁게 해석하기 때문에 회색영역에 속하는 확인대상발명에 대하여 침해를 부인하게 된다. 그러나 반대로 이들을 동일하게 보는 경우 회색영역은 사라지고 확인대상발명은 균등론에 의하여 침해의 영역에 속하게 된다. 이 논문은 이러한 문제를 해결해 보고자 하는 시도에서 출발한 것이다. 이를 위하여 특허요건의 진보성 판단과 균등론의 치환자명성 판단을 각각 검토하고, 이들을 동일하게 보는 경우와 다르게 보는 경우를 기술혁신의 경제학적 관점에서 서로 대비한 결과 동일하게 보는 것이 합리적이라는 결론을 얻을 수 있었다. 주제어:진보성, 요소대비방식, 균등론, 대법원, 치환가능성, 치환용이성

권리범위확인심판에 있어 물건의 발명과 방법의 발명의 비교방법 및 간접침해에 있어 균등론의 적용여부

우라옥(Ra Ok Woo) 한국정보법학회 2006 정보법학 Vol.10 No.2

특허발명이 방법의 발명이고 확인대상발명이 물건의 발명으로 특정하여 권리범위확인심판을 구하여 온 경우, 이를 어떻게 취급할 것인가의 문제에 관하여 실무상 혼란이 있어 왔다. 대법원은 2004. 10. 14. 선고 2003후2614 판결에서 확인대상발명이 비록 물건의 발명으로 특정되어 있더라도 명세서 등에 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우에는 이를 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다는 취지로 판시하여 실무상 혼란을 정리하는 지침을 마련한 것으로 볼 수 있다. 대상판결은 이에 더 나아가 확인대상발명이 간접침해에 해당하는 경우에도 특허발명의 “방법”과 대비하여 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 확인을 구할 수 있다고 판시하였다. 다만, 간접침해 여부를 판단함에 있어 균등론이 적용되는지 여부에 관하여는 정확한 판시가 없었다. 그러나 실무에 있어서는 특허발명의 문언적 침해가 문제되는 경우보다 균등론의 적용 여부가 다투어지는 경우가 많은바, 균등론이 특허 권자의 권리범위를 넓힌다는 시각에서 그 적용을 반대하는 견해도 있으나, 특허발명을 직접 침해하지 않으면서 그 방법의 실시에 사용하는 물건을 생산하는 방법 등으로 특허권의 침해를 피해가는 사항을 막기 위해서는 그 적용을 긍정적으로 검토하여야 할 것이다. There is continued debate on how to handle cases where an invention(“said invention”) against which a declaratory judgment is sought is specified as a product claim, but the pa- tented product that said invention is alleged to infringe is specified as a process claim. Recently, however, the Supreme Court put an end to this unsettled practice by holding in its decision of 2003hu2614 that even if a said invention is specified as a product claim, the court should hear the case if there is a substantive process claim within the written des- cription of the said invention. In its decision of 2003hu1109, the Supreme Court addressed the extended debate regarding indirect infringement, stating that specification of the said invention as a product claim is permitted where the patented claim consists of a process claim. However, there is no express mention of whether the doctrine of equivalents was applied in the case. Given that the potential for non-literal infringement is quite high and outright duplication is very rare in direct infringement cases, it is desirable to apply the doctrine of equivalents in indirect infringement cases to prevent activities involving less than a making of the entire invention, such as assisting in the making of the invention or supplying certain required components. However, care should also be taken not to overpro- tect the patentee beyond the scope of what is deserved.

특허청구항 전제부의 해석

조현래(Cho, Hyun Lae) 부산대학교 법학연구소 2014 법학연구 Vol.55 No.3

청구항 전제부는 통상적으로 발명의 기술분야를 나타내거나 발명을 요약하거나 종래 기술과의 관계 또는 의도하고자 하는 용도나 목적을 나타내는 부분인데, 지금까지 청구항 전제부의 해석에 대해서는 깊이 있는 연구와 논의도 부족하였다. 그래서 본고에서는 청구항 전제부의 해석과 관련하여 청구항 전제부에 기재되는 사항, 청구항 전제부의 청구항 한정 여부, 청구항 전제부에 균등론의 적용여부에 대하여 논하여 보고, 대상판결인 특허법원 2007. 4. 26. 선고 2006허9142 판결을 통하여 전제부의 해석법리를 확인해 보았다. 먼저, 청구항 전제부에 기재되는 사항에 대해서는 청구항 전제부는 작성자의 의도에 따라ⅰ) 발명의 기술분야를 나타내는 경우, ⅱ) 발명이 적용되는 대상을 나타내는 경우, ⅲ) 물건 중 일부에 대한 발명에 있어서 전체물건을 나타내는 경우, ⅳ) 발명의 요약이나 주요 구성요소를 나타내는 경우, ⅴ) 공지의 기술임을 나타내는 경우 등이 되도록 다양하게 기재할 수 있고, 그 결과 청구항 전제부에는 발명의 일반적 성질뿐만 아니라, 본체부에 기재되어야 할 발명의 구성요소가 전제부에 기재될 수 있음을 알 수 있었다. 다음으로, 청구항 전제부의 청구항 한정 여부에 대한 법리를 전제부 해석의 기본원칙과 전제부에 기재된 사항의 유형별 고찰로 나누어 제시해 보았는데, 전제부 해석의 기본원칙은 전제부의 해석 문제는 획일적으로 판단하는 것이 아니라 개별 사안별로 사실관계에 입각하여 판단해야 하고, 전제부 자체만 가지고 해석하지 않고 청구항 전체, 발명의 상세한 설명 및 출원경과 등에 비추어 해석하여야 하며, 전제부가 청구항 발명의 구조를 한정하는 경우에는 청구항 한정사항으로 다루어져야만 하고, 청구항 본체부에서 구조적으로 완전한 발명이 기재되어 있고 전제부가 삭제되더라도 청구항 발명에 영향을 미치지 않는다면 전제부는 청구항을 한정하지 않는다는 것이다. 그리고 전제부에 기재된 사항의 유형별로 나누어 설명하면 전제부에 발명의 필수구성요소가 기재된 경우에는 전제부가 청구항을 한정하고, 전제부에 발명의 환경요소가 기재된 경우는 전제부가 청구항을 한정하지 않으며, 전제부에 발명의 용도나 목적, 이점 등 청구항 발명의 일반적인 성질이 기재된 경우에는, 전제부가 청구항 발명의 구조를 한정하는 경우에는 청구항 한정사항으로 다루어져야만 하고, 청구항 본체부에서 구조적으로 완전한 발명이 기재되어 있고 전제부가 삭제되더라도 청구항 발명에 영향을 미치지 않는다면 전제부는 청구항을 한정하지 않는다는 것이다. 다음으로, 전제부에 대한 균등론의 적용 여부에 대해 전제부가 청구항을 한정하는 경우에는 균등론을 적용할 수 있으나, 전제부가 청구항을 한정하지 않는 경우에는 균등론을 적용할 수 없다고 하였다. 한편, 대상판결에 대해서는 결론은 타당하나 이러한 결론을 뒷받침하는 이유가 타당하지 않고, 전제부를 해석함에 있어서 청구항 전체, 발명의 상세한 설명, 출원경과 등 전체 기록의 검토를 통해 전제부의 실질적인 의미를 탐구하려는 노력이 부족하였다고 지적하였다. 결론적으로 청구항 전제부의 해석은 전제부의 내용만을 가지고 일의적으로 할 수 있는 것이 아니라 본고에서 살펴본 청구항 전제부의 해석법리에 따라 제반사항을 고려하여 합리적으로 수행해야 할 것이다. There is no legal restriction on a claim preamble. So the claim preamble may contain not only purpose or use of a claimed invention but also essential elements of a claimed invention. The general rules for the interpretation of a claim preamble can be summarized three rules based on U.S. Court Cases. The first, the determination of whether a preamble limits a claim is made on a case-by-case basis. The second, the interpretation of a claim preamble is carried out in light of the whole claim, specification and prosecution history. The third, any terminology in the preamble that limits the structure of the claimed invention must be treated as a claim limitation. However, where a patentee defines a structurally complete invention in the claim body and uses the preamble only to state a purpose or intended use for the invention, the preamble is not a claim limitation. Under above general rules, in the paper, I insisted that an essential element of a claimed invention written in the preamble limits a claim but an environmental element written in the preamble does not limit a claim. And a purpose or intended use for the invention written in the preamble generally does not limit a claim but it limits a claim if it limits the structure of the claimed invention. Regarding the application of the doctrine of equivalents to the preamble, I insisted that the doctrine of equivalents should be used for the interpretation of a claim preamble when the preamble limits the structure of the claimed invention because the preamble that constitutes a structural limitation is actually part of the claimed invention.