특허침해소송이 제기된 이후 소극적 권리범위확인심판 청구를 제한할 필요성에 관한 소고

박현경 전남대학교 법학연구소 2024 법학논총 Vol.44 No.2

권리범위확인심판제도의 취지나 실제 활용도에 비추어 이를 인정할 현실적 필요가 있기는 하지만, 침해소송이 먼저 제기되어 본안판결만을 남겨두거나, 확정판결을 받은 경우까지 권리범위확인심판의 확인의 이익을 인정할 필요가 있는지는 의문이다. 이 경우에는 오히려 당사자가 분쟁을 지연시킬 목적으로 권리범위확인심판청구를 악용할 여지도 있기 때문이다. 우리 실무와 대법원은 특허가 소멸하였거나, 당사자가 실시하고 있지 않은 것을 대상으로 하여 권리범위확인심판을 구하는 경우 등 예외적인 경우를 제외하고는 권리범위확인심판의 확인의 이익 및 그 심결취소소송의 소의 이익을 인정하고 있다. 그러나 특허법상 권리범위확인심판제도의 법적 성질이나 효력, 관련 침해소송과의 관계 등을 고려할 때, 사안에 따라서는 이를 제한적으로 허용하는 것이 오히려 특허법 목적의 실현과 소송경제라는 측면에서 효율적이라는 것을 간과해서는 안된다. 무익한 권리범위확인심판의 청구는 당사자들에게 시간이나 비용의 측면에서 과도한 부담을 주거나, 국가소송제도의 불필요한 낭비를 초래할 수 있다. 권리범위확인심판도 제도 자체의 필요성이나 독립성에 기반하여 확인의 이익을 일반적으로 인정하는 것보다는, 구체적인 분쟁의 해결을 위하여 유효적절한 수단인지 여부의 관점에서 확인의 이익 유무를 실질적이고 개별적으로 판단하는 것이 필요하다. 권리범위확인심판제도의 취지와 기능을 인정하되, 확인의 이익의 유무를 통하여 실효성 없는 권리범위확인심판 청구를 제한할 필요가 있다. 대상판결처럼 관련 침해소송이 이미 제기되어 변론기일까지 종료한 마당에 소극적 권리범위확인심판을 청구함으로써 당사자에게 이중의 소송부담과 분쟁의 지연을 야기하며, 법원이 실효성 없는 분쟁에 시간과 인력을 낭비하는 경우까지 확인의 이익을 인정해야 할 필요는 없다고 본다. 게다가 권리범위확인심판과 관련 침해소송이 병행하는 경우, 각 절차는 상호 독립하고 기속력이 없어 상충하는 결론에 이를 수 있고, 이는 특허제도와 사법제도에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 결과를 초래할 수 있다. 또한 2016년 민사소송법 개정으로 심결취소소송과 침해소송의 항소심이 특허법원의 관할로 되어 양 절차가 병행심리되는 등, 결론에 있어서 모순이나 저촉의 위험이 낮아진 상황에서 대상판결과 같은 경우까지 권리범위확인심판의 확인의 이익을 인정하는 것은 바람직하지 않으므로 제한적 해석이 이루어져야 할 것이다. Given the intent and practical utility of the patent right scope confirmation system, the necessity to maintain this system should be acknowledged. However, it is questionable whether the interests of confirming the scope in cases where infringement lawsuits have already been filed, leaving only the main judgment, or even after a final judgment has been rendered, should be acknowledged. In such cases, there may be opportunities for parties to exploit the patent scope confirmation trial to delay disputes. In practice and the Supreme Court, except for exceptional cases such as seeking confirmation of the scope concerning patents that have expired or are not being implemented by the parties, the interests of confirming the scope of patent in trials and lawsuit are recognized. However, considering the legal nature, effectiveness, and relationship with related infringement lawsuits under patent law, it should not be overlooked that in some cases, it may be more efficient to restrict this process. Excessive requests for patent scope confirmation trials can burden parties with excessive time or costs and result in unnecessary waste in the national litigation system. Rather than generally recognizing the interests of confirmation based on the necessity or independence of the system, it is necessary to assess the interests of confirmation from the perspective of whether it is an effective and appropriate means for resolving specific disputes. While acknowledging the intent and function of the patent scope confirmation system, it is necessary to limit requests for confirmation of the scope by assessing ‘the presence or absence of interests of confirmation’. For instance, when a related infringement lawsuit has already been filed and has progressed to the point of hearings, there is no need to recognize the interests of negative patent scope confirmation, which would impose dual litigation burdens and delay on the parties and waste the court's time and resources on ineffective disputes. Furthermore, when patent scope confirmation and related infringement lawsuits run concurrently, each procedure is independent and not binding, which can lead to conflicting conclusions and undermine confidence in the patent system and the judicial system. Moreover, with the 2016 amendment to the Civil Procedure Act, where appeals of nullification lawsuits and infringement lawsuits are under the jurisdiction of the Patent Court, and both procedures are simultaneously litigated, the situation has become less prone to inconsistency or undermining. Therefore, recognizing ‘the interests of patent scope confirmation’, even in cases like the one mentioned, should be limited, and a restrictive interpretation should be applied.

권리범위확인심판에서 진보성 심리･판단 여부 : 대법원 2014.3.20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결을 중심으로

김원준(Kim, Won Joon) 전남대학교 법학연구소 2015 법학논총 Vol.35 No.3

종래 권리범위확인심판에서 특허발명 또는 등록고안의 진보성 여부를 심리･판단할수 있는지 여부에 관하여 신규성이 없는 경우에만 권리범위에서 제외시켜야 한다는부정설을 취한 대법원판결들과 진보성이 없는 경우에까지 권리범위에서 제외시켜야한다는 긍정설을 취한 대법원판결들이 오랜 기간 동안 병존하여 왔다. 2012후4162 전원합의체 판결(대상판결)은 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성 여부는 판단할수 있고, 진보성 여부는 판단할 수 없다는 점을 명확하게 정리하였다. 대상판결은 권리범위확인심판 제도의 목적 및 본질 등에 비추어, 진보성 여부를 심리･판단할 수 없다는 태도를 명확히 하면서 종래 긍정설을 취한 대법원판결들을 변경한 점에서 큰 의의가 있다. 대상판결은 권리범위확인에서 신규성 판단은 인정하면서도 진보성 판단을 부인한다고 판시하였다. 신규성 판단은 해당 업계에 종사하는 통상의 지식을 가진 자의 기술적 지식을 요구하지 아니하는 반면, 진보성 판단은 당업자의 입장에서 용이하게 창작할 수 있는 것인지의 여부를 판단하는 것이기 때문에 당업자 수준의 기술적 지식이필요하다는 논거는 타당하다. 권리범위확인심판에서 권리범위를 부정할 수 있다고 보는 대상은 특허발명이나 실제로 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성을 부정할수 있는 경우는 매우 드물고, 오히려 특허발명과 대비되는 발명인 확인대상발명이 신규성 또는 진보성이 없다고 주장하는 경우가 훨씬 더 많다. 따라서 대상판결은 오랫동안 논쟁이 되어 온 권리범위확인심판의 문제점 중 특허발명 부분만을 정리한 것에 불과하다. 대상판결의 문제점은 권리범위확인심판에서 특허발명은 신규성만 판단할 수 있다고하면서, 확인대상발명에 대한 진보성 판단의 가부에 대해서 아무런 언급을 하지 않는점이다. 대법원 판례에 근거하여 특허권에 대한 자유실시기술의 항변을 확인대상발명의 진보성까지 판단한다면, 특허권자의 보호가 약화될 수 있는 문제점이 상존한다. 대상판결 이후 법원이 등록권리는 신규성 판단만 하고, 확인대상발명에 대하여는 신규성또는 진보성 판단을 할 수 있게 방치하는 것은 모순이라고 본다. 진보성 판단이 판단자의 주관이 개입하기 쉬운 특허요건이란 점을 감안할 때, 자유실시기술의 심리범위를 신규성 판단만으로 제한하는 대법원의 전원합의체 판결이 내려지기를 기대한다. In terms of the deliberation and judgment of the inventive step of patented inventions and registered designs in a trial to confirm the scope of a patent, two types of resolutions made by the Supreme Court have been coexisting, a negative one that suggests exclusion from the scope of a patent if there is a lack of novelty, and a positive one that suggests exclusion if there is no inventive step. The en banc decision (Case No. 2012Hu4162) clearly concluded that a trial to confirm the scope of a patent right is permitted to decide if a patented invention contains a novelty or not, whereas the trial is not permitted to decide if it has an inventive step or not. In light of the purpose and essence of the trial system to confirm the scope of a patent right, this decision has a great implication for reversing the Supreme Court resolutions in the positive opinion by clarifying the position that an inventive step cannot be deliberated upon and judged. The Court ruled that in the confirmation of the scope of a patent, the judgment of a novelty is admitted, while the judgment of an inventive step is denied. The judgment of an inventive step does not require the technical skill of a person of ordinary skill in the pertinent art. However, it is reasonable to say that such technical skill is needed, since the judgment of an inventive skill is to determine whether he or she can readily invent a relevant patent. Although in such a trial to confirm the scope of a patent right, a subject of the denial of the scope of a patent is a patented invention, a case in which the novelty of a patented invention can be denied in such a trial is very rare. Rather, it is much more frequently argued that a confirmation subject invention, as opposed to a patented invention, has no novelty or inventive step. Therefore, the decision is a mere arrangement only of patented invention-related issues, among many controversial problems regarding a trial to confirm the scope of a patent right. The drawback of this decision is that it had concluded that a trial to confirm the scope of a patented invention could judge only novelty, but had not commented about whether the inventive step of the confirmation subject invention could be judged at all. If a plea of public domain skill regarding a patent is determined in terms of the inventive step of a confirmation subject invention, based on the Supreme Court’s precedents, a problem appears in that the protection of patentees can be weakened. After this decision, if the Court neglects that the registered rights are to be judged in terms only of novelty, and that confirmation subject inventions are to be judged in terms of either novelty or an inventive step, the actual effects of this decision may be small. Considering that the judgment of an inventive step is prone to be subjective, we expect the Supreme Court to render an en banc ruling to limit the scope of hearing in public domain skill to the judgment of a novelty, clarifying the Court’s position.

권리범위확인심판을 중심으로 본 특허 침해쟁송제도와 그 개선방안에 대한 고찰

이숙연 ( Sook Yeon Lee ) 법조협회 2010 法曹 Vol.59 No.4

지적재산권쟁송, 그 중에서도 특허권과 같이 심사와 등록을 거쳐 발생하는 권리에 관한 특허쟁송은 크게 특허권과 제3자의 실시형태 사이의 저촉 여부에 관한 침해쟁송과, 권리 자체의 성립 및 효력에 관한 분쟁인 무효쟁송으로 대별된다. 우리나라는 무효쟁송은 특허심판원의 심결과 특허법원, 대법원의 심결취소소송에 의하여 판단하도록 하고, 침해금지, 손해배상, 신용회복조치 등의 청구소송 등 침해소송은 일반 법원이 판단하도록 하여 이원화하면서도, 침해쟁송 중 하나인 권리범위확인심판은 특허심판원의 심결과 특허법원, 대법원의 심결취소소송제도를 두고 있다. 권리범위확인심판은 종래 침해소송 법원이 지적재산권 분야에 관한 전문성을 갖추지 못하였을 시기에 마련된 제도로서 오랜 기간 동안 침해쟁송에서 상당한 역할을 담당하여 왔다. 그러나 특허권의 해석이나 침해 여부 판단은 본래 사법권에 속하는 것이어서, 현재의 침해쟁송의 구조는 헌법상 권한분배의 원칙에 반하며, 절차의 중복문제와 그로 인한 모순된 판단의 우려가 있다. 또한 침해소송 법원의 전문성 강화로 권리범위확인심판 폐지의 주장도 등장하고 있다. 권리범위확인심판제도는 본래 일본의 구 특허법에서 유래하였으나, 일본은 1959년의 법개정으로 위 심판제도를 폐지하고 특허청이 행하는 공적 감정의 성격을 가지며 불복이 불가능한 판정제도를 운영하고 있다. 현재 특허청 또는 그 소속기관에 의한 권리범위확인심판제도를 두고 있는 나라는 오스트리아에 불과한데, 오스트리아의 경우도 침해소송이 계속 중인 때에는 심판청구를 각하하도록 규정하여 중복 소송을 방지하고 있으며, 상표에 관하여는 위 심판제도를 두고 있지 아니하다. 권리범위확인심판은 등록된 권리와 확인대상 실시형태 사이에 당해 등록된 권리의 효력이 미치는 범위에 관하여 현실적인 다툼이 계속되고, 동일한 심판 대상에 대하여 가장 유효·적절한 분쟁해결수단인 침해금지청구나 손해배상청구와 같은 민사 본안소송의 판결이 내려지기 전에 그 권리범위의 속부를 확정할 실익이 있는 경우에 한하여 확인의 이익이 있다 할 것이다. 종래 권리범위확인심판이 맡아 왔던 역할을 침해소송이 온전히 대체하기 위하여는, 단기적으로는 침해소송 법원 재판부의 노력과 전문심리위원제도의 활용, 특허청으로부터 인력지원을 통하여 침해소송 법원의 전문성을 더욱 강화하여 침해소송 법원이 권리범위확인심판의 결과에 의존하지 아니하고 전문적인 판단능력을 갖추는 것이 필요하다. 또한 침해소송이 먼저 제기된 경우 권리범위확인심판청구를 각하하도록 법률로 규정하고 고도의 기술적 판단을 요하지 않는 상표나 디자인부터 권리범위확인심판부터 단계적으로 폐지하고, 지적재산권 소송의 관할 집중을 추진해 나가야 할 것이다. 이와 함께 변리사의 침해소송에서의 소송대리권, 가처분제도의 개선 등도 풀어야할 숙제이다. 우리나라는 특허법원의 설립으로 아시아 지역에서 특허쟁송제도의 모범사례를 이루었으나, 이후 관할의 집중이 지연되는 동안 무효쟁송과 침해쟁송의 관할을 통합한 일본 지적재산고등재판소의 설립으로 선도적 지위를 잃은 것은 아닌가 깊이 우려된다. 권리범위확인심판제도의 존폐 문제를 포함하여 특허쟁송제도 전반에 대한 보다 장기적인 대안의 모색이 필요하다고 할 것이다.

권리범위확인심판 제도의 문제점 및 개정방안

박영규,이상정 한국지식재산학회 2017 産業財産權 Vol.- No.54

The system of Trials to Confirm Scope of Rights, on Patent Act, is to verify the extent of a right of registered patents rights through the judgement of technically specialized KIPO. Although it is hard to search analogous legislation cases, that is used as an extensively valid means of dispute resolution up to date. Though current trial system has immanent problems such as hard to search analogous legislation cases, approval status of effect of sentence on decision, burdens of hearing and costs of dualistic progression of procedure with infringement lawsuit, and resolution of drawing a conflicting conclusion from trial and litigation procedures. Owing to the above, there has been debates on the question of maintenance or abolition of a current system of Trials to Confirm Scope of Rights. This article speculates that the features and limitations of passive declaration. Application for passive declaration to confirm the Scope of Patent shall be rejected if infringement action concerning the same object or process, filed prior to the filing of the application for a declaration. It will be correspondence with the purpose of declaration to confirm the Scope of Patent that interest of verification of application for passive declaration which was later than infringement action should be denied. 권리범위확인심판 제도는 침해소송 전에, 산업계와 사업하는 자들이 생산, 판매 혹은 사용하고자 하는 제품 또는 사용하거나 사용하고자 하는 방법이 타인의 특허권과 충돌하지 않는다는 점을 확인할 수 있는 기회를 제공하고자 하는 의도로 도입되었다. 하지만, 이러한 권리범위확인심판 제도와 관련하여, 현재 우리나라에서는 “침해소송 계속 중에 이와 중복하여 동일한 내용을 판단 대상으로 하는 권리범위확인심판 청구를 제기하는 경우 이를 제한 없이 허용할 것인지의 여부”, 즉 권리범위확인심판 청구의 이익(혹은 확인의 이익)을 침해소송 제기 후에 청구된 권리범위확인심판의 경우에도 인정할 것인지의 여부에 대해 명확한 해결책이 제시되지 못하고 있다. 먼저, 침해소송 제기 후 권리범위확인심판 청구의 확인의 이익을 인정해야 하는지의 여부와 관련하여, 침해소송이 계속 중임에도 소극적 권리범위확인심판을 제기하는 것은 침해소송에서 청구기각을 구하는 것 이상의 의미는 없으므로, 침해소송이 계속 중임에도 다시 제기된 소극적 권리범위확인심판은 심판의 이익(확인의 이익)이 없다고 보는 것이 타당하다고 여겨진다. 다만, 위와 같이 확인의 이익을 부정하는 경우 침해소송의 제기 후 언제부터 청구되는 소극적 권리범위확인심판에 대하여 확인의 이익을 부정해야 할 것인지의 여부가 문제될 수 있다. 이에 대하여는 ① 소 제기 직후부터 제한하는 방안, ② 소장이 송달되어 소송 계속이 생긴 때로부터 제한하는 방안, ③ 취하가 제한되는 시기인 ‘피고가 본안에 관하여 준비서면을 제출하거나 변론준비 기일에서 진술하거나 변론을 한 이후’로부터 제한하는 방안, ④ 1심 변론 종결 이후부터 제한하는 방안, ⑤ 1심 판결 선고 이후부터 제한하는 방안 등이 있을 수 있다. 이중에서, 소 제기 직후부터 제한하는 방안이 명확성, 예측가능성의 측면에서 바람직할 수도 있으나, 침해소송의 피고인 실시자가 적어도 소송이 제기된 사실을 알 수 있어야 확인의 이익을 제한하는 것에 대한 최소한의 정당성이 확보될 것이므로, 적어도 피고인 실시자에게 소장이 송달되어 소송 계속이 생긴 이후부터 제한하는 것이 타당한 것으로 여겨진다. 아울러, 현행 특허법 제135조에 규정된 권리범위확인심판 제도의 개선 방안과 관련하여, 권리범위확인심판 청구는 당해 청구자가 당해 물건이나 방법을 이용하여 사업을 실시한 후에는 제기할 수 없도록 하는 방안을 제시하였다. 이러한 방안은 일단 특허권 침해의 의심이 있는 특정 실시행위가 있는 후에는 판정을 제기할 수 없는 것으로 하는 것이 타당하다는 점을 고려한 규정이다. 일단 실시 후의 침해 여부의 판단은 사법부의 권한이며, 행정청이 관여할 수는 없다고 할 것이고, 아울러 사인(私人)이 실시행위 후에 국가기관에 단순히 침해 여부의 감정을 요청하는 것도 타당하지 못하다는 점을 고려한 규정이다.

실시자가 특허침해의 소로 제소된 이후에 특허권자를 상대로 동일한 실시품을 확인대상발명으로 하여 청구한 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익

손천우 서울대학교 기술과법센터 2016 Law & technology Vol.12 No.2

권리범위확인심판은 일사부재리의 효력 외에 별다른 효력을 인정하기 어렵고, 일사부재리의 효 력이 인정되더라도 동일사실 및 동일증거에 의하 여 다시 ‘심판’을 청구할 수 없을 뿐이며, 당사자 나 제3자가 침해금지 및 손해배상청구의 소를 제 기하는 데에는 아무런 장애가 없다. 권리범위확인 심판의 이러한 한계 때문에 심리범위에 제한이 존 재한다. 게다가 권리범위확인심판이 적법하기 위 해서는 확인의 이익이 필요하다. 현실에서는 침해 소송이 진행되고 있음에도 권리범위확인심판이 나중에 제기되는 경우가 종종 있다. 권리범위확인 심판은 처분을 전제로 하지 않는다는 점에서 진정 한 의미의 행정심판과는 성질이 다르고, 일사부재 리의 효력밖에 인정되지 않으며, 침해소송에 어떠 한 기속력도 인정될 수 없다는 점에서 권리자와 실시자 사이의 침해문제를 종국적으로 해결하기 는 곤란하다. 따라서 침해소송이 먼저 제기되어 충분한 심리가 진행되고 있거나, 진행된 이후에 청구된 권리범위확인심판은 그 제도의 본래의 목 적범위를 벗어난 것으로서 확인의 이익을 부정해 야 할 것이다. Passive declaration to confirm the Scope of Patent has little effect on patentee and any others. Confirmed passive declaration can’t be a obstacle to infringement action. For these reasons, Application for declaration to confirm the Scope of Patent has some limitations. Also, passive declaration to confirm the Scope of Patent requires interest of verification. Declaration to confirm the Scope of Patent has nothing to do with administrative measure. It assort Declaration to confirm the Scope of Patent to other administrative trial. This article speculates that the features and limitations of passive declaration. Application for passive declaration to confirm the Scope of Patent shall be rejected if infringement action concerning the same object or process, filed prior to the filing of the application for a declaration. It will be correspondence with the purpose of declaration to confirm the Scope of Patent that interest of verification of application for passive declaration which was later than infringement action should be denied.

권리범위확인심판제도 운용의 문제점과 개선방안

박영규,이상정 한국정보법학회 2017 정보법학 Vol.21 No.3

The system of Trials to Confirm Scope of Rights, on Patent Act, is to verify the extent of a right of registered patents rights through the judgement of technically specialized KIPO. Although it is hard to search analogous legislation cases, that is used as an extensively valid means of dispute resolution up to date. Though current trial system has immanent problems such as hard to search analogous legislation cases, approval status of effect of sentence on decision, burdens of hearing and costs of dualistic progression of procedure with infringement lawsuit, and resolution of drawing a conflicting conclusion from trial and litigation procedures. Owing to the above, there has been debates on the question of maintenance or abolition of a current system of Trials to Confirm Scope of Rights. This paper analyzes the Problems and Improvement of Trials to Confirm Scope of Rights. In conclusion, the legal nature of Trials to Confirm Scope of Rights, the effect of Trials to Confirm Scope of Rights, free-to-work technology defense in Trials to Confirm Scope of Rights is considered a problem to be solved. 우리나라에서 침해쟁송 중 하나인 권리범위확인심판은 특허심판원의 심결과 특허법원, 대법원의 심결취소소송에 의하여 판단되고 있다. 전 세계적으로 우리나라를 제외하고 현재 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 나라는 오스트리아가 유일하다고할 수 있다. 우리나라에서는 이미 권리범위확인심판에서 진보성을 판단할 수 있는지와 관련된 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 등록무효의 심결이확정되기 전 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있는지와 관련된 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등이 있다. 이러한 전원합의체 판결을 통해 권리범위확인심판 제도의 문제점이 일정 부분 해소 혹은 통일화 되었다고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적권리범위 확인심판, 즉 권리 상호간의 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다는 대법원 판결, 등록상표를 확인대상상표로 하여 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 것에 대해 확인의이익을 인정한 대법원 판결이 상존하고 있어 다시 한 번 전원합의체 판결을 통한 통일화가 시급한 실정이다. 아울러, 장기적으로는 권리범위확인심판의 법적 성질, 권리범위확인심판의 효력, 권리범위확인심판의 확인의 이익, 등록된 권리가 소멸된 경우소의 이익이 인정될 수 있는지의 여부, 권리범위확인심판에서 자유실시기술 항변 등도 해결되어야 할 문제로 여겨진다.

특허 권리범위확인심판 유용론

정차호,이혜라 한국지식재산학회 2015 産業財産權 Vol.- No.47

The Republic of Korea has had a patent scope declaration trial system. Some arguments to abolish the system have been continually raised on the following reasons: a holding of the trial has no binding effect; character of the trial is unclear; similar systems in other countries are rare. This paper demonstrates Korea’s patent scope declaration trial system is very useful for patent customers based on the following five reasons. Firstly, the patent scope declaration trial has been much loved by customers. Regarding patent and utility model scope declaration trial, each year more than 500 requests have been steadily filed. Though 11% of the requests were related to patent infringement litigations, remaining 89% of the requests were not related to such litigations. Therefore the trials have been used to confirm success of designing around, to establish powerful information for negotiation, etc. Secondly, the United Kingdom non-infringement declaration system is being emphasized recently. The UK Intellectual Property Office, based on the belief that the system is useful to customers, develops and expands the system. Thirdly, because the approval-patent linkage system was completely enforced from March 15, 2015, the scope declaration system has become more useful. A patentee may request a positive scope declaration trial to enjoy benefits of automatic stay system, and a generic drug developer may request a negative scope declaration trial to acquire generic exclusivity. Fourthly, two bills which endow the Patent Court exclusive jurisdiction on appealed patent cases are pending at the Korea National Assembly in June 2015, and the bills are highly likely to be passed. Upon the passage, a decision of the Patent Court in a trial revocation litigation appealed from a decision entered by a patent scope declaration trial will have deciding effect against a patent infringement appeal case, therefore a patent scope declaration trial and a subsequent trial revocation litigation will be more important. Fifthly, a bill which introduces damages (up to three times) enhancement system into the Korea Patent Act is pending at the Korea National Assembly in June 2015. Even though it is not likely for the bill to be passed in this term, this author believes and hopes that the bill be passed in the near future. Under the damages enhancement system, a company which intends to prevent willful infringement finding may more actively exploit the scope declaration trial. Based on the above five reasons, the scope declaration trial may keep enhancing its popularity among patent customers. From now on, being away from useless discussion on usefulness of the system, we must try to develop it as a more user-friendly system.

권리범위확인심판 제도 개선에 관한 소고

강명수 ( Kang Myung-soo ) 제주대학교 법과정책연구원 2017 法과 政策 Vol.23 No.2

특허법상 권리범위확인심판제도는 기술적 전문성을 가진 특허청의 판단을 통해 등록된 특허권의 권리범위를 확인하는 것으로서 비록 유사한 입법례를 찾아 보기는 어렵지만 현재까지 분쟁해결의 유효한 수단으로 널리 활용되고 있다. 다만 현행 심판제도는 유사한 입법례를 찾아보기 어렵다는 점과 함께 심결에 대한 기속력의 인정 여부, 침해소송과의 이원적 절차 진행으로 인한 비용 및 심리의 부담, 심판과 소송절차에서의 상반된 결론 도출시의 해결 방안 등 다양한 문제들이 이로 인해 현행 권리범위확인심판제도를 존치시키는 것이 맞는지에 대한 존폐론 논의가 있어 왔다. 하지만 기존의 해석론은 주로 현행 제도의 문제점 분석, 내재되어 있다. 동 제도의 존치여부의 문제, 제도의 폐지 또는 대체 수단으로의 일본의 판정제도 도입 등에 집중되어 있었다. 그러다보니 정작 권리 범위확인심판제도의 특징을 살리면서도 문제점들을 보완해 나가는 단계적인 제 도 개선 연구는 부족한 상황이다. 실무적으로 널리 활용되고 있는 심판제도인 점을 고려해 볼 때 우선은 현행 제도 자체를 유지하면서 심결에 대한 기속력을 인정하고 권리 대 권리 상호간의 권리범위확인심판청구는 부정하는 방향으로 운용할 필요가 있다. 다음으로 현행 제도를 개정한다면 기본적인 틀은 유지하면서 그 단점을 보완하는 방향으로 나아가야 할 것인데, 우선은 소송절차와의 이원적 절차 진행을 제한하는 규정과 권리범위확인심결에 대한 불복절차를 배제하는 방안이 고려될 수 있을 것이다. 마지막으로 현행 제도의 유지나 수정·보완이 부적절하다면 결국 동 제도를 폐지하거나 일본의 판정제도 도입을 검토해 보아야 하는데, 판정제도에도 많은 문제점들이 지적되고 있고 실무적으로 거의 활용되고 있지 않다는 점, 기속력이 인정되지 않아서 결국 침해소송에서 종국적 해결이 될 수 밖에 없는 점 등을 고려해 볼 때 판정제도의 도입보다는 동 제도를 폐지하는 방향으로 논의되어야 할 것이다. The system of Trials to Confirm Scope of Rights, on Patent Act, is to verify the extent of a right of registered patents rights through the judgement of technically specialized KIPO. Although it is hard to search analogous legislation cases, that is used as an extensively valid means of dispute resolution up to date. Though current trial system has immanent problems such as hard to search analogous legislation cases, approval status of effect of sentence on decision, burdens of hearing and costs of dualistic progression of procedure with infringement lawsuit, and resolution of drawing a conflicting conclusion from trial and litigation procedures. Owing to the above, there has been debates on the question of maintenance or abolition of a current system of Trials to Confirm Scope of Rights. However, the existing interpretation focused on mainly analysis of the problem of current system, the question of maintenance or abolition of the system, and introduction of the Opinion System of Japanese Patent Act as an alternate means or in case of the abolition of. Come to think of it, the gradational studies of highlighting features and compensating the defects of Trials to Confirm Scope of Rights are deficient. Taking account of trial system used widely and practically, firstly, it is necessary to run the system, retaining current system, approving the effect of sentence on decision, yet denying the request of Trials to Confirm Scope of Rights on mutual rights. Secondly, in case of amendment of current system, in order that it is essential to retain fundamental structure and compensate the defects, it is considerable to regulate rules of limiting dualistic progression of procedure and excluding measures of appeal proceedings on decision. Lastly, if retainability, amendment, or complement of current system is inadequate, it is inevitable to abolish the current system or adopt the Opinion System of Japanese Patent Act. The defects and impracticality of Opinion System of Japanese Patent Act are pointed out. Also, effect of sentence not being approved, permanent resolution is the only way on infringement lawsuit. In conclusion, it is necessary to debate not on adoption of the Opinion System of Japanese Patent Act but on abolishment on the current system.

권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 적법성에 대한 검토

구대환 한국법제연구원 2012 법제연구 Vol.- No.42

This article examines the cases by the Korean Supreme Court on active trials to confirm the scope of a patent, highlights the disharmony in the cases and provides suggestions to the Courts and proposals to amend the Korean Patent Act to enhance the efficiency in dealing with such cases. A patentee, an exclusive licensee or an interested person demands to confirm whether the scope of a patent right includes an invention that is being carried out or is going to be carried out. Improved inventions can be patented. When there is utilizing relationship between patents, a latter patented invention which is an improved invention utilizing the former patented invention falls within the scope of the former patented invention. Utilizing relationship exists where a latter patented invention has all elements of the former patented invention as a whole and adds other elements resulting in prominent effects, which a person skilled in the arts would have not been able to conceive. Decisions by the Korean Supreme Court on active trials to confirm the scope of patents can be summarized as follows: ① Trials to confirm the scope of a patent against another are illegitimate in principle. ② Active trials to confirm the scope of patents are legitimate when there is utilizing relationship between patents. Key Words : Trial to confirm the scope of a patent, Passive trials to confirm the scope of a patent, Active trials to confirm the scope of a patent, Korean Supreme Court, Korean Patent Court, utilizing invention, utilizing relationship According to the decisions by the Korean Supreme Court, active trials to confirm the scope of patents are illegitimate only when the latter patented invention is the same as (or similar to) the former patented invention. Passive trials to confirm the scope of patents are always legitimate and active trials to confirm the scope of patents are illegitimate only when latter patented invention is the same as the former patented invention. However, even if a decision is made that the latter patented invention does not utilize but falls within the scope of the former patented invention, the decision does not make the latter patented invention invalid. It is inappropriate that active trials to confirm the scope of patents are “in principle” illegitimate. Therefore, regardless of passive or active, trials to confirm the scope of patents should be regarded to be legitimate. 연속적으로 이루어진 발명에 있어서 선특허권자와 후특허권자 간에는 이익의 적정 분배 문제가 발생한다. 선특허권자의 권리를 강화하면 후특허권자는 적정한 대가를 받지 못하고, 후특허권자에게 선특허발명에 대한 자유로운 이용을 보장할 경우 선특허권자는 자신의 노력에 대한 충분한 보상을 받을 수 없게 될 것이다. 따라서 연속적으로 이루어진 선 후 발명에 있어서 이들의 관계를 합리적으로 설정하지 않으면 이익의 분배가 왜곡되고 발명자의 발명 의욕이 저하된다. 이러한 문제는 이용관계에 있는 발명 간에 현저하게 나타난다. 권리 간의 권리범위확인심판은 이와 같은 선후 권리자 간의 관계를 설정하기 위한 것이라고 할 수 있다. 대법원은 초기의 권리 대 권리의 권리범위확인 사건에서 권리 간의 권리범위확인은 무효심판 외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과를 가져오는 것이라는 이유로 부적법한 것이라고 하였다. 그 후 99후2433 판결에서 “권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구는 원칙적으로 허용되지 아니하지만, 예외적으로 권리 간에 이용관계가 존재하는 경우에는 허용된다”고 하였다. 그런데 이용관계에 있는 경우에 소위 ‘예외적으로’ 적법한 것으로 인정한다는 대법원의 판례는 다음과 같은 의문을 야기한다. 1. 권리 대 권리의 권리범위확인심판의 결과에는 이용관계에 있는 경우, 이용관계와 관계없이 속하는 경우, 속하지 않는 경우가 있다. 그럼에도 불구하고 이를 일괄하여 ‘원칙적으로 부적법한 것’이라고 판시하는 것이 적절한가?2. 권리 간의 이용관계는 특허법에서 규정하고 있고, 후특허발명이 선특허발명의 권리범위에 속한다 하더라도 그 권리의 효력이 부인되는 것이 아님에도 불구하고 이러한 이용관계에 있는 경우의 적극적 권리범위확인만을 ‘예외적인’ 것으로 취급하는 것이 적절한가?이 논문은 이러한 의문을 배경으로 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 대한 대법원 판결이 내포하고 있는 문제점 중에서, 특별히 권리 간에 이용관계가 있는 경우 ‘예외적으로’ 적법성을 인정한 판시의 문제점을 부각시킨다. 그 후 이 논문은 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 적법성을 논증하기 위하여 이 심판주제어:권리 간의 소극적 권리범위확인심판, 권리 간의 적극적 권리범위확인심판, 이용관계, 이용발명, 대법원의 결과를 세 가지 경우로 나누어 적법성을 논증하고, 이를 바탕으로 이 심판 사건 처리의 효율성 제고를 위한 대안으로서 법원에 대한 제안과 관련 특허법개정(안)을 제시한다.

권리범위확인심판에서 진보성 심리・판단 여부 - 대법원 2014.3.20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결을 중심으로 -

김원준 전남대학교 법학연구소 2015 법학논총 Vol.35 No.3

In terms of the deliberation and judgment of the inventive step of patented inventions and registered designs in a trial to confirm the scope of a patent, two types of resolutions made by the Supreme Court have been coexisting, a negative one that suggests exclusion from the scope of a patent if there is a lack of novelty, and a positive one that suggests exclusion if there is no inventive step. The en banc decision (Case No. 2012Hu4162) clearly concluded that a trial to confirm the scope of a patent right is permitted to decide if a patented invention contains a novelty or not, whereas the trial is not permitted to decide if it has an inventive step or not. In light of the purpose and essence of the trial system to confirm the scope of a patent right, this decision has a great implication for reversing the Supreme Court resolutions in the positive opinion by clarifying the position that an inventive step cannot be deliberated upon and judged. The Court ruled that in the confirmation of the scope of a patent, the judgment of a novelty is admitted, while the judgment of an inventive step is denied. The judgment of an inventive step does not require the technical skill of a person of ordinary skill in the pertinent art. However, it is reasonable to say that such technical skill is needed, since the judgment of an inventive skill is to determine whether he or she can readily invent a relevant patent. Although in such a trial to confirm the scope of a patent right, a subject of the denial of the scope of a patent is a patented invention, a case in which the novelty of a patented invention can be denied in such a trial is very rare. Rather, it is much more frequently argued that a confirmation subject invention, as opposed to a patented invention, has no novelty or inventive step. Therefore, the decision is a mere arrangement only of patented invention-related issues, among many controversial problems regarding a trial to confirm the scope of a patent right. The drawback of this decision is that it had concluded that a trial to confirm the scope of a patented invention could judge only novelty, but had not commented about whether the inventive step of the confirmation subject invention could be judged at all. If a plea of public domain skill regarding a patent is determined in terms of the inventive step of a confirmation subject invention, based on the Supreme Court’s precedents, a problem appears in that the protection of patentees can be weakened. After this decision, if the Court neglects that the registered rights are to be judged in terms only of novelty, and that confirmation subject inventions are to be judged in terms of either novelty or an inventive step, the actual effects of this decision may be small. Considering that the judgment of an inventive step is prone to be subjective, we expect the Supreme Court to render an en banc ruling to limit the scope of hearing in public domain skill to the judgment of a novelty, clarifying the Court’s position. 종래 권리범위확인심판에서 특허발명 또는 등록고안의 진보성 여부를 심리・판단할수 있는지 여부에 관하여 신규성이 없는 경우에만 권리범위에서 제외시켜야 한다는부정설을 취한 대법원판결들과 진보성이 없는 경우에까지 권리범위에서 제외시켜야한다는 긍정설을 취한 대법원판결들이 오랜 기간 동안 병존하여 왔다. 2012후4162 전원합의체 판결(대상판결)은 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성 여부는 판단할수 있고, 진보성 여부는 판단할 수 없다는 점을 명확하게 정리하였다. 대상판결은 권리범위확인심판 제도의 목적 및 본질 등에 비추어, 진보성 여부를 심리・판단할 수 없다는 태도를 명확히 하면서 종래 긍정설을 취한 대법원판결들을 변경한 점에서 큰 의의가 있다. 대상판결은 권리범위확인에서 신규성 판단은 인정하면서도 진보성 판단을 부인한다고 판시하였다. 신규성 판단은 해당 업계에 종사하는 통상의 지식을 가진 자의 기술적 지식을 요구하지 아니하는 반면, 진보성 판단은 당업자의 입장에서 용이하게 창작할 수 있는 것인지의 여부를 판단하는 것이기 때문에 당업자 수준의 기술적 지식이필요하다는 논거는 타당하다. 권리범위확인심판에서 권리범위를 부정할 수 있다고 보는 대상은 특허발명이나 실제로 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성을 부정할수 있는 경우는 매우 드물고, 오히려 특허발명과 대비되는 발명인 확인대상발명이 신규성 또는 진보성이 없다고 주장하는 경우가 훨씬 더 많다. 따라서 대상판결은 오랫동안 논쟁이 되어 온 권리범위확인심판의 문제점 중 특허발명 부분만을 정리한 것에 불과하다. 대상판결의 문제점은 권리범위확인심판에서 특허발명은 신규성만 판단할 수 있다고하면서, 확인대상발명에 대한 진보성 판단의 가부에 대해서 아무런 언급을 하지 않는점이다. 대법원 판례에 근거하여 특허권에 대한 자유실시기술의 항변을 확인대상발명의 진보성까지 판단한다면, 특허권자의 보호가 약화될 수 있는 문제점이 상존한다. 대상판결 이후 법원이 등록권리는 신규성 판단만 하고, 확인대상발명에 대하여는 신규성또는 진보성 판단을 할 수 있게 방치하는 것은 모순이라고 본다. 진보성 판단이 판단자의 주관이 개입하기 쉬운 특허요건이란 점을 감안할 때, 자유실시기술의 심리범위를 신규성 판단만으로 제한하는 대법원의 전원합의체 판결이 내려지기를 기대한다.