[지정토론문] 한중일 상표법제의 조화 및 통일화

나종갑(Na, Jong-Khab) 한국법학원 2017 저스티스 Vol.- No.158-3

아이디어 제공과 부정경쟁행위

나종갑(Na, Jong Khab) 서울대학교 법학평론 편집위원회 2018 법학평론 Vol.8 No.-

최근 특허청은 아이디어제공에 대하여 부정경쟁법에 의한 보호 법안을 제시하였다. 타인의 아이디어를 부정하게 탈취하는 것에 대하여 부정경쟁행위로 인정하겠다는 취지이다. 부정경쟁법은 다양한 상사불법행위를 부정경쟁법이란 체계 속에 모아 놓은 것이다. 17세기 허위의 사실로 소비자를 기망하는 사칭혼동행위로부터 시작된 부정경쟁행위는 21세기가 시작될 무렵에는 유럽의 비등록디자인보호제도인 노예적 모방의 미국버전인 트레이드 드레스나 인터넷의 등장과 더불어 시작된 사이버 스쿼팅(Cyber squatting)을 포함하게 되었다. 뿐만 아니라 이제는 아이디어 제공을 보호하기 위한 시도가 시작되었다. 아이디어는 영업비밀이나 특허로 보호되지만, 영업비밀이나 특허의 대상이 아닌 경우에도 일반 민사법의 원리에 의하여 보호될 수 있다. 뿐만 아니라 시장경제의 발전으로 인하여 경쟁이 심화되면서 아이디어 탈취는 공정경쟁을 위협하기 시작되었다. 아이디어 거래는 애로우의 정보의 역설(Arrow’s Information Paradox)이 적용된다. “정보의 가치는 구입자가 정보를 취득할 때까지 알려지지 않고, 그리고 정보의 가치를 평가하기 위해서 그 정보를 취득하는 경우, 그 정보에 비용을 지불하지 않고 이미 취득한 것이 된다.” 따라서 아이디어를 보호하지 않으면, 아이디어의 확산은 어렵게 된다. 기술발전은 어렵게 되고, 결국 사회적 효용감소로 나타날 것이다. 특허나 영업비밀로 보호되지 않는 아이디어의 확산을 위해서는 아이디어 제공과 탈취를 부정경쟁법에 의하여 보호할 필요성이 존재한다. 그러나 아이디어 제공과 탈취에 있어서 해당 아이디어에 대하여 어떤 법적 보호를 할지에 대해서는 아직 주목할 만한 연구가 쌓여 있지 않다. 아이디어는 계약에 의하여 제공된 경우뿐만 아니라 계약이 없이 제공된 경우에도 부정경쟁행위가 성립될 수 있다. 다만, 아이디어의 탈취가 부정경쟁행위로 보호받기 위해서는 경제적 가치평가를 위해 참신성이 존재하여야 한다. 본 글에서는 미국에서의 아이디어 보호 법리를 고찰하여 본 다음 특허청이 제안한 아이디어 보호조항에 대한 분석을 하였다. Recently, the Korean Intellectual Property Office (hereinafter “KIPO”) proposed an act to protect idea submission between competitors. This means that the proposed act will protect other competitors from extorting an idea. The Unfair Competition Prevention Act is an umbrella act of dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce. Unfair competition begun with deceiving the customers with the misrepresentation of facts in 17th century. Now the Unfair Competition Prevention Act includes the trade dress protection, the US version of the slavish imitation in the European continent and cyber squatting appearing at the advent of the internet at the beginning of the 21th century, etc. With the growth of economic activities, unfair competitions increase. An idea would be protected as a patent or a trade secret. However, it also would be protected by the general principle of civil law. As the development of market economics makes competition stronger, the extortion of idea would endanger fair trade practice. Arrow’s Information Paradox applies to idea trades. “Its value for the purchaser is not known until he has the information, but then he has in effect acquired it without cost.” Then if the possession of an idea is not protected, an idea will not proliferate in the public. This means that technology will not be advanced and the social value will not increase. To proliferate an idea not protected by patents or trade secrets, it is necessary to protect an idea trade according to the Unfair Competition Prevention Act. However, there is no study on how to legally protect an idea submission and a extortion of idea in trade. An idea submission case will be protected by the Unfair Competition Prevention Act both when it is submitted under a contract and without a contract. To protect an idea submission by the Unfair Competition Prevention Act, an idea must be novel bringing the economic value of the idea. In this paper, I review the US cases of an idea submission and examine the proposed act to protect ideas by KIPO.

부정경쟁방지법상 유명상표의 효력

나종갑 ( Jong Khab Na ) 법조협회 2007 法曹 Vol.56 No.8

특정상표가 유명상표가 되기 전에 타인이 선의로 사용한 그 특정상표와 동일·유사한 상표에 대해서는 그 특정상표가 유명상표가 되었다고 하더라도 부정경쟁행위가 되지 않는다고 하여야 한다. 이와 같은 해석은 불법행위법뿐만 아니라 재산법의 법원칙과도 상통한다. 부정경쟁방지법상 유명상표에 관한 보호는 사용주의를 기반으로 하여 불법행위로부터 보호하는 것을 법원칙으로 한다. 사용주의 하에서 상표권은 상표의 사용에 종속되기 때문에 원칙적으로 사용범위보다 더 이상의 권리를 가지지 못한다. 만일 부정경쟁방지법에서 선의의 선사용을 인정하지 않는다면 부정경쟁방지법은 상표법과 같이 재산법화 한다고 할 것이다. 물론 부정경쟁방지법이 보호하는 ``상업상의 신용``(goodwill)은 어느 정도는 재산권이라고 하지 않을 수 없으나 부정경쟁방지법은 ``상업상의 신용``(goodwill)을 재산법리가 아닌 불법행위법리에 의해서 보호하는 것이라고 할 수 있다. 결론적으로 우리 부정경쟁방지법에서도 명문의 규정은 없으나 선의의 선사용자를 보호하는 것이 부정경쟁방지법의 법리에 부합하는 것이라고 생각된다.

국경조치(Border Measures)의 관할기관

나종갑 ( Jong Khab Na ) 연세대학교 법학연구원 2009 法學硏究 Vol.19 No.4

Article 51 of the TRIPs Agreement explicitly requires members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. However, the meaning of the competent authorities is not clear. One thing clear is that the agreement does not require member states to designate the customs authorities as the competent authorities which is the proper agency to accept applications for border enforcement. While the discussion below is limited to border enforcement. especially the competent authorities, IPR owners must be aware that the IPR border enforcement measures are part of a broad and often complicated enforcement system. The competent authorities of the border measures other independent authorities other than the customs authority. The TRIPs Agreement clearly differentiates the competent authorities from the customs office; the independent authorities provide more efficient enforcement. In 2004, Korea argued that Japanese border enforcement system in which the customs office had the jurisdiction violated GATT/TRIPs. Before the approval by the Congress, which authority should be the judgement authority of border measures must be discussed. In addition, the judgement authorities and enforcement authorities should be separated.

영업비밀유지의무와 전직금지기간

나종갑 ( Jong Khab Na ) 한국상사판례학회 2009 상사판례연구 Vol.22 No.4

일반명칭(一般名稱)과 이차적(二次的) 의미: 자유,재산권,그 한계

나종갑 ( Jong Khab Na ) 법조협회 2004 法曹 Vol.53 No.9

재산권의 설정은 재산권자의 자유권의 확대이면서 동시에 타인의 자유권에 대한 제한이다. 일반명칭에 대하여 상표권을 인정한다면 이는 일반인에게 있어서는 자유권의 제한을 가져온다. 일반명칭은 만인의 공유인 재산(publici juris)이므로 그 어느 누구에게도 재산권을 인정할 수 없다. 상표법이 발달한 미국에서는 일반명칭은 상표가 될 수 없다는 점에 대하여는 이미 19세기에 정리가 되었다. 다만 특정인의 상표이었다가 일반명칭화된 경우에는 상표의 이중성을 인정할 수 있다. 다시 말하면 한편으로는 일반명칭으로 사용되면서 다른 한편으로는 상표적으로 사용될 수 있으므로 이러한 경우에 상표적 사용을 계속한다면 상표성을 회복(recapture)할 수 있다. 우리나라에서는 일반 명칭에 대한 재산권화, 즉 상표권의 취득을 인정할 수 있다고 해석하는 견해가 있으나, 우리나라에서도 일반명칭은 원칙적으로 상표가 될 수 없다고 하여야 한다. 이와 같은 해석은 유체물에 대한 재산법이론에 의해서도 설명할 수 있다. 예컨대, 공중의 재산에 대하여는 시효취득을 인정하지 않는 것이다. 공중의 재산은 항상 만인의 필요에 제공되고 있기 때문이다. 일반명칭도 항상 만인의 필요에 제공된다고 할 것이다.

상표의 독립 및 종속의 이분법과 이의 변화

나종갑 ( Jong Khab Na ) 법조협회 2005 法曹 Vol.54 No.3

커먼로상 상표는 사용에 종속(appurtenant)된다. 따라서 상표권은 상표의 사용으로부터 발생하므로 상표권은 사용에 의하여 정하여진다. 커먼로상 상표의 사용주의는 이러한 원칙에 의하여 발생하여 왔고, 상표의 사용에의 종속원칙은 혼동이론을 그 기반으로 한다. 등록주의는 상표권은 상표의 사용이 아니라 상표의 등록에 의하여 발생하지만, 상표는 등록이 아니라 사용에 의하여 그 기능을 다하는 것이므로 등록주의에서도 상표를 사용할 의무를 부담하게 된다. 법경제학적으로 상표의 사용에의 종속원칙은 불필요한 투자를 억제한다는 점에서는 등록주의보다 타당하다. 그러나 상표의 기능의 확장은 전통적인 종속의 원칙에도 변화가 발생하게 되었다. 상표가 사용을 떠나서 독자적(in gross)으로 가치를 인정받게 된다. 이러한 변화는 희석화 이론을 바탕으로 한다. 희석화 이론은 상표의 상품에 대한 사용을 중심으로 한 소비자의 혼동을 보호하는 것이 아니라, 상표의 상품에 대한 사용으로 부터 독립된 상표가 가지고 있는 독자적인 신용(goodwill)을 보호한다. 그러나 상표법은 상표의 상품에 대한 사용과 이에 대한 혼동을 보호하는 것을 근본으로 하고 있으므로 상표의 독자적인 가치를 보호하는 것은 예외적인 것이다.

선하증권상 외국해사중재조항의 유효성 - 뉴욕협약 제5조 제2항 ( 나 ) 호 공공정책과 Sky Reefer 사건을 중심으로 -

나종갑(Jong Khab Na) 한국해법학회 1998 韓國海法學會誌 Vol.20 No.2

N/A

특허권의 정당성에 관한 이론의 전개와 전망

나종갑(Jong-Khab Na) 한국비교사법학회 2010 비교사법 Vol.17 No.1

The Justification of patent has long been debated by scholars. The debates would be divided into two class at large. One is based on the natural rights. The other is based on the Utilitarian aspect. The first possession, Lockean and Hegelian theories are categorized as the natural law justification, whereas economic based reward theory, contract theory, law and economics, prospect theory, patent-induced theories, rent-dissipation theory, race-to-invent theory are utilitarian and economic based theories. Historically, the debates had been focused on the justification of monopoly on the intangible property. In recent, however, the debates have been changed the justification to the proper patent institution under civil society. Thus, we might understand the reason that the non-obviousness requirement for the acquiring patent came on a hop-pot. The natural rights perspective is still alive. Whenever the new paradigm of intellectual properties such as data base, business model, comes, we call the natural rights justification for the protection of those matters. In the western jurisprudence of intellectual property law, the justification of monopoly on the intangible property begins as the first step to scholastic approach. The western jurisprudence has a strong point to this work.

미국 특허법상 유용성(utility) 개념의 국내법적 수용

나종갑(Na, Jong-Khab) 한국정보법학회 2013 정보법학 Vol.17 No.1

미국 특허법은 유용성을 특허요건으로 요구하고 있다. 한편 우리나라 특허법은 유용성 대신에 산업상 이용가능성을 특허요건으로 요구하고 있다. 한미 FTA와 TRIPs 협정은 유용성과 산업상 이용가능성을 동일한 개념으로 인정할 수 있다고 규정하고 있으나, 유용성과 산업상 이용가능성은 유사한 개념일 뿐 동일한 개념은 아니다. 두개념은 많은 부분에 있어서 공통적인 점이 있을 뿐만 아니라 결론적으로 두 요건이 결여된 경우에 있어서 특허를 받지 못한다는 점에서 동일하다. 그러나 유용성 개념은 특허를 계약으로 이해하는 개념에서 발전해 온 것이라 할 수 있다. 커먼로상 계약의 성립에 있어서 consideration이 필요하듯 사회가 발명으로부터 얻는 이익이 없으면 사회계약으로서 특허라는 독점을 부여할 원인이 없고 따라서 특허라는 계약이 성립하지 않는다는 것이다. 따라서 특허는 사회에 이익이 되어야 한다. 우리나라 특허법상 산업상 이용가능성에서는 이러한 배경을 찾아 볼 수 없다. 오히려 특허의 산업발전에 이바지하여야 한다는 특허법의 목적에서 산업상 이용가능성의 근거를 찾아 볼 수 있다. 따라서 양 개념은 기원에서 차이가 존재한다고 보인다. 또한 우리 특허법상 발명의 개념으로 설명되는 것의 일부가 미국 특허법의 유용성 으로 설명된다. 그리하여 현재 발명의 개념을 산업상 이용가능성으로 수용하고자 하는 시도들이 나타나고 있지만 유용성은 개념을 산업상 이용가능성의 개념으로 수용 하는 것은 쉽지 않다고 판단 된다. Korea-U.S. Free Trade Agreement Article18.8.1. note 19 states “a Party may treat the terms “inventive step” and “capable of industrial application” as synonymous with the terms “non-obvious” and “useful” respectively.” Also TRIPs Agreement note 5 is the same meaning. However, utility requirement in the US. patent law, which provides that an invention is “useful” if an invention has some identifiable benefit and is capable of use, is somewhat different from industrial application in Korean patent law. Historically, the U.S requirement of utility is a contractual consideration between the government and the public. Thus, the utility requirement is necessary to enforce the patent rights. However, the majority of inventions are usually not challenged as lack of the utility requirement, but the patenting of hypothetical or fantastic instruments such as perpetual motion machines doest not pass the requirement. According to the established court made law, a general, practical and beneficial utility are expressed in a patent application. The requirement of “capable of industrial application” in Korean Patent Law does not have the same background as the utility requirement of the U.S. Patent Law. The definition of the utility is partly reflected in the definition of invention in Korean law. The patenting of hypothetical or fantastic instruments such as perpetual motion machines is not an invention, then the devices is not patentable in Korea also. Although the result is almost is same in both countries, the rational of the unpatentable is not same. The provision of the TRIPs Agreement and Korea-U.S. FTA is not a mandatory. A careful consideration of interpretation of “capable of industrial application” and usefulness is required.