실용신안제도의 국제조화에 관한 소고

심미랑 가천대학교 법학연구소 2019 가천법학 Vol.12 No.4

In addition to the patent system, many countries including Korea, Japan and China are operating a utility model system to protect inventions with a lower level of technology than patent invention. However, in Korea and Japan, the utilization rate of utility model system is very low, whereas in China, the number of utility model applications is higher than patents and it is increasing. As mentioned above, all of the IP5s in Korea, China, and Japan operate a utility model system, but the situation is very different for each country. In the United States, there is no utility model system, and in Europe, there is no unified utility model system in Europe each country operates differently from country to country. Although the patent system to protect new technologies is being harmonized and unified internationally, the international discussion on the utility model system is ignored as a supplementary system to the patent system. Not all countries with a patent system have adopted the utility model law, and even in countries where the utility model system is adopted, there are different protection targets, protection requirements, duration, and examination methods. There is no debate, but it is only incidentally mentioned in international treaties. China, which is the world's No. 1 patent applicant, operates a utility model system with more applications than a patent application, and whether or not the utility model system is adopted in each country and the requirements of the system are different. The utility model system should no longer be left out of the discussion. Therefore, in consideration of the purpose of signing the treaty in the representative international treaties such as TRIPs, Paris Convention, and PCT, it is necessary to examine the conformity with international norms, such as whether it conforms to the treaty. 우리나라를 비롯한 중국, 일본 등 여러 국가에서 기술적 사상의 창작을 보호하는 제도로서 특허제도 이외에 특허발명보다 기술수준이 낮은 발명을 보호하기 위한 실용신안제도를 운영하고 있다. 그러나 우리나라와 일본은 실용신안제도의 이용률은 매우 저조한 반면, 중국의 경우에는 실용신안의 출원건수가 특허보다 많으며 계속 증가하고 있는 추세이다. 이와 같이 IP5 중에서 한중일의 경우 모두 실용신안제도를 운영하고는 있으나 국가별로 그 상황이 매우 다르며, 미국의 경우에는 실용신안제도를 가지고 있지 않고, 유럽의 경우 EU차원에서 통일된 실용신안제도는 없고 유럽 각국 별로 다르게 운영되고 있다. 새로운 기술을 보호하기 위한 특허제도는 국제적으로 조화 및 통일화가 추진되고 있는 상황이지만 특허제도를 보완하는 제도로 실용신안제도에 대한 국제적 논의는 도외시 되고 있는 상황이다. 특허제도를 가지고 있는 국가가 모두 실용신안법을 채택하고 있지는 않으며, 실용신안제도를 채택하고 있는 나라에서도 보호대상, 보호요건, 존속기간, 심사방법 등이 상이함에도 불구하고 실용신안제도의 국제조화에 대한 논의는 이루어지고 있지 않으며, 국제조약에서도 부수적인 언급만 되고 있다. 전세계 특허출원 1위를 달리고 있는 중국이 특허출원보다 출원량이 더 많은 실용신안제도를 운영하고 있는 상황과 각 국가별로 실용신안제도 채택여부와 제도의 요건(보호대상, 보호요건, 권리행사 요건 등)이 다른 상황에서 IP의 국제조화 및 통일화에 대한 논의에서 실용신안제도를 살펴볼 필요가 있다. 이에 현재의 실용신안제도가 TRIPs 협정, 파리조약, PCT 등 IP 분야 대표적인 국제조약에 있어서 해당 조약체결의 취지 등을 고려할 때, 국제규범과의 정합성 등을 검토해 볼 필요가 있다.

현대 산업환경 하에서 실용신안제도의 활성화 방안 -한중일 실용신안법 비교분석을 중심으로-

심미랑 아주대학교 법학연구소 2017 아주법학 Vol.11 No.3

The initial utility model system was introduced in developing countries in the age of industrial development to protect their technology, which is less advanced than patented invention, but in need of protection. However, under the modern industrial environment, where technology is progressing gradually and cumulatively in various industrial fields, the utility model system needs to be transformed into a system for encouraging incremental technological innovation and technology diffusion rather than protecting the technologies of the less advanced ones. In order to find ways to revitalize the utility model system reflecting the characteristics of modern industrial society, in this article, I will try to suggest ways to improve the utility model system as a technical protection system that complements the patent system through comparative studies on the utility model law of Korea, China and Japan. Korea, China and Japan have adopted the utility model system, but the method of examination and the requirements for exercising the rights after registration are different, and there is a noticeable difference in their utilization rates. As of 2016, the proportion of utility model applications in the total number of patent and utility model applications is 52% in China, while the number of utility model applications is larger than that of patents. On the other hand, the rate of utility model applications in Korea is 4% and that of Japan is 2%. This may be interpreted as a result of differences in technology levels in each country, but institutional differences in each country have a greater impact on the difference in utilization rates. In this paper, I review the application trends of utility models and present implications through comparative analysis of utility model systems in Korea, China, and Japan. Next, I will suggest ways to improve the utility model law in Korea that reflects the industrial technology environment of modern society. 초기 실용신안제도는 특허발명보다 덜 고도하지만, 보호의 필요성이 있는 자국의 기술을 보호하기 위하여 산업발전기에 있는 개발도상국에서 도입하였다. 그러나 다양한 산업분야에서 점진적, 누적적으로 기술이 발전하고 있는 현대 기술, 산업 환경 하에서 실용신안제도는 고도하지 않은 자국의 기술을 보호하기 위해서 라기 보다는 점증적인 기술혁신과 기술확산 장려를 위한 제도로 변화할 필요가 있다. 이와 같이 현대 산업사회의 특성을 반영한 실용신안제도의 활성화 방안 모색을 위해서, 이 글에서는 한국, 중국, 일본의 실용신안법에 대한 비교연구를 통하여 특허제도를 보완하는 기술보호제도로서 실용신안제도의 개선방안을 제시해 보고자 한다. 한중일 모두 실용신안제도를 채택하고 있으나 심사방법(심사주의 v. 무심사주의), 등록 후 권리행사 요건(기술평가서 제시 필요 v. 불필요) 등이 다르며 그 이용률에는 현저한 차이가 있다. 2016년 기준으로 전체 특허ㆍ실용신안출원 건수에서 실용신안출원의 비율은 중국에서는 52%로 특허보다 실용신안출원이 더 많으나, 한국에서 실용신안출원의 비율은 4%, 일본은 2%로 그 이용률이 저조하다. 이는 각 국가별 기술수준의 차이에서 기인한다고 해석될 수도 있지만, 각 국가별 제도적 차이가 그 이용률의 차이에 미치는 영향이 더 크다고 볼 수 있다. 이에 이하에서는 실용신안출원 동향의 검토와 한국, 중국, 일본의 실용신안제도의 비교 분석을 통하여 시사점을 제시하고, 현대 산업기술 환경을 반영한 우리나라 실용신안법의 개선방안을 검토해 본다.

불공정무역행위 조사와 부정경쟁행위 조사의 법적 비교

심미랑,김송이 가천대학교 법학연구소 2022 가천법학 Vol.15 No.3

불공정무역조사법 제4조 제1항 각 호에서는 우리나라 무역위원회의 조사 대상이 되는 불공정무역행위 유형에 대하여 규정하고 있으며, 이 중 제1호에서 지식재산권 침해 물품 등의 국내 수입, 수출 행위 등을 규정하고 있다. 불공정무역조사법상 지식재산권 침해 행위에는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 저작인접권, 출판권, 데이터베이스 제작자의 권리 및 반도체집적회로의 배치설계권이나 지리적 표시 및 지리적 표시권 또는 영업비밀 침해까지 포함되나, 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위는 규정하고 있지 않다. 불공정무역조사법상의 조사와는 별도로 부정경쟁방지법에서는 부정경쟁행위 조사제도를 운영하고 있는데, 이를 무역위의 불공정무역행위 조사제도와 비교해 보고, 불공정무역조사법상 조사대상이 되는 지식재산권 침해 범위에 부정경쟁행위의 추가여부의 타당성, 적절성을 검토해 볼 필요가 있다. 이를 위해 본 연구에서는 먼저 불공정무역조사법과 부정경쟁방지법상의 조사제도를 비교분석하고, 각 제도의 운영 실태 및 현황을 조사하여 분석하였다. 다음으로 해외 주요국에서 불공정무역행위 조사제도의 현황 및 관련 법규를 조사하여, 해외에서 불공정무역 조사대상에 부정경쟁행위를 포함하고 있는 사례를 살펴보았다. 이를 통해 불공정무역조사법상 지식재산권 침해 범위에 부경법상 부정경쟁행위의 추가여부의 타당성을 법리적으로 검토하고, 관련 고려사항을 제시하였다.

상표법상 증명표장의 보호와 사용범위

심미랑 한국경영법률학회 2013 經營法律 Vol.23 No.3

A certification mark is not used by the owner nor is it used to identify and distinguish the goods or services of any one party. Rather, it is used only on the goods and services of others and serves as a guarantee that those goods and services meet the standards set by the certification mark owner. A certification mark has been regulated by US Federal Trademark law(Lanham Act) since it had been enacted. In order to reflect the Korea-US FTA, a certification mark system was introduced in Korean Trademark law through Revision Act 2011. A certification mark is an unusual breed of mark which has been described as a "special creature" of trademark law. It performs a distinctly different function from that of a trademark, service mark or collective mark. The several special provisions which reflect the characteristics of certification marks were introduced in the Korean Trademark law. Furthermore, it is necessary to make up additional specific regulations to reflect the characteristics of the certification mark In many cases, because a certification mark is comprised of descriptive and generic marks without distinctiveness, the concrete standards for distinctiveness judgment should be complemented by cases. Also, the concept of a certification mark use to certify the quality of the product apart from a trademark use concept as an indication of source should be defined. Furthermore, to distinguish injunctions and damages for the infringements, if certification marks are used for goods as certification subjects without the permission of certification mark owner's, significant measures that can be taken by the owner of a certification mark should be regulated accurately.

코로나19 관련 지식재산권 보호의무 면제 논의 및 법적이슈에 대한 소고

심미랑 인하대학교 법학연구소 2021 IP & Data 法 Vol.1 No.2

코로나19 팬데믹 상황이 지속되고 있는 가운데 코로나19 백신 등에 대한 지재권 보호의무 면제에 대한 논의가 국제적으로 이루어졌다. 일부 국가가 WTO/TRIPS 위원회에 코로나19 관련 지재권 보호의무를 면제하여 줄 것을 요청하는 제안서를 제출한 이래, 이에 대한 찬성론과 반대론이 대두되고 있는 것이다. 찬성론의 근거는 독점배타권인 지재권의 보호의무를 당분간 면제하여 코로나19 백신 등의 생산과 공평한 공급을 확대하여야 한다는 것이고, 반대론의 근거는 지재권 보호를 하지 않으면 오히려 신기술 개발이 위축되고 안전성과 품질이 보장된 백신 등의 생산이 이루어지기 어려워 도움이 되지 않는다는 것이다. 이 글에서는 이러한 논의를 촉발시킨 코로나19 관련 지재권 보호에 대한 WTO/TRIPS의 제안서와 이슈를 법적으로 분석해보고, 안전성과 품질이 보장된 백신 등의 생산을 위하여 지재권과 관련한 국제적 논의에 대하여 살펴보았다. 이를 통해 코로나19 백신의 공평한 공급을 위한 방안을 제시해 보았다. While the COVID-19 pandemic situation continues, there has been an international discussion about waiver from intellectual property rights protection obligations for COVID-19 vaccines. Since some countries submitted a proposal to the WTO/TRIPS Committee requesting that the IPR obligations related to COVID-19 be waived, there are arguments for and against it. The rationale for the argument in favor is that the protection of intellectual property rights, the exclusive right, should be suspended for a while to expand the production and equitable supply of COVID-19 vaccines, etc. The rationale for the objection is that if intellectual property rights are not protected, the development of new technologies will be reduced and the production of vaccines with guaranteed stability and quality will not be of any help. In this article, the WTO/TRIPS proposal for the protection of intellectual property rights related to COVID-19 that has sparked such discussions and the related issues are analyzed legally. I also mentioned the direction of international discussions regarding intellectual property rights for the production of vaccines with guaranteed stability and quality.

상표법상 선행상표 관련 부등록사유 정비방안

심미랑,심현주,김현 인하대학교 법학연구소 2024 IP & Data 法 Vol.4 No.1

현행 우리 상표법상 부등록사유는 잦은 개정으로 인하여 제34조 제1항이 21호에 달하는 길고 복잡한 구조를 가지게 되었다. 특히 선행상표와 관련된 부등록사유는 그 적용요건이 일부 중복되어 모든 관련 사유를 검토하여 열거하는 중복적용의 문제, 특정 조문의 적용례가 매우 적은 사문화의 문제 등을 가지고 있다. 예를 들어, 주지・저명한 선행상표가 있고 해당상표가 상표등록이 되어 있는 경우에 후출원에 대하여는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호 제11호 및 제12호를 중복 적용할 수 있고, 조약당사국에 등록된 상표가 주지・저명해 진 경우에 후출원 상표에 대하여는 제9호, 제11호, 제12호 및 제21호 등을 중복 적용할 수 있다. 출원인의 부정한 목적, 선행상표권자와의 관계와 선행상표를 알고 있었는지 여부 등에 따라서 제13호 및 제20호 등도 중복적용이 가능하다. 이러한 부등록사유 중복적용 문제와 관련하여 상표출원을 심사하는 심사관은 모든 관련 부등록사유를 검토하여야 하며, 출원인의 입장에서도 상표등록여부 판단 및 거절이유통지에 대한 대응에 어려움이 있을 수 있다. 이에 선행상표 관련 부등록사유 간 중첩되는 부분을 검토하여 규정의 통합 및 분리 등을 통해 출원인의 편의를 도모하고, 상표출원에 대한 심사의 효율을 도모할 필요가 있다. 이에 이 글에서는 선행상표 관련 상표등록 부등록사유의 정비를 위하여 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호, 제13호, 제20호 및 제21호의 규정의 연혁, 취지 및 목적, 판단기준 및 요건을 분석하고, 해외 주요국의 선행상표 관련 상표등록 거절사유 규정을 비교해 보았다. 이러한 선행상표 관련 상표등록 부등록사유의 종합적 검토를 통해 다음과 같은 개선방안을 제시해 보았다. 먼저 ⅰ) 거절이유 정비방안으로 ① 제34조 제1항 제12호 후단(수요자 기만) 삭제 및 출처혼동 보충규정 신설안, ② 제34조 제1항 제13호(부정한 목적) 삭제 또는 개정안, ③ 제34조 제1항 제20호(특정한 신의관계) 및 제21호(조약당사국 등록상표권)의 통합안, ④ 무효사유 제척기간 정비안을 제시하였고, 다음으로 ⅱ) 중복적용 제한을 위하여 ① 제34조 제1항 제7호(선출원 등록상표)와 제9호(미등록 주지상표) 적용 구분, ② 제34조 제1항 제20호(특정한 신의관계) 및 제21호(조약당사국 등록상표권) 우선적용, ③ 등록여부, 적용범위, 인식도 정도에 따라 순차적으로 적용하는 안을 검토해 볼 필요가 있다. Due to frequent revisions, the reasons for non-registration under our current trademark act have a long and complicated structure, with Article 34, Paragraph 1. In particular, the reasons for non-registration related to the preceding trademark have a problem in that the application requirements are partially overlapped, and all related reasons must be reviewed and listed, and the application examples of specific provisions are very few. For example, if there is a well-known or famous preceding trademark and the trademark is registered, Article 34 (1) 7, 9, 11, and 12 of the Trademark Act may be applied in duplicate for a subsequent application, and if a trademark registered in a party to the treaty becomes well-known or famous, and if there is a subsequent trademark, No. 9, 11, 12, and 21 may be applied in duplicate. Depending on the applicant's unfair purpose, relationship with the preceding trademark holder, and whether the applicant knew the preceding trademark, No. 13 and No. 20 can also be applied in duplicate. Regarding the problem of overlapping application of these reasons for non-registration, the examiner who examines the trademark application shall review all related reasons. It is also difficult for the applicant to determine whether to register a trademark and to respond to the notification of the reason for rejection. Accordingly, it is necessary to review the overlapping parts between the reasons for non-registration related to the preceding trademark to promote the convenience of the applicant through integration and separation of regulations, and to promote the efficiency of examination of trademark applications. Therefore, this article suggested the following improvement measures through a comprehensive review of the reasons for non-registration of trademarks related to prior trademarks. First, ⅰ) as a plan to improve the reason for rejection, ① a new proposal for the deletion of the latter part of Article 34 (1) 12 (consumer deception) and supplementary provisions for source confusion, ② a new proposal for deletion or amendment of Article 34 (1) 13 (unfair purpose), ③ a plan for integration of Article 34 (1) 20 (specific trust relations) and 21 (registered trademark rights of the parties to the treaty) and ④ a plan for the period of exclusion of reasons for invalidation were proposed. Next, ⅱ) to limit the overlapping application of we proposed ① a plan to apply sequentially according to the application of Article 34 (1) 7 (pre-applied registered trademark) and 9 (unregistered well-known trademark), ② apply Article 34 (1) 20 (specific trust relations) and 21 (registered trademark rights of the parties to the treaty) first, and apply them sequentially according to registration status, scope of application, and degree of recognition.

특허침해금지청구에 대한 새로운 판단기준의 필요성

심미랑 한국법제연구원 2013 법제연구 Vol.- No.44

The current patent system is more often used for defensive purposes to exclude others' use or as a means to hold unfair strong positions in negotiations rather than for the original purpose as the dissemination and active use of useful technology. An injunction together with a damage is an important remedy for patent infringements. However, unlike a claim for damages, injunctions do not require the subjective requirement of intent and negligence or the occurrence of loss. If the validity of the patent and the fact of infringement are confirmed, automatically injunctions are issued without consideration of other circumstances. So a patent holder would exclude others' use and have a powerful position in negotiations because of injunctions for patent infringements. Therefore, those injunctions for patent infringements should be flexibly restricted according to cases under the premise to ensure fair compensation for the patent owner, rather than absolutely admitting injunctions for patent infringements like now. If then, it would serve the use of a useful technology and industrial development as the purpose of the patent system. First of all, judgments for preliminary injunctions should be strict and by deliberate decision on the merits permanent injunctions should be determined. In addition, it is needed that court's discretion possible to considerate 'the need for an injunction'. When the courts judge 'the need for an injunction', 'whether a patent holder has implemented a patent invention, the possibility of monetary compensation and the ability of the infringer for damages, a patent holder's intent to license and whether an injunction has been used as a weapon of negotiation, the proportion of patent technology in the entire products, the characteristics of patent technology and the possibility of patent invalidity, the competitive relationship for market share, the public interests and gains and losses between The current patent system is more often used for defensive purposes to exclude others' use or as a means to hold unfair strong positions in negotiations rather than for the original purpose as the dissemination and active use of useful technology. An injunction together with a damage is an important remedy for patent infringements. However, unlike a claim for damages, injunctions do not require the subjective requirement of intent and negligence or the occurrence of loss. If the validity of the patent and the fact of infringement are confirmed, automatically injunctions are issued without consideration of other circumstances. So a patent holder would exclude others' use and have a powerful position in negotiations because of injunctions for patent infringements. Therefore, those injunctions for patent infringements should be flexibly restricted according to cases under the premise to ensure fair compensation for the patent owner, rather than absolutely admitting injunctions for patent infringements like now. If then, it would serve the use of a useful technology and industrial development as the purpose of the patent system. First of all, judgments for preliminary injunctions should be strict and by deliberate decision on the merits permanent injunctions should be determined. In addition, it is needed that court's discretion possible to considerate 'the need for an injunction'. When the courts judge 'the need for an injunction', 'whether a patent holder has implemented a patent invention, the possibility of monetary compensation and the ability of the infringer for damages, a patent holder's intent to license and whether an injunction has been used as a weapon of negotiation, the proportion of patent technology in the entire products, the characteristics of patent technology and the possibility of patent invalidity, the competitive relationship for market share, the public interests and gains and losses between The current patent system is more often used for defensive purposes to exclude others' use or as a m... 특허침해금지청구권은 물권적 청구권의 일종으로 특허의 유효성과 침해사실만 인정되면 자동적으로 인정되고 있다. 이에 관련기술을 실시하는 자 입장에서는 금지청구의 위험으로 인해 기술이용 및 후속기술개발을 회피하여 기술혁신이 저해되는 경우가 발생하고 있다. 따라서 절대적 금지청구권 인정보다는 특허권자에게 정당한 보상을 한다는 전제하에 사안에 따라 탄력적으로 침해금지를 제한할 수 있는 방안이 필요하다. 이를 위해 먼저 특허침해금지가처분에 대한 판단을 엄격하게 하여 되도록 본안소송에서 신중한 판단에 의해 특허침해금지에 대해서 판단할 수 있도록 해야 할 것이다. 또한, 본안소송에서는 영미법상의 ‘형평의 원리’나 가처분에 있어서 ‘보전의 필요성’과 같이 ‘침해금지의 필요성’에 대하여 판단할 수 있도록 법원에 재량권을 인정해야 한다. ‘침해금지의 필요성’ 판단시에 고려할 사항으로는 ‘특허권자의 실시여부, 금전적 보상가능성 및 침해자의 손해배상능력, 특허권자의 라이선스 의도 및 금지청구권을 협상의 무기로 사용하는지 여부, 전체제품에서 특허기술이 차지하는 비율, 특허기술의 특성 및 무효의 가능성, 시장점유율의 경쟁관계, 공공의 이익 및 당사자 쌍방의 이해득실관계 등’이 있다. 이러한 판단결과 침해금지청구가 제한되는 경우 사후 금전적 손해배상으로 특허권자를 보호해야 한다. 장래의 적법한 실시를 보장하기 위한 방안으로는 우선적으로는 당사자의 사적협상에 의해서 적절한 실시료를 산정하도록 하는 것이 바람직하다. 당사자 간에 합의가 이루어지지 않는 경우에는 특허권자가 장래의 실시료를 청구할 수 있도록 하여야 할 것이다. 이와 같이 유연하고 개방적인 특허권의 개념 모색을 통해 빠른 기술변화 시대에 맞추어 특허법의 궁극적인 목적을 달성할 수 있을 것이다.

특허권 행사에 대한 경쟁법 규제의 한계 및 특허법적 개선방안에 관한 연구

심미랑 한국지식재산학회 2016 産業財産權 Vol.- No.51

기술혁신에 대한 보상으로 일정기간 독점을 보장하는 특허법과 시장에서 자유롭고 공정한 경쟁유도를 위하여 독점을 규제하는 경쟁법은 외형적으로는 그 법목적이 충돌하는 듯 하나, 자유시장 경제질서를 유지하면서 산업발전을 도모하고자 하는 점에서 궁극적으로는 동일한 목적을 가지고 있다고 볼 수 있다. 이에 각 국에서는 양 법의 조화를 위한 논의가 계속되고 있으나, 대부분 특허권자의 권리행사가 경쟁제한성이 있어 경쟁법 위반이 될 수 있는지 여부에 대하여 특정 사안에 대한 경쟁당국과 법원의 판단에 의하여 다루어져 왔으며, 이를 경쟁당국의 지침을 통해 규정하는 형식을 취해왔다고 볼 수 있다. 반면, 지식재산권법적 관점에서 정당한 권리행사인지 여부에 대한 논의는 미흡한 실정으로 지식재산권의 부당한 행사와 관련하여 지식재산권법적 개선이 필요한 부분에도 경쟁법적 규제를 도구로 활용하거나 지식재산권자의 정당한 권리를 제한할 우려도 있다. 이에 이 글에서는 지식재산권법적인 관점에서 지식재산권의 정당한 권리범위에 대한 논의를 위하여 특허권자의 권리행사를 중심으로 경쟁법상 문제되는 유형을 특허실시허락계약의 경우와 특허침해분쟁의 경우로 나누어 검토해보았다. 나아가 특허권자의 권리행사에 대한 경쟁법 적용의 한계로서 사후적 규제에 의한 구제수단의 한계, 경쟁제한성 판단의 문제, 관련시장 획정의 문제를 제시하고, 특허법적 관점에서 경쟁법과의 조화를 모색하기 위한 방안으로 ⅰ) 특허권자의 권리행사 제한 규정 도입, ⅱ) 특허권 남용 관련 규정의 도입, ⅲ) 침해금지청구권 인정여부에 대한 재량권 부여 , ⅳ) 강제실시권 관련 규정의 개선 등을 살펴보았다. The purpose of the intellectual property law is to foster technological innovation by ensuring monopoly for a given period of time and the purpose of the competition law is to induce free competition by preventing excessive market monopolization. Due to conflicting aims of two laws, inevitably cross sections occur. In many countries, the relevant laws and regulations for the harmonization of conflict area of competition law and intellectual property law are provided. Article 59 (Exercise of Right to Intangible Property) of “Monopoly Regulation and Fair Trade Act” in Korea provide “This Act shall not apply to any act which is deemed the justifiable exercise of the right under the Copyright Act, the Patent Act, the Utility Model Act, the Design Protection Act or the Trademark Act”. But the application of competition law isn’t excluded for all the exercise of the intellectual property right. Only within the purpose scope of intellectual property laws, the application of competition law is given exemption and the competition law may apply to acts contrary the purpose. However, it isn’t simple to judge whether if the exercise for intellectual property rights is off the scope of the purpose in specific cases. The issue for the conflict area of competition law and intellectual property law has been treated by aspects of the competition law. In other words, it has been dealt with as issues for competition law application to cases hampering competition and innovation by the exercise of intellectual property rights. Therefore, the discussion and research for the scope of justifiable exercise of rights in intellectual property law perspective are not enough. Beside, ex post facto correction orders and fines by competition law should not be effective remedies and prevention for the unjustifiable exercise of intellectual property rights and there are also concerns about improper restrictions for the exercise of intellectual property rights by the judgement for restriction on competition. Therefore, this article studies the type of subject to competition law for the exercise of rights of patent holders divided in patent license contract cases and patent infringement dispute cases and discuss in the aspect of patent law. With reference to the above-mentioned, this paper proposes the need for active discussions to clarify the scope of justifiable, fair and proper exercise of intellectual property rights and for the harmonization with competition law in the aspect of intellectual property law.

상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점 및 증명방법에 관한 고찰

심미랑 서울대학교 법학연구소 2012 서울대학교 法學 Vol.53 No.3

The inherent function of a trademark under trademark law is to distinguish trademark owner’s goods from the other’s. Therefore, trademark’s distinctiveness is an important concept in the law governing trademarks and service marks. A trademark may be eligible for registration, or registrable, if amongst other things it performs the essential trademark function, and thus has distinctive character. But, even inherently non-distinctive terms can acquire distinctiveness after exclusive and continuous use by the applicant, which is called as “Acquired distinctiveness” or “secondary meaning”. Acquired distinctiveness may be thought of as consumer recognition of the trademark as an identifier of source, sponsorship, affiliation or other business relationship. There are common regulations in Korea Trademark law Article §6②, Japan Trademark law Article §3② and U.S. Federal Trademark law(Lanham Act) Article §2(f)(15 U.S.C. §1052(f)). In recent years, due to the development of mass media and industrialization, it is possible to acquire distinctiveness in short time. The marks are inherently non-distinctive and have huge needs of free-use like descriptive marks, which acquire post-distinctiveness, if an owner has exclusive rights, become strong trademarks to have broad range of rights. It is possible to destroy fair market order. Therefore, fair and specific criteria to determine acquired distinctiveness are very important. Moreover, when acquiring distinctiveness in the aspect of interests protection of prior users, method for proving evidence in the aspect of uncertainty of proof are important. Korean Trademark law requires acquisition of secondary meaning before application, but Korean Supreme court bases its decision on the critical point of time for determining whether to register. This is the result because the point of time for acquisition of distinctiveness is confused with the point of time for determining whether to register. So the revision of Korean Trademark law, which reflects reality is needed. With respect to prove secondary meaning, predictability is low because criteria depends on specific situation and the party who makes such decision. Therefore, clear standards should be established, which notes the U.S. related regulations. For example, proof of substantially exclusive and continuous use as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made may be accepted as prima facie evidence that the mark has become distinctive by the director. 상표법상 상표는 소비자가 상표권자의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있도록 하는 역할을 그 본래적 기능으로 한다. 이에 각국의 상표법에서는 공통적으로 식별력이 없는 기술적 표장 등을 상표등록받을 수 없도록 규정하고 있다. 그러나 본래적으로 식별력이 없는 표장이라도 특정인의 일정기간 독점적 사용에 의해 상표로서 식별력을 취득하는 것이 가능하며, 이를 상표법상 ‘사용에 의한 식별력 취득’ 또는 ‘2차적 의미의 획득’이라고 한다. 이와 같이 사후적으로 식별력을 취득한 표장의 경우 예외적으로 상표등록을 받을 수 있으며, 이는 우리 상표법 제6조 제2항, 일본 상표법 제3조 제2항, 미국 연방상표법 제2조 (f)항 등에서 규정하고 있다. 최근에는 매스미디어와 산업화의 발달로 단기간의 대규모의 홍보 및 대량생산이 가능하여 식별력을 취득하는 것이 용이해졌다. 기술적 표장과 같이 본질적으로는 식별력이 없고 자유사용의 필요성이 큰 표장이 사후적으로 식별력을 취득하여 특정인에게 독점권이 부여되는 경우 그 권리범위가 매우 넓은 강력한 상표가 된다. 또한 특정 표장에 대하여 과도한 독점권을 부여하는 경우 공정한 시장경쟁질서를 제한할 우려가 있다. 이에 사용에 의한 식별력 취득 여부의 판단에 대한 공정하고 구체적인 기준 마련이 매우 중요하다. 특히 선사용자의 이익보호 측면에서 식별력 취득시점과 추상적 사실에 대한 판단의 불명확성이 존재한다는 측면에서 증명방법이 특히 중요하다. 우리나라 법문의 문리해석상은 출원전에 식별력을 취득할 것을 요구하고 있으나, 대법원 판례는 등록여부결정시를 기준으로 식별력 취득여부를 판단하고 있으며, 이에 대한 학설도 통일되어 있지 못하다. 이는 식별력 취득시점과 이에 대한 판단시점을 혼동하여 발생한 결과로 보이며, 현실을 반영한 법규의 개정이 필요하다. 즉 서둘러 상표등록출원을 한 후에 식별력 취득이 완성되거나 출원 후 보정에 의해 식별력 취득 주장이 추가되는 경우가 많은 현실을 반영하여 식별력 ‘취득시점’은 식별력 취득 주장시점을 기준으로 하고, 이에 대한 판단시점은 다른 등록요건과 동일하게 ‘등록여부결정시’를 기준으로 함이 타당하다고 본다. 식별력 취득의 증명방법과 관련하여는 우리 상표법 시행규칙 제36조 제4항과 상표심사기준 제14조 제3항 및 제4항에서 규정하고 있고, 판례는 “상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산⋅판매량 및 시장점유율, 광고⋅선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려”해야 한다고 판시하고 있다. 그러나 이러한 판단기준은 상황 및 판단자의 주관에 따라 변동될 수 있는 불명확한 기준으로 예측가능성이 떨어진다. 이에 5년 동안의 실질적으로 독점적이고 계속적인 사용이 있는 경우나 동일상표에 대한 선등록을 보유하고 있는 경우 출원상표가 식별력을 취득하였다는 일응의 증거로 인정하고 있는 미국 상표법을 참고하여, 우리나라 상표법에서도 보다 명확한 기준을 정립할 필요가 있다.

미국 ITC 특허침해소송에서 ‘국내 산업’ 요건의 의미

심미랑 아주대학교 법학연구소 2014 아주법학 Vol.8 No.1

2006년 미국 연방대법원의 eBay 사건 이후로 특허발명을 직접 실시하지 아니하는 특허권자가 미연방 법원에서 특허침해금지명령을 인정받기 힘들게 되자, 특허침해소송 이 미국 무역위원회(International Trade Commission, 이하 ‘ITC’)에 몰리고 있다. ITC는 행정기관으로 eBay 판결에 구속되지 아니하며, 형평의 원리 중 ‘공공의 이익’ 만 을 고려하여 거의 자동적으로 특허침해금지명령에 해당하는 수입배제명령 등이 이루어 지고 있다. 특히 ITC 수입배제명령을 위해서는 미국 내 산업이 존재하거나 형성 중일 것 이어야 하는 ‘국내 산업’의 요건이 요구되는데, 최근 CAFC는 이와 관련하여 인터디지털 사건에서 국내 제조활동 없이 라이선싱 활동만 존재하는 경우에도 ‘국내 산업’의 요건 을 충족한다고 판시하였다. 이러한 미국 ITC의 태도는 특허권의 배타적 속성의 강화로 인해 특허기술의 활용을 저해하는 특허방해(Patent Holdup) 현상을 방지하고자 하는 eBay 판결의 취지 및 국제적인 동향에 역행하는 것이라고 할 수 있다. 이에 이 글에서는 특허침해사건에서 ITC의 역할 및 특징을 살펴보고, 1988년 미국 관 세법 제337조(19 U.S.C. 1337)의 개정으로 인한 ‘국내 산업’의 의미에 대한 변화과정을 살펴본다. 또한, 특허발명을 실시하지 않으면서 라이선싱 활동만 하는 경우 ‘국내 산업’ 의 요건이 충족되는지 여부와 관련하여 ITC와 CAFC의 판례변화와 인터디지털 사건 이 후 최근 판례의 동향을 살펴본다. 결론적으로 이와 같이 미국 ITC에 특허침해금지청구 가 집중되고 있는 현상으로 인해, 2006년 연방대법원의 eBay 판결의 취지에 역행하여 ‘Patent Holdup’ 현상이 조장되고 있는 현실에 대한 비판과 변화의 필요성에 대하여 살펴본다.