일본의 지역단체상표권과 지리적표시권에 관한 고찰

권지현 ( Kwon Chi-hyun ) 경상대학교 법학연구소 2020 法學硏究 Vol.28 No.4

일본은 각 지역마다 전통적인 특산물 및 그 가공품이 전해 내려오고 있으나 외국산 제품들의 수입 범람으로 특산물 생산이 중단되거나 사라지고 있는 현실을 고려하여 상표법에 지역단체상표제도와 지리적표시제도를 도입하여 시행하고 있다. 지역단체상표는 특정 지역에서 생산되는 특산품을 산지로 하는 것과 밀접한 관련성을 갖는 「지역명 + 상품(서비스)명」으로 구성된 표장을 말하며, 2020년 8월 1일 현재 687건이 등록되어 사용되고 있다. 다만, 지역단체상표는 특산품에 관한 품질의 관리 및 유지를 단체의 구성원 각각이 노력하여야 하다 보니 품질을 담보할 수는 없다는 문제점이 있다. 이에 대해 지역단체상표의 품질 유지 문제를 해소하려는 노력과 동시에 일본의 국제협력(EPA, TPP 등)에 의한 지리적표시제도가 별도로 도입되어 시행되고 있다. 지리적표시법에 의한 지리적표시(GI)는 농수산물 및 그 가공품에 대한 적절한 품질 평가와 특성 유지를 전제로 주어지는 지식재산권으로 2020년 7월 1일 현재 99건이 등록되어 사용되고 있다. 일본은 인구 노령화에 의한 농촌지역의 어려움을 적극적으로 해소하고, 외국 농수산물의 유입에 대비한 지역경제 활성화를 위하여 지리적표시의 법적보호를 강화하고 있는 것을 알 수 있다. 특히 우리나라는 권리화 측면에서의 상표법과 지역경제활성화 측면에서의 농수산물품질관리법이 적절히 혼용되어 시행되고 있지만, 일본은 지리적표시법보다 상표법의 지역단체상표를 통한 지역경제 활성화를 추진하고 있는 것을 알 있다. 그러나 일본의 지역단체상표와 지리적표시는 특정 지역을 매개로 하는 지식재산권으로 등록 및 효력 등에 차이점이 있지만, 일본의 지역경제 활성화를 촉진시키기 위한 중요한 역할을 하고 있다는 점에서는 유사하다고 할 수 있다. The traditional specialty and processed goods thereof had been come down for each region in Japan, but the production of the specialty had been stopped or disappeared because of the flood of imports of the foreign goods, and considering such a reality, the local group trademark system and the geographical indication system had been introduced in the Trademark Law to be implemented. The local group trademark is the emblem constituted to 「the region name + the goods(service) name」 having the close association with that the specialty produced in the specific region is to be the producing area, and 687 cases were registered to be used as of August 1, 2020. Although as to the local group trademark, each of the members of the group tries to manage and maintain the quality on the specialty, there is a problem which cannot guarantee the quality thereof. To solve such a quality problem of the goods, the geographical indication system has been introduced by the international cooperation in Japan(EPA, TPP etc.). to be implemented. The geographical indication(GI) by the Geographical Indication Protection Act is the intellectual property right given to be subject to estimate the quality appropriately and maintain the speciality on products of agricultural products and marine products and 99 cases were registered to be used as of July 1, 2020. Lately in Japan the difficulty of the rural area by the population aging would be positively solved and for activating the local economy by the inflow of the foreign agricultural and marine products, it can be known that the local group trademark and the geographical indication are mixed to be appropriately implemented. The local group trademark and the geographical indication are the intellectual property right mediating the specific region and different in registrations and effects etc., but it can be known to play the important role to promote the local economy activation in Japan.

AI특허의 권리행사 및 관련 쟁점에 관한 연구

권지현 ( Chi Hyun Kwon ) 홍익대학교 법학연구소 2020 홍익법학 Vol.21 No.3

오늘날의 정보통신기술(ICT)과 딥러닝 기술의 발전에 의하여, AI는 IoT 또는 빅데이터와의 융합에 의하여 학습을 하고, 그 학습에 의하여 스스로 문제를 찾아내고 그 문제의 해결을 위한 최적의 모델(콘텐츠)을 창작할 수 있다. 이러한 AI에 의한 창작물은 인간의 개입에 의하여 학습된 결과물이므로 AI가 발명자가 아니라 인간(자연인)이 발명자가 되고, 우리나라를 포함한 세계 각국에서 AI특허를 허여하고 있다. 따라서 인간의 인위적 작용이 아니라 AI가 특정과제를 해결하기 위한 문제점과 그 해결방안을 찾아낼 수 있도록 인간이 알고리즘을 창작하고, 그 알고리즘에 의하여 AI가 학습하여 창작물을 도출한다는 것을 특허명세서에 기재하면 특허를 받을 수 있다. 하지만 이러한 AI특허의 구현 방법 및 시스템은 AI의 딥러닝에 의하여 실시되고 있고 또 네트워크를 통하여 실시되는 것이 일반적이므로 다수의 실시자와 이용자가 존재할 수 있다. 그로 인해 실시자가 누구인지를 알 수 없고, 또 실시자와 이용자의 부분적 행위가 특허권을 침해하는 것인지를 판단하는 것이 용이하지 않아, 특허발명의 권리범위 해석 및 제3자와의 침해유무 판단이 매우 어렵다는 문제점이 있다. 따라서 AI발명의 청구범위 기재와 그 해석, 그리고 복수의 실시자와 이용자의 결합된 행위에 대한 침해판단을 위하여 특허법의 실시 규정 및 간접침해 규정에서 실시의 범위에 ‘공동실시’를 포함시키고, 또 손해배상액 산정의 범위 확대 등에 관한 개정방안을 검토할 필요가 있다. By the development in the current information and communication technologies (ICT) and deep learning technology, the AI does the learning by the combination of the IoT or the big data and by this learning, finds the problem by itself to be able to create the best model(contents) for solving the problem. Since such a creation by the AI is the result leaned by the human intervention, by regarding that the AI is not the inventor but the human(natural person) would be the inventor, in all countries of the world including our country the AI patent has been granted. The human creates the algorithm so that the AI not the human artificial action can find the problem for solving the specific purpose and the solution thereto, and if it is described in the specification that by the algorithm the AI does the learning to derive the creation, the patent can be obtained. Since the realizing method and the system of such a AI patent has been executed by the deep learning of the AI and through the network, it is very difficult to interpret the scope of rights and to determine whether the third party violates. As described in the AI patent, since there are many cases where the realizing method by the AI and the system are made through the network, there is a large number of implementers and users, Thereby it cannot be known who is the implementer and it is not easy to determine whether the partial action of the implementer and the user violates to the patent right. Accordingly for the description of claims and interpretation thereof in the AI invention and the determination to the violation of the action by the combination of the implementers and users, it is needed to review to include "the joint practice" in the enforcement regulation of the Patent Law and "the joint practice" in the indirect infringement regulation of the Patent Law.

일본대학의 특허활용과 벤처창업전략

권지현(Kwon, Chi Hyun) 서강대학교 법학연구소 2020 법과기업연구 Vol.10 No.2

일본정부는 “과학기술․이노베이션창출의 활성화에 관한 법률”을 제정하여 대학이 중추적으로 산학협력을 추진할 수 있도록 정부의 지원을 의무화하는 규정을 두고 시행하고 있으며, 2020년 6월에는 산학융합선도모델 프로그램을 공표하여 이를 뒷받침하고 있다. 이러한 일본정부의 정책지원에 의하여 대학이 소유하고 있는 특허권 및 노하우를 바탕으로 벤처기업을 창업해 사업화하고 있고, 대학과 기업의 공동연구에 의하여 도출된 특허기술을 근거로 벤처창업을 적극적으로 유도하고 있다. 대학 소유의 특허권 또는 대학과 기업의 공동연구의 성과물을 특허출원하고 이를 이용하여 창업한 벤처기업이 2020년 1월 1일 기준으로 219대학에 2,566개사가 있다. 일본의 산학협력과 벤처창업에 관한 법제 및 정책, 통계를 통해서 알 수 있듯이 산학협력의 공동연구에 의한 성과물을 가능한 사업화하려고 하고 있다. 우리나라도 이러한 일본의 정책과 운영을 참고하여 대학의 벤처창업을 적극적으로 유도할 필요성이 있다. 먼저 일본특허법의 임시(仮)통상실시권제도 및 임시(仮)전용실시권제도를 보다 심도 있게 분석하여 우리특허법에 반영하고, 동 제도를 통하여 대학의 특허출원이 특허등록을 받기 전이라도 기술이전하여 사업화를 촉진할 필요성이 있다. 그리고 뛰어난 지견을 가지는 대학 혹은 기업의 탁월한 인재가 복수의 대학 또는 민간기업간에서 각각의 고용계약을 체결하여 양자의 업무를 모두 수행할 수 있도록 크로스 어포인트먼트제도(Cross-appointment system)를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 또한 일본정부의 무역분쟁에 대응한 극일의 정책으로 대학과 민간기업의 협력이 매우 중요하고, 이러한 산학협력을 통한 기술개발과 특허전략, 그 특허발명의 사업화를 적극 지원할 수 있는 정부의 강력한 지원정책이 필요하다고 판단된다. The Japanese government establishes “the law on activation of the scientific technology․innovation creating” and has enforced the regulation for obligating the government support so that the universities promote the industry academic cooperation, and it is supported by publicly announcing Industry-Academic Convergence Guidance Model Program on June 2020. By the policy support in such a Japanese government, universities startup and manage the venture company to industrialize patent rights and know-how owned by universities, and also on the basis of the patent technology derived by the common study of the university and the company, the venture startup is positively induced. Venture companies which start-up by using patent rights owned by universities or patent applications obtained by commonly studying with universities are 2,566 companies in 219 universities as of January 1, 2020. As shown through legislations and policy, statics relating to the industry academic cooperation and the venture startup in Japan, it is tried to possibly industrialize results by the common study of the industry academic cooperation, and in Korea it is needed to induce the venture startup in the university referring to such a policy and a management in Japan. First the provisional non-exclusive licence system and the provisional non-exclusive licence system in the Japanese Patent Law will be analysis in depth and reflected to the Korean Patent Law, and through the system it is need to promote the industrialization by transferring the technology even before patent applications would be patented. It is needed to positively utilize the Cross-Appointment System in that excellent talents in universities or companies having an outstanding point of view enter into employment contract between plural universities or private enterprises respectively and can do all of both works. The cooperation of universities and private enterprises are very important because the polar Japanese policy corresponding to the trade dispute in the Japanese government, and it is determined to need the strong support policy of the government which can positively support the technological development and patent strategy, industrialization of the patent invention via such an industry academic cooperation.

AI발명의 성립성과 진보성 판단의 조화방안

권지현 ( Chi Hyun Kwon ) 홍익대학교 법학연구소 2021 홍익법학 Vol.22 No.3

AI발명에는 통상의 발명보다 ① 인위적 행위 또는 인간의 정신활동, ② 출원시의 AI기술상식 및 범용 딥러닝기술, ③ 단순한 정보제시에 불과한 데이터 ④ 기호·문자·숫자·도형·색상·음향 등과 같이 누구나 간단히 생각할 수 있는 입력데이터 등의 비기술적요소가 포함되어 있다. 이러한 비기술적요소가 기술적요소에 미치는 역할과 특성에 따라 AI발명의 성립성이 다르게 판단되고 있다. 미국특허청(USPTO)은 AI발명의 특허적격성 판단기준에 실질적으로 진보성의 개념이 포함되어 있다는 문제점이 지적되고 있다. 또 유럽특허청(EPO)은 청구항에 기재된 기술적 요소만으로 특허대상 제외에 해당되지 않으면 특허적격성이 있는 것으로 유연한 판단을 하고, 대신에 진보성을 엄격하게 판단하고 있다. 반면, 우리나라 판례 및 특허심사기준에는 기술적요소가 ‘자연법칙을 이용한’ 것이라고 하더라도 비기술적요소와 결합한 청구항 전체로 ‘자연법칙을 이용한’ 것이 아닌 경우 발명의 성립성을 인정하지 않고 거절결정을 하고 있다. 이러한 엄격한 발명의 성립성 판단은 진보성 판단을 받아볼 기회마저 없어지는 문제점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 비기술적요소와 기술적요소가 결합된 AI발명의 성립성은 기술적요소와 비기술적요소를 결합한 청구항 전체로 판단하는 것을 원칙으로 하지만, 만약 기술적구성의 일부 또는 전체가 ‘자연법칙을 이용한’ 것으로 판단되는 경우에는 청구항 전체로 판단하지 말고 발명의 성립성을 인정하는 유연한 판단을 하고, 그 다음의 진보성 단계에서 엄격하게 판단하는 심사프로세스의 정립이 필요하다. AI inventions further include non-technical elements such as ① artificial behavior or human mental activity, ② AI technology common sense and general-purpose deep learning technology at the time of application, ③ data which are just a presentation of information, ④ input data that anyone can think of, such as symbols, letters, numbers, figures, colors, sounds, etc in comparison with the conventional invention. Depending on the role and characteristics of these non-technical elements on technical elements, the establishment of AI inventions is judged differently. The U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) is pointing out that the patent eligibility criteria for AI inventions actually include the concept of inventiveness. In addition, the European Patent Office (EPO) flexibly judges that if only the technical elements described in claims are not subject to the exclusion of the patent, they are eligible for the patent, and instead strictly judges the inventiveness. On the other hand, in Korea's precedents and patent examination guideline, even if the technical element is "using natural law," in case where it is not "using natural law" as a whole of claims combined with non-technical elements, the establishment of invention is not accepted and finally rejected. Such a strict judgment on the establishment of invention has a problem in that even the opportunity to be judged on the inventiveness would be lost. To solve such a problem, the establishment of the examination process is needed as follows: in principle, the establishment of an AI invention that combines non-technical and non-technical elements should be determined as a whole claims combining non-technical and non-technical elements, but if part or all of the technical constitution is judged to be "using natural law," it would not be judged as a whole of claims, but it would be flexibly judged to accept the establishment of invention, and it would be strictly judged in the next step of inventiveness.

PCT출원의 우선권주장과 주체적 요건

권지현(Kwon, Chi-Hyun) 동아대학교 법학연구소 2020 東亞法學 Vol.- No.88

선출원을 기초로 하여 우선권주장을 하여 PCT출원을 하고자 하는 경우에는 선출원인과 후출원의 PCT출원인이 동일하거나 ‘특허를 받을 수 있는 권리’의 승계를 받고 PCT출원의 시점에 특허출원인변경신고를 하여야만 우선권주장을 인정받을 수 있는 것으로 해석되어 왔다. 그러나 최근 대법원은 PCT출원 시점에 특허출원인변경신고가 되어 있지 않더라도, PCT출원시점 이전에 승계에 관한 약정서가 존재하는 경우에는 우선권주장을 인정하여야 한다는 새로운 판단기준을 제시하고 있다. 이 판단기준은 우선권주장의 주체적 요건을 규정한 특허법 제55조 제1항과 권리승계의 효력요건을 규정한 제38조 제4항을 분리하여 해석한 것으로 실무적으로 문제가 있는 것으로 판단된다. 즉 제55조 제1항의 해석을 엄격하게 하지 않았던 것으로 보이고, 이와 더불어 선출원에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 대한 효력발생 요건을 규정한 제38조 제4항도 지나치게 선의의 후출원인을 보호하려는 입장에서 해석한 것으로 판단된다. 따라서 우선권주장의 인정여부는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’의 승계에 대한 효력발생 요건에 근거하여 판단할 수 있도록 제38조 제4항을 개정할 필요가 있다. 즉 우선권주장이 있는 선출원에 대한 권리의 승계는 후출원(PCT출원) 시점에 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생하는 것으로 개정하면 우선권주장의 인정과 관련한 분쟁을 미연에 방지할 수 있다. In case where the PCT application is to be filed with claiming convention priority based on the first application, it is interpreted that the priority can be accepted in only a case where the applicant of the earlier application and the applicant of the PCT application which is the subsequent application are identical or the patentable right has been succeeded and the change of the applicant has been recorded when filing the PCT application. However recently the Supreme Court has suggested the new criteria for judgement in that the priority should be accepted in case where the agreement regarding the succession was existed before filing the PCT application although the change of applicant is not recorded when filing the PCT application. It is determined that there is a practical problem in such a criteria for judgement since it is interpreted by dividing Para 1 of Article 55 of the Patent Law regulating the subjective requirement for claiming convention priority and Para 4 of Article 38 of the Patent Law regulating the condition of validity of the right succession. Accordingly the revision is needed to be able to determine whether the priority would be accepted based on the condition of validity regarding to the succession of the patentable right, that is, it is needed to be revised that the validity can be generated in case where the change of applicant should be recorded when filing the subsequent application(PCT application) in the succession of the right in the earlier application having the priority.

공유특허권의 불실시보상금청구권제도 도입방안

권지현(KWON Chi Hyun) 원광대학교 법학연구소 2020 圓光法學 Vol.36 No.3

공동연구의 목적은 어느 한 기업이 해결할 수 없는 특정과제에 대하여 기업과 대학, 연구소 등이 공동으로 연구를 수행하여 해결방안을 찾아내는 것이다. 공동연구의 성과물은 공동출원되어 공유특허권으로 법적보호를 받으면서, 각 공유자는 특허발명의 실시 또는 기술이전을 통하여 수익을 창출하고 있다. 공유자인 기업은 특허발의 자기실시가 가능하여 직접 수익을 얻을 수 있지만, 자기실시 능력이 없는 대학이나 연구소는 자기의 공유지분을 양도하거나 통상실시권을 허락하여야 연구개발비를 회수할 수 있지만, 기업의 동의가 필요하다. 만약 대학이 제3자에게 기술이전을 하고자 다른 공유자인 기업에게 동의를 요청하는 경우, 기업은 제3자가 자사와 경쟁관계에 있고 또 기업규모가 자사보다 큰 업체로 시장 참여를 하게 되면 매출액 저하 등의 경제적 손실을 입을 수 있다는 이유로 동의를 거절할 수 있다. 기업의 동의를 받지 못한 대학은 제3자에게 지분을 양도하거나 기술이전을 할 수가 없는 문제점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 대학과 기업의 공동연구계약에 실시와 불실시, 그리고 지분양도 관한 특약조항을 두는 것이 중요하지만, 만약 특약조항이 없는 경우를 고려하여 대학이 동의를 거절한 기업에게 불실시 또는 통상실시권 허락을 하지 않는다는 것을 조건으로 기업의 실시에 의하여 얻은 수익 일부의 분배를 요구할 수 있도록 불실시보상청구제도를 도입이 요구된다. 동 제도의 도입방안으로는 프랑스지적재산권법에 규정하고 있고, 독일 학설에서 제시하고 있는 불실시자의 보상제도를 참고할 필요가 있다. 이를 바탕으로 자기실시와 관련한 공유특허권의 지분양도, 통상실시권의 허락 및 전용실시권의 설정에 관한 관련 규정을 참고하여, 우리나라의 실정에 맞는 불실시보상금청구제도를 우리 특허법 제99조에 도입할 필요하다. Each co-owner of the co-owned patent right can do a self-implementation without the agreement of the other co-owner however if assigning his(or her) co-owned share or granting the non-exclusive licence, the agreement should be received. If the company and the university do the co-research to register the co-owned patent right, the company can do the self-implementation to obtain profits directly, but the university or the research institute cannot do the self-implementation and thus the profit can be obtained by assigning his(or her) co-owned share to the third party or granting the non-exclusive licence. However it is impossible if the company who is the co-owner does not agree and there is no way to return the research and development costs. In case where the university would request the agreement to the company who is the co-owner for assigning the co-owned share or transferring the technology to the third party, there is many cases of rejecting the agreement by the reason why they suffer economic loss such as a decline in sales if the third party would be in competition with their company and participate markets as the larger business in scale than their company. There is no specific problem if they agree in the joint research contract to assign his(or her) co-owned share or grant the non-exclusive licence for the university without agreement of the company, however the company opposes to have such a special contract in the joint research contract and thus the technology transfer has not been made actively. Accordingly as the plan for activating the technology transfer and the implementation in the co-owned patent invention, it is needed to introduce the non-implementation compensation claim system to request a partial division of profits obtained by the implementation of the company under the condition where the university does not grant the implementation or the non-exclusive licence to the company who rejects the agreement. As a way to introduce this system, it is needed to refer to the compensation system for non-conductors stipulated in the French Intellectual Property Law and suggested in German precedents. Based on this, it is needed to introduce the non-implementation compensation claim system in accordance with the circumstances of Korea in Article 99 of the Korean Patent Act, referring to the related regulations on the transfer of shares of shared patent rights, permission of non-exclusive licenses, and establishment of exclusive licenses related to self-implementation.