특허분쟁으로 무효화된 특허의 특징 ―우리나라의 무효심판 자료에 대한 실증분석

이정영 ( Lee Jungyoung ),문춘걸 ( Moon Choongeol ) 한국지식재산연구원 2020 지식재산연구 Vol.15 No.4

2001년∼2017년 기간 동안 국내 특허심판원에 무효심판이 한번 이상 청구된 6,367건의 특허를 대상으로 법적·행정적 판단과 특허권자의 의사결정을 함께 고려할 수 있는 다항로짓모형을 설정한 후 특허권의 유·무효에 영향을 미치는 속성에 대하여 분석하였다. 영향을 미치는 속성들은 특허권 유·무효 유형 간에 상이함을 실증분석을 통해 확인하였다. 전체 특허를 대상으로 분석한 결과에 따르면, 특허의 청구항의 수와 인용한 특허의 수는 특허권 만료 및 유지가 될 확률을 높이는 것으로 나타났다. 즉, 특허의 경제적 가치가 높을수록 특허 소송에 연루되더라도 특허권자가 특허권을 보호하는 것으로 나타났다. 반면, 특허의 신규성과 특허권자의 소송 대항력에 관련한 특허의 속성은 법적·행정적 판단에 의해 무효가 될 확률을 높이는 것으로 나타났다. 전체 표본 중 출원인이 기업인 표본으로 한정하여 분석한 결과에서는, 특허의 전략적 가치에 관련한 특허의 속성이 특허권의 유·무효에 미치는 영향이 더 확연하게 나타났다. 특히 특허의 고유한 전략적 가치를 대변하는 피인용한 특허의 수는 통계적 유의성을 상실하는 반면 기업의 기술 경쟁 우위 측면에서 전략적 가치를 대변하는 자기 특허 인용한 특허의 수가 특허권 유·무효에 아주 유의하게 작용하는 것으로 나타났다. We study factors affecting the validity/invalidity judgement of a patent involved in invalidation litigation, using the data set of 6,367 patents involved in invalidation trials from 2001 to 2017. We estimate the multinomial logit model by separating invalidity into invalidity by legal/administrative judgement and invalidity by the patent holder’s decision. We find structural heterogeneity between two types of invalidity judgements in factors affecting validity/invalidity status. Most importantly, we find that factors related to the novelty and the defensive power in the lawsuit affect positively the probability of invalidity by legal/administrative judgement whereas factors related to the patent’s strategic stake affect negatively the probability of invalidity by the patent holder’s decision. Our study indicates that patent’s economic value and patent’s strategic stake are key aspects in determining the validity/invalidity judgement of a patent when it is involved in the invalidation litigation, and that the strategic stake is an important aspect for the patent holder to decide on participation in (or continuation of) legal dispute. The role played by the strategic stake is especially conspicuous in the analysis of patents whose patentees are firms.

범유럽 특허집행 제도의 탄생과 전망

김용진 ( Yongjin Kim ) 법조협회 2018 法曹 Vol.67 No.3

재판지에서 주어지는 재판의 효력이 외국에 미치기 위해서는 집행국에서 승인되고 집행가능하다는 선언을 받아야 한다. 수 개국에서 보호되는 특허에 관한 분쟁을 어떤 국가의 법원에 제소할 것인가를 선택함에 있어서는 다른 나라에서 승인되고 집행될 수 있는가의 여부에 의해 크게 영향을 받는다. 이는 대부분의 경우 패소자의 재산이 소재하는 곳의 법원에 승인과 집행이 신청되고, 재판국의 재판의 효력이 집행국의 영토로 확장되면 또 다시 동일한 당사자 사이에 동일한 소송이 다른 나라의 법원에서 제기되는 것을 방지시키는 효과가 있다는 점에 비추어 타당하다. 그런데 미합중국의 경우에는 재판이 50개 주에 걸쳐 즉시 집행가능하기 때문에, 미국의 특허권자는 연방 차원에서 자신의 특허권을 보장받는 반면에, 유럽연합 특허권자는 현행법상 개별 회원국가로부터 집행받아야 한다. 이는 유럽기업인들에게는 유럽연합 특허제도가 미국의 제도보다 경쟁적 열위에 있다는 것을 말해준다. 이른바 유럽특허패키지가 등장함에 따라 위와 같은 상황에 변화가 일어나고 있다. 단일특허 제도의 강점은 역내 전역에서 집행을 한꺼번에 할 수 있고, 특허통합법원의 장점은 단일한 절차를 통하여 범유럽 집행이 가능하다는 점에 있다. 그런데 단일특허 시스템이 구축된다고 하더라도, 특허출원인은 단일특허 대신 종래의 유럽특허를 선택할 수 있고 또 독일, 영국, 프랑스에 특허신청이 집중되고 있는 현실에 비추어 굳이 유럽연합 전역을 대상으로 하는 단일특허를 받을 필요성이 크다고 할 수 없기 때문에, 현행 시스템이 급격하게 바뀐다고 말하기는 어렵다. 이는 결국 양 제도 사이에 적지 않은 효과상의 차이가 존재한다는 것을 의미하는 것이기 때문에, 아래 논문은 양 제도에 내재되어 있는 위험과 대응방안을 특히 제3국의 입장에서 분석하고 제안하였다. A foreign judgment must be recognized or declared enforceable in the local forum in order to produce its typical effects as a judgment in the forum country. The choices as to whether to litigate disputes concerning these equivalent rights only in one jurisdiction, and in which particular jurisdiction, may be greatly influenced by the possibility to have a judgment from a prospective forum recognised and enforced in other countries. This is to be justified from two aspects. The one is that for the most part recognition and enforcement are usually sought in the forum where (judgment debtors’) assets are located. The other is that recognition of a foreign judgment prevents subsequent litigation in a different forum. Reliance on the res judicata effect of a foreign judgment is necessary to prevent the losing party from bringing new proceedings involving the same cause of action and between the same parties in the courts of another country. While in principle an American IP holder gets protection at the federal level, by means of judgments and orders which are immediately enforceable throughout the 50 States of the Union, to get a corresponding outcome his European counterpart has to work much harder. This lack of enforceability entails for European business competitive disadvantage relative to their American peers. With European Patent Package this has been changing. The main advantages of unitary patents are their broad geographic coverage and the ability to enforce centrally, and the clearest benefit of the Unified Patent Court is the fact the it offers the possibility of Europe-wide enforcement in a single court action. Even when the unitary patent system is adopted, this situation for a long time seems to remain the same. If a patentee should assert an unitary patent, he is permitted to have the choice to ‘opt out’ from the Unified patent Court system by filing a request with the EPO. This implies that the two systems are different each other. In this regards I analyse the respective risks from them and strategies against them, especially from the Third State’s perspective.

침해자의 이익과 규범적 손해 - 특허권 침해의 경우를 중심으로 -

권태상(Kweon, Taesang) 한국비교사법학회 2019 비교사법 Vol.26 No.3

이 글에서는 이른바 침해자이익 반환형 손해배상이 어떻게 정당화될 수 있는지를 손해 개념을 중심으로 검토하고, 이를 토대로 우리나라 특허법의 내용이 타당한지 살펴보았다. 독일에서는 민법 제정 이전부터 특허권 등 지식재산권 침해의 경우 침해자이익 반환형 손해배상이 허용되었다. 침해자이익 반환형 손해배상을 인정하는 논거로, 독일의 판례는 민법의 준사무관리 규정을 유추적용하거나 침해행위가 없었으면 피해자가 동일한 이익을 취득할 수 있었다는 점을 제시한다. 침해자의 이익액 산정과 관련하여, 2000년 독일 연방대법원의 Gemeinkostenanteil 판결은 침해품의 제조와 판매를 위한 변동비만 공제하고 이러한 활동과 관련이 없는 고정비는 공제하지 않는 것이 원칙적으로 정당하다고 하였다. 이 판결의 영향으로 인해 이익 반환을 명하는 판결이 증가하였고, 특허권 침해의 경우 이익 반환이 이제 우세한 구제방법이 되었다고 평가된다. 지식재산권 침해의 경우 보통의 유체물과 달리 그 이용가능성 자체가 아니라 시장에서 그 지식재산권의 가치를 실현하는 것이 가능한지 여부를 손해를 판단하는 기준으로 삼아야 할 것이다. 이는 지식재산권이 갖는 객관적 가치를 중시하여 손해를 규범적으로 판단하는 것이라고 할 수 있다. 이러한 기준에 의하면, 침해자의 이익은 피해자의 지식 재산권이 갖는 가치가 시장에서 실현된 것으로서, 바로 피해자의 손해를 의미한다. 일본에서는 1959년 특허법 개정 과정에서 침해자의 이익을 손해액으로 추정하는 규정이 입법되었으나, 이는 일실이익이라는 구체적 손해만을 고려한 것이어서 타당하다고 평가하기 어렵다. 우리나라의 특허법 제128조 제4항의 경우도 마찬가지이다. 특허권 침해의 경우 효과적인 구제수단을 확보하기 위해서는, 향후 이 조항을 진정한 침해자이익 반환형 손해배상의 형태로 개정하는 것이 바람직하다. 침해자이익 반환형 손해배상이 전제하는 손해 개념이 특허권의 객관적 가치를 중시하는 규범적 손해라는 점을 고려하면, 특허권자가 침해행위 발생 이전에 특허발명을 실시하지 않았던 경우도 특허법 제128조 제4항에 의해 손해배상을 청구할 수 있다고 보아야 할 것이다. 그리고 침해자의 이익을 산정할 때 침해자는 고정비를 공제할 수 없고 변동비만 공제할 수 있다고 보아야 할 것이다. 특허권자가 자신의 특허권을 이용하여 제품을 제조･판매하였다면 고정비로부터 발생하는 이익을 취득할 수 있었을 것인데, 특허권이 침해되었다는 사정만으로 특허권자가 이러한 이익을 취득할 수 없는 결과가 되는 것은 부당하기 때문이다. In Germany, in case of patent infringement, damages that claim the return of the infringer s profit was permitted even before the enactment of the civil law. German case law provides that any person treating another person’s affairs as his own must surrender anything he obtained as a result of his actions (non-genuine negotiorum gestio) or the right holder is able to obtain the same benefits if the infringement has not happened. Regarding the assessment of the infringer’s profit, the German Federal Supreme Court s decision in 2000 stated that in principle only variable costs for the production and distribution of infringed goods are deductible and fixed costs are not deductible. As a result of this ruling, damages that claim the return of profit is now considered to be the dominant remedy. In case of infringement of intellectual property rights, unlike ordinary material objects, damages should be accessed based on the possibility to realize the value of the intellectual property right in the market, not by the usability of the intellectual property itself. This is a method focusing on the objective value of intellectual property rights and recognizing normative damages. According to these standards, the infringer s profit is the realization of the intellectual property value in the market, which means the damages of right holder. In Japan, in the revision of the patent law in 1959, it was enacted to presume the profit of the infringer as damage, but this is not adequate since it only considers specific damages such as lost profit. The same shall apply to Article 128 (4) of the Patent Act of Korea. It is desirable to revise this provision in the form of damages that claim the return of profit in order to secure effective remedies. Considering that damages that claim the return of profit is normative damages focusing on the objective values of the patent, even if the patentee did not carry out the patented invention before the infringement, it is possible to claim damages under Article 128 (4) of the Patent Act. When assessing the profit of the infringer, the infringer can not deduct the fixed costs, but can only deduct variable costs. Since if a patentee manufactured or distributed a product using his own patent, he would have been able to obtain profits from the fixed costs, it is unfair if the patentee can not obtain such profits because the patent is infringed.

방법발명의 특허권 소진 - 일본 잉크카트리지 사건(知財高判平成18・1・31)을 중심으로 -

강헌 아주대학교 법학연구소 2018 아주법학 Vol.12 No.2

특허권의 소진에 대하여는 이전부터 물의 발명에 대하여 적용되는 것이며 방법의 발명에 대하여는 그 적용이 없는 것으로 이해되었다. 왜냐하면 특허권의 소진은 물의 양도가 발명의 실시행위로서 특허권 침해가 되는 경우 그 특허권의 효력을 부정함으로써 물의 유통성 확보를 꾀하는 이론이며, 특허발명에 관한 방법을 사용하는 행위에 대하여는 특허권자가 발명의 실시행위로서의 양도를 하고 그 목적물인 제품이 시장에서 유통된다고 하는 관념이 있을 수 없기 때문이다. 최근 각 국에서는 방법발명의 특허에 대해서도 그 기준은 다소 차이가 있지만 일정한 범위에서 소진을 인정하고 있다. 본고에서는 방법발명의 특허소진에 대한 판단기준을 상세히 제시하고 있는 일본의 잉크카트리지 사건을 살펴보고 나아가 미국과 우리나라의 방법발명의 특허소진에 관한 판례의 태도와 비교 검토하였다. 미국과 우리나라의 경우는 그 판단기준이 거의 동일하다고 볼 수 있으며, 일본의 경우는 전용품 외에 중용품의 경우에도 방법발명의 특허소진을 인정하고 있다는 점과 전용품의 경우 해당 물건이 방법특허의 본질적 요소가 되는가는 소진의 기준으로 판단하고 있지 않다는 점이 다르다. 따라서 일본 지재고재의 방법특허에 대한 소진의 적용기준이 미국이나 우리나라의 경우보다 더 넓은 것으로 보인다. 그러나 미국이나 우리나라는 ‘발명의 실질적 구현’이라는 다소 포괄적인 표현을 사용하면서도 개별 실시태양에 따른 소진의 적용기준을 구체적으로 제시하고 있는 일본 지재고재의 경우보다 실제 더 엄격한 요건을 적용하고 있다. 이러한 태도는 그 기준을 더욱 모호하게 만들 우려가 있다. 따라서 소진기준의 엄격성 및 제3자의 예측가능성을 고려한다면 ‘발명의 실질적 구현’요건을 판단하는 고려요소들을 구체화하여 방법발명의 실시태양에 따라 분류하여 제시하는 것이 타당하다고 생각된다. The patent exhaustion doctrine operates as an affirmative defense, shielding authorized purchasers from infringement claims concerning the sale or use including repair and modification of a patented product after the patent owner authorized its sale. In the past times it was understood that the patent exhaustion doctrine should be applied only to the patent for apparatus inventions, but nowadays the courts in some countries decided that the patent exhaustion doctrine should also be applied to the method patent. Especially, Korean Patent Court showed the substantial terms and scope of the application of the method patent exhaustion doctrine last year. However the terms and scope of the application of the method patent exhaustion doctrine are different from country to country. In this article, I studied the terms and scope of the application of the method patent exhaustion doctrine focusing on the decision of the Japanese court and examined the differences with that of American and Korean courts. I would like to present appropriate criteria for judgment on patent exhaustion doctrine of method invention.

표준특허의 기술적・경제적 효율성 분석

오승환,손수정,안중하,장필성 한국혁신학회 2023 한국혁신학회지 Vol.18 No.1

A essential patent is a collection of patents that must be infringed if the standard is implemented because it is designed so that the standard cannot be implemented without infringing on the patented technology to implement the contents described in the standard. Therefore, if a patent is recognized as a essential patent, it has the advantage of making it easier to prove infringement and generate profits when the standard technology is implemented. In view of the fact that stable royalty income can be generated through essential patents, major patent countries are making steady efforts to register essential patents. In this study, we looked at the technical and economic values of essential patent where global competition is fierce. To this end, 43,058 US, Chinese, European, Japanese, and Korean IP5 essential patent (declared patents) provided by KISTA (Korea Intellectual Property Strategy Agency) and 428,910 general patents in similar technologies were compared for efficiency. Using the data envelope analysis (DEA) methodology, the efficiency of essential patent and general patents was compared and analyzed over time, and the technical efficiency of essential patent in five countries, including the US, China, Europe, Japan, and Korea, was also examined. As a result of the analysis, it was analyzed that the technical and economic efficiency of essential patent was higher than that of general patents, and it was confirmed that the efficiency gap was decreasing after 2010, when the number of essential patent began to increase rapidly. In the comparison of essential patent patent efficiency between countries, it was analyzed that US essential patent showed high efficiency, and in the case of Korea, it was confirmed that the efficiency of essential patent registered after 2016 has increased relatively after staying at the bottom until 2015. In the case of Korea, it seems that it is time to pursue quantitative growth through support for essential patent, but at the same time, a careful management policy to prevent a qualitative decline in registered essential patent seems necessary. 표준특허는 표준에 기재된 내용을 실행하기 위해 특허기술을 침해하지 않고는 해당 표준을 실행할 수 없도록 설계된 특허이기 때문에 해당 표준을 구현할 경우 반드시 침해되는 특허의 집합체이다. 따라서 표준특허로 인정을 받는다면 표준의 구현을 위해 해당 특허를 필수적으로 실시하도록 함으로써 침해입증의 편의성, 수익창출의 수월성 확보 등에 용이한 장점을 가지게 된다. 이처럼 표준특허를 통한 안정적인 로열티 수입 확보가 가능하다는 측면에서 특허 주요국들은 표준특허 확보를 위해 꾸준한 노력을 기울이고 있다. 본 연구에서는 이처럼 글로벌 경쟁이 치열하게 일어나고 있는 표준특허가 갖는 기술적・경제적 가치를 살펴보았다. 이를 위해 한국특허전략개발원에서 제공받은 미국, 중국, 유럽, 일본, 한국 IP5 표준특허(선언특허) 43,058개와 유사 기술 분야 일반특허 428,910개를 대상으로 효율성을 비교해보았다. 방법론으로는 자료포락분석(DEA) 방법론을 활용하여, 표준특허와 일반특허의 효율성을 시계열로 비교・분석하였으며, 미국, 중국, 유럽, 일본, 한국 등 5개국 표준특허의 기술적 효율성도 함께 살펴보았다. 분석 결과, 표준특허의 기술적・경제적 효율성이 일반특허보다 높은 것으로 분석되었는데, 표준특허의 수가 급격하게 늘어나기 시작한 2010년 이후부터는 효율성 차이가 줄어들고 있음을 확인할 수 있었다. 국가간 표준특허 효율성 비교에서는 미국 표준특허가 높은 효율성을 보이는 것으로 분석되었으며, 한국의 경우 2015년까지는 하위권에 머물다가 2016년 이후 등록된 표준특허의 효율성이 상대적으로 높아진 것을 확인하였다. 한국의 경우 표준특허에 대한 지원을 통해 양적인 증가를 추구해야하는 시기로 판단되지만, 이와 함께 등록된 표준특허의 질적 하락을 방지하기 위한 세심한 관리 정책이 필요해 보인다.

특허권침해와 손해배상액의 산정 방법

박성수 서울대학교 기술과법센터 2005 Law & technology Vol.1 No.2

특허법은 제128조를 두어 손해배상액의 산정에 있어서 특허권자의 입증에 편의를 주고 있다. 제1항은 침해자의 판매량에 특허권자의 이익률을 곱하여 특허권자의 손해액으로 삼을 수 있음을 규정하고 있는바, 이 규정은 삼을 수 있다고 되어 있지만 추정규정이며, 추정의 범위는 손해액의 산정 및 인과관계이고, 손해의 발생 그 자체는 아니다. 이 규정을 적용받기 위하여 특허권자가 반드시 특허를 실시하고 있어야만 하는지 여부에 관하여 학설의 대립이 있다. 이 규정을 적용하더라도 특허권자의 생산능력 범위 내에서만 손해배상의 청구가 가능하며, 이익의 의미에 대해서는 순이익설과 총이익설 및 한계이익설의 대립이 있다. 제2항은 침해자의 이익액을 특허권자의 손해의 액으로 추정할 수 있음을 규정하고 있다. 이익의 의미나 추정의 범위는 위와 동일하다. 제3항은 실시료 상당액을 손해의 액으로 할 수 있음을 규정하고 있으며, 실시료 상당액을 정할 때에는 과거의 실시료 등 다양한 요인을 참작하여야 한다. 제4항은 손해의 액이 제3항이 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있음과 침해자에게 경과실만 있는 때에는 법원이 이를 참작할 수 있음을, 제5항은 손해액의 입증이 극히 곤란한 경우 법원이 상당한 손해액을 인정할 수 있음을 각각 규정하고 있다. 위 규정들을 완전독점적 통상실시권자에게도 유추 적용할 것인지 관하여 견해가 나뉘며, 유추적용 부정설이 타당하다. 이 규정을 신설하는 법률 개정 이전에 출원된 특허에 대해서도 위 규정을 적용할 수 있다고 해석할 여지가 있다. 특허가 침해품의 일부에만 관련된 경우에는 전체이익보다는 기여도를 고려하여야 할 것이며, 다수의 특허로 이루어진 제품의 경우에도 같은 논리가 가능하다. Art. 128 of Korean Patent Act gives patentees some conveniences to calculate patent infringement damages. Section 1 allows patentees to calculate their lost profits by multiplying infringers sales quantity by patentees’profit ratio. Even though this provision seems not to let infringers to prove the patentees’real damage, it is not true. This provision only presumes patentees’lost profit, and evidence to the contrary is acceptable. The presumption lies in the causal relationship, but not in whether patentees really lost their profits. There is a controversy whether the real use of patented invention by the patentee is needed in order to apply this rule. Compensation is only possible within patentees’capacity of production. There is also a controversy about the meaning of infringers’profits. Section 2 regulates that patentees can make infringers’profits their lost profits. Section 3 makes available reasonable royalty to patentees. The courts should take historical royalties received by patentees into account. Section 4 says that the reasonable royalty cannot restrict the real damages, when the real damages exceeds the reasonable royalty, and the court may consider the degree of infringers’negligence when deciding the damages. Section 5 let the courts give patentees damages with only circumstantial evidences when there is not enough direct evidences. There is another controversy if this rule is applicable to contract-base patent users. It should not expandable of its range of application. There is some grounds that these rules can be interpreted applicable to patents applied before the current Patent Act. When only a part of product is infringing a patent, the apportionment of the infringing technology should be taken into consideration, and when more than one patent were used in one product, the same rule should be applicable.

특허심판과 특허소송의 관계 재정립에 관한 논의

김용섭 대한변호사협회 2022 人權과 正義 : 大韓辯護士協會誌 Vol.- No.510

Controversies arise as to whether the plan for re-establishing the relationship between patent trial and patent litigation to convert patent trial from the required preposition principle to the voluntary preposition principle is really an ideal solution for patentrezepts. In case of a dispute by filing a lawsuit directly to the court without going through the trial and decision of the Intellectual Property Trial and Appeal Board by adopting the voluntary preposition principle in patent trial, the appeals to the administrative disposition of the Korean Intellectual Property Office concerning reason for patent refusal, etc. are considered appropriate to be under the jurisdiction of the Seoul Administrative Court and the Daejeon District Court, because the trial decision cancellation litigation is basically an administrative litigation. However, if there is a problem with the patent trial system, it is more urgent to reform the problem before discussing the arbitrariness of the patent trial. Moreover, considering the Constitutional Court’s decision that the administrative trial which is a voluntary pretrial procedure is not unconstitutional even though the judicial procedure is not applied mutatis mutandis, the adoption of the voluntary preposition principle in patent trial may not be helpful even for reform of the Intellectual Property Trial and Appeal Board. Unlike other special administrative trials such as tax trial, patent trial does not appoint experts such as lawyers who are well-versed in patents as non-standing members in composition of trial judges. In addition, all of the judges of the Intellectual Property Trial and Appeal Board are civil servants belonging to the Korean Intellectual Property Office, and many of them have doctoral degrees, but the qualifications of judges are given only by a certain amount of training at the National Intellectual Property Training Institute. In order to improve this problem, it is necessary to hire a number of lawyers specialized in patents as judges and guarantee their tenure and also guarantee the status equivalent to a judge such as Administrative Law Judge (ALJ) or an Administrative Patent Judge (APJ) in the United States. Such a competition system will contribute to resolving the delay in trial by reducing the burden of the firsr instance court on cases by allowing the cases that have undergone administrative trial (patent trial) to be filed directly to the second instance high court (patent court), even though it is arbitrarily displaced. In conclusion, the problem of arbitrary preposition principle in patent trial is a matter of legislative policy, and it is a national task to be solved through legislation by the National Assembly from the perspective of how to re-establish the relationship between patent trial and patent litigation is desirable for the people and beneficial to the national interest. 특허심판을 필요전치에서 임의전치로 전환하는 특허심판과 특허소송의 재정립이 과연 이상적 해결책인 특허처방(Patentrezept)인지 논란이 야기된다. 특허심판에 있어 임의전치주의를 채택하여 특허심판원의 심결을 거치지 아니하고 법원에 소송을 제기하여 다툴 경우 심결취소소송은 기본적으로 행정소송인 점을 감안하면 특허거절 사정 등 특허청의 행정처분에 대한 불복은 서울행정법원과 대전지방법원의 관할로 하는 것이 타당하다고 본다. 그런데 특허심판제도에 문제점이 있다면 특허심판의 임의전치를 논하기에 앞서 이를 개혁하는 것이 급선무이다. 더구나 임의적 전심절차인 행정심판의 경우에는 사법절차를 준용하지 않아도 위헌이 되지 않는다는 헌법재판소 결정취지를 고려하면 특허심판의 임의전치주의 채택은 특허심판원의 개혁을 위해서도 도움이 되지 않을 수 있다. 특허심판은 조세심판 등 다른 특별행정심판과 달리 심판관의 구성에 있어서 특허에 정통한 변호사 등 전문가를 비상임위원으로 위촉하지 않고 있다. 또한 현재 특허심판원의 심판관 전원이 특허청 소속 공무원으로 박사학위자가 다수이지만, 심판관의 자격이 국가지식재산연수원에서의 소정의 연수만으로 이루어지고 있는 실정이다. 이러한 문제점을 개선하려면 특허에 전문화된 변호사 상당수를 심판관으로 채용하고 임기를 보장하여, 미국의 행정법판사(ALJ) 또는 행정특허판사(APJ)와 같이 법관에 준하는 신분보장을 할 필요가 있다. 이러한 경쟁시스템은 비록 임의전치가 되더라도 행정심판(특허심판)을 거친 경우에는 제2심인 고등법원(특허법원)으로 곧바로 제기하여 제1심 법원의 사건 부담을 줄여 재판지연을 해소하는데 기여할 것이다. 결론적으로 특허심판의 임의전치주의 문제는 입법정책의 문제로 특허심판과 특허소송의 관계를 어떻게 재정립하는 것이 국민에게 바람직하고 국익에 도움이 되는지의 관점에서 국회의 입법을 통하여 해결해야할 국가적 과제이다.

비전기반 행동인식 관련 기술의 선행 특허 분석

윤병섭,김정수 한국특허학회 2008 특허학연구 : 한국특허학회지 Vol.10 No.3

본 연구는 비전기반 행동인식과 관련된 선행 특허기술을 분석하기 위해 1977년 1월부터 2006년 12월까지 한국, 미국, 일본, 유럽, PCT(Patent Cooperation Treaty: 특허협력조약) 특허출원에 의해 공개된 특허를 검색하였다. 검색식에 의한 검색결과 비전기반 행동인식 기술과 관련된 특허는 한국공개특허 62건, 미국등록특허 56건, 미국공개특허 51건, 일본공개특허 140건, 유럽공개특허 10건, PCT공개특허 15건, 총 334건이 추출되었다. 이를 기준으로 정량적인 분석을 하였다. 그 결과는 다음과 같다. 첫째, 비전기반 행동인식 기술과 관련된 최근 5년간 총 출원건수는 115건으로 과거 약 30년간 총 출원건수 334건의 34.4%를 차지하고 있다. 이는 비전기반 행동인식 기술들이 최근에 집중적으로 출원되고 있음을 시사하고 있다. 둘째, 일본이 출원한 비전기반 행동인식 기술 특허출원 건수는 140건으로 총 건수의 45.7%를 차지하고 있다. 일본은 총 출원건수의 거의 절반을 1995년 이전에 특허출원하였으며, 일본의 비전기반 행동인식 기술이 매우 앞서 있다는 것을 보여주고 있다. 넷째, 비전기반 행동인식 기술을 IPC 기술 분류 기준으로 나타내면 G06(데이터에 관련된 기술)분야가 47.6%를 차지하여 가장 많고, 그 다음이 H04N이 33.2%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. his research investigated patents disclosed by PCT(Patent Cooperation Treaty) application from Korea, USA, Japan, and Europe between January 1977 and December 2006 in order to analyse vision-based gesture recognizing related preceding patented technologies. As the result of investigation, vision-based gesture recognizing technology related patents were 334 cases in total consist of 62 cases disclosed in Korea, 56 cases registered in USA, 51 cases disclosed in USA, 140 cases disclosed in Japan, 10 cases disclosed in Europe, and 15 cases disclosed by PCT as follows. First, vision-based gesture recognizing technology related applications during recent 5 years are 115 cases which are 34.4% of 334 total applications during the last 30 years. Second, Japanese patent appications on vision-based gesture recognizing technology are 140 which is 45.7% of total patent applications. Third, if we classify vision-based gesture recognizing technology in accordance with IPC technical classification criteria, G06 (data related technology) field is the most common accounting for 47.6% and the next field is H04N accounting for 33.2%.

표준특허의 제문제 ‐ ITC의 배제명령 발동가능성 문제를 포함하여 ‐

박준석 서울대학교 법학연구소 2013 서울대학교 法學 Vol.54 No.4

정보통신기술을 중심으로 활발하게 이루어지고 있는 기술표준화는 표준으로 채택된기술에 특허독점권이 존재할 경우 경쟁자가 아예 시장에 접근할 수도 없게 하는 경쟁제한의 틀로 악용될 수 있다. 이런 우려를 씻기 위해 표준화기구들은 거의 예외 없이지적재산권정책을 제정하여 표준화 참여자들에게, 자신이 특허권을 가졌음에도 이를사전에 알리지 않고 당해 기술을 표준으로 채택되도록 유도하는 특허매복행위(patentambush)나 침해금지청구로 위협하여 겁을 먹은 상대방에게서 과도한 실시료를 징수하는 등 차별적으로 표준특허권을 행사하는 특허위협행위(patent hold-up)를 하지 못하도록 노력하고 있다. 특히 특허위협행위와 관련하여 특허권자가 ‘공정하고 합리적이며 비차별적인’(FRAND) 조건으로 특허실시허락을 부여하겠다고 사전에 선언하도록 하고 있다. 특허매복행위를 하거나 FRAND 선언을 어기고 특허위협행위를 하였을 경우 각국은일부 사례에서는 계약이나 묵시적 실시허락 위반 혹은 금반언 원칙에 의하여, 다른사례에서는 특허권 남용이나 반독점법 위반행위로 취급함으로써 특허권자의 권리행사에 제약을 가하고 있다. 미국의 최근 동향은 연방특허항소법원의 Princo 판결에서처럼 표준특허에 대항하기 위한 수단으로 고유한 특허권 남용 항변이 제기될 가능성을 거의 인정하지 않지만 장차 그 입장이 뒤집힐 가능성이 없지 않다. 한국에서는현재까지 진정한 특허권 남용 항변이 받아들여진 사례가 없다. 무효사유가 명백함에도 아직 미처 무효라고 선언되지 않은 특허권에 기한 권리행사를 저지하기 위한 기교적인 틀로서 특허권 남용 항변이 잘못 동원되고 있지만, 장래 한국에서도 공정거래법위반 여부의 판단과는 독립된 차원에서 이루어지는 특허권 남용 법리의 장점에주목할 필요가 있다고 본다. 표준특허권의 특허위협행위가 횡행하는 미국이나 유럽연합 같은 선진제국에서 그것을 근절하기 위하여, 표준특허의 침해금지청구권은 원칙적으로 인정되어서는 곤란하다는 견해가 유력하게 등장하여 점점 많은 지지를 얻고 있다. 이런 견해는 FRAND선언의 효력이 특허권자와 표준화기구 사이에서뿐만 아니라 장차 실시허락을 구할상대방을 포함한 제3자 사이에까지 직접 효력을 미친다는 시각을 전제한 것이거나침해금지명령 발동의 재량성을 긍정한 미국 연방대법원의 2006년 eBay 판결에 의하면 침해금지청구가 원칙적으로 인정되기 곤란한 특허권도 존재할 수 있다는 시각에근거한 것이다. 반독점법을 집행하는 선진 각국의 당국은 표준특허권에 기한 침해금지청구에 반대하는 데 있어 더욱 강경한 입장을 취하고 있는 듯하다. 이런 새로운견해와, 침해금지청구권은 침해에 대항한 특허권의 핵심적 권능이어서 원칙적으로부여되어야 함을 긍정하고 있는 전통적 견해의 차이를 비교하여보면 다음과 같다. 첫째, 만일 표준특허권자의 특허위협행위가 있다고 보아 그 침해금지청구를 배척할상황에 있어 전자는 FRAND 선언에 의한 직접적 구속력에 터 잡지만 후자는 특허권 남용이나 반독점법행위에 터 잡는다는 법적 논리에 차이가 있다. 둘째, 전자의견해에서는 표준특허권자가 결코 입증이 용이하지 않은 상대방의 FRAND 관련 위반사실을 입증하지 못하는 한은 설령 협상에 실패하더라도 침해금지청구권을 발동할수 없어 소송 이전의 교섭과정에서도 그 협상력이 약화된다는 점 등 ... If there is a patent monopoly on the technology which was just adopted as astandard in the specific field, the technical standardization which has been activelydone mainly in the field of information and communication technology can beexploited as a framework of restrictions on competition under which competitors areeven not able to access the market. To dispel this concern, almost all the StandardSetting Organizations (SSOs) try to prevent all the participants of standardizationfrom the following wrongdoings by enforcing intellectual property rights policy:so-called “patent ambush” which means any participant who already holds a patentor a pending patent on the issued technology induces the technology to be adoptedas a standard by SSOs without prior notice about the existence of his/her own patentinterest and so-called “patent hold-up” which means any holder of Standard EssentialPatent (SEP) exercises the patent right in discriminatory way such as collecting anexcessive royalty fee from an intimidated licensee by threatening with injunction. Inparticular, with respect to the patent hold-up, SSOs require all the participants ofstandardization to previously declare that he/she will grant a license to anyone underthe fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) condition. If the SEP holder did patent ambush or breached FRAND declaration by doingpatent hold-up, many countries tend to restrict the exercise of right by the patentholder by treating such wrongdoing as breach of contract, implied license or violationof estoppel in some cases and patent misuse or violation of antitrust law in othercases. Even though the recent trend in the United States including the Princo decision by the Court of Appeals for Federal Circuit seems denying the possibilityof intrinsic patent misuse defense against SEP, such trend could be reversed in thefuture. In Korea, the real patent misuse defense has never been accepted by thecourt. Even though the arguably fake patent misuse defense has been widelyaccepted as an artificial tool to obstruct the enforcement of any patent right havingclear reason for invalidation but not yet being declared as invalid, we need to payattention the benefits of real patent misuse defense against SEP which can be judgedseparately from the determination on the violation of antitrust law. To eradicate rampant patent hold-up activities by SEP holders in the US and otherdeveloped countries like EU, some strong opinions emerged and have been more andmore widely supported which argues that, unlike other patents, SEP should not bevested with injunction power in principle. These opinions are based on the theorythat the FRAND declaration shall bind between the patent holder and not only SSOsbut the 3rd party including future licensees or that the eBay ruling of the USSupreme Court in 2006 which recognized a discretionary power of the court aboutinjunction order did open the possibility of a patent without injunction power. Theauthorities in charge of the antitrust laws in the above countries seem to take tougherstance against the injunction power of SEP. This article reveals the following differencesbetween the above new opinions and the traditional views which commonly recognizethat, even in SEP-related disputes, the injunction power should be given in principlebecause it is a vital part of patent against infringement. First, when the injunctionclaim should be finally denied due to the existence of patent hold-up by a SEPholder, the former find the ground for such denial in the binding effect of FRANDdeclaration while the latter justify such denial with patent misuse or violation ofantitrust law. Second, under the former, SEP holders will be given a weakenedbargaining power because he/she will never be able to exercise injunction powereven though the bargain will fail unless he/she will prove any violation related tothe FRAND by the opponent which is not an easy task. Moreover, this article arguesthat the new opi...

중국 특허법의 제4차 개정: 그 배경과 주요내용에 대한 분석을 중심으로

황지엔청,임춘광 서울대학교 기술과법센터 2020 Law & technology Vol.16 No.1

중국 제4차 특허법개정 작업은 2012년 8월부터 시작된바, 중국 국가지식재산권국의 주도하에 의견수렴고가 완성되었으며, 2013년 1월 특허법 개정초안의 송심고가 완성되었다. 송심고에 대한 연구와 실무조사 끝에 특허법 일부개정에서 전부 개정으로 전환되었고, 2014년부터는 특허법 전부 개정 작업이 착수되었다. 따라서, 2014년 국가지식재산권국에서는 의견수렴고를 다시 제정하였고, 2015년 7월에 국무원에 심의 제청하였다. 2017년 7월부터는 송심고에 대한 국무원 법제사무처의 심의가 진행되었다. 2018년 12월 5일 국무원 상무위원회에서 특허법 개정초안이 통과되었고, 23일에는 전국인민대표대회 상무위원회에 상정되어 1차 심의가 통과 되었다. 개정작업의 진행 정황으로 보아 2020년 초에는 완성될 것으로 예상된다. 이번 개정안의 주요내용으로는 ①특허보호를 강화한바, 징벌적 손해배상제도의 설시, 현행손해배상제도에 대한 보완, 특허행정집행 강화, 온라인 서비스제공자의 보호의무 신설, 의약품 관련 특허의 존속기간 보상(연장)제도 도입 및 성실신용 원칙과 권리남용금지 원칙을 신설하는 것을 비롯한 소송시효의 확대가 그것이다. ②특허 이용 및 실시를 촉진하기 위하여, 직무발명 관련 규정을 개정하였으며, 오프라인선스제도를 도입하고 특허정보의 이용을 촉진하기 위하여 정부 차원의 공공서비스 시스템 구축에 관한 규정을 보완하였다. ③특허출원제도를 정비한바, 디자인특허출원의 국내 우선권제도를 설시하고 불특허대상에 원자핵 변환방법을 추가하였다. 제4차 개정안은 특허권 보호 강화, 특허의 실시와 이용 촉진, 특허출원제도의 정비라는 측면에서 제도적 혁신을 보이고 있다. 즉, 이번 개정은 현행법에 구축되어 있는 특허 심사, 비준 체계를 바탕으로 특허출원 이후의 특허의 보호와 실시, 이용에 입각하여 이루어졌다. 개정안 전체를 살펴보았을 때 이러한 긍정적인 측면이 있지만, 다른 한편 개정과정에서 논쟁이 되어왔던 표준필수특허의 묵시적 허락제도, 순환소송, 간접침해, 양식동물 관련 질병진단 및 치료방법, 부분디자인특허제도를 비롯한 특허권확인절차 등의 문제들에 대한 해결책은 마련하지 못하였다. 특히, 특허권확인절차의 설시, 그리고 공정과 효율의 균형을 이룬 특허행정집행의 운용이라는 큰 과제가 남겨져 있다 The fourth revision of patent law of China began in August 2012. After the completeness of a draft for comments led by NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION (PRC), the draft for revision of patent law was completed in January 2013. With the accomplishment of research and practical investigation of the draft for revision, the partial amendment of patent law was changed to a comprehensive amendment, hence the patent law comprehensive amendment was proceeded since 2014. Consequently, the National Intellectual Property Office reenacted the opinion collection notice, and in July 2015, it submitted a deliberation proposal to the State Council. Since July 2017, the Legislative Affairs Office of the State Council of the People’s Republic of China has deliberated the draft for revision. On December 5, 2018, the State Council’s Standing Committee passed the draft revision of the patent law, and on the 23rd, it was presented to the National People’s Congress Standing Committee and passed the first deliberation. The progress of the revision is expected to be completed by early 2020. Therefore, the main contents of the amendment are as follows: a. The strengthened protection of patents, the implementation of the Presumption Regulation for Damages system, the supplementation of the current compensation for damages system, the strengthened patent administrative enforcement, the new establishment of duty to protect for Internet Service Provider, the introduction of the extension of patent term of system of drug patent, and the expansion of prescription of litigation, including the establishment of good faith principle and the Principles of Prohibition of Abuse. b. To promote the use and practice of patents, the regulations related to the employee invention have been revised, the open license system was introduced and to promote the use of patent information, the regulation of public service system at the government level was supplemented. c. The patent application system was reorganized, and the methods of nuclear transformation were added to the description and non-statutory subject matter of the domestic priority system of design patent applications. The fourth amendment shows institutional innovation in terms of strengthening patent protection, facilitating the implementation and use of patents, and improving the patent application system. That is, based on the patent examination and approval system established in the current law, this revision is based on the protection, implementation, and use of patents after patent application. When looking at the comprehensive amendment, there are positive aspects, but on the other hand, there are some problems still lack solution including implied license system, circular litigation, and indirect infringement, cultured animals related diagnosis of a disease and therapy method, Partial Design patent system. In particular, there is a huge problem of what is a good patent administrative enforcement, which is a balance between justice and efficiency after the fourth amendment.