특허권 소진의 원칙과 조건부 판매 간의 조화와 충돌에 관한 연구

이수미(LEE, Soo-Mee),박영수(PARK, Young-Su) 인하대학교 법학연구소 2014 法學硏究 Vol.17 No.4

미국의 연방대법원이 Quanta 판결을 통해 비특허 부품의 판매로 인한 방법발명의 권리 소진을 인정한 이후, 연방특허항소법원은 Quanta 판결을 인용하며 비특허 기구와 소모품의 판매에 까지 방법발명의 권리 소진을 인정하였다. 이로 인해 경쟁사들은 값싼 복제 소모품을 만들어 판매해도 특허의 침해로부터 자유로워지게 됨으로서 특허권자는 방법특허를 통해 소모품에 대한 보상을 받을 수 없게 되었다. 특허권 소진의 원칙은 특허권자에게 판매 시까지 독점으로 대가 취득의 기회를 부여함으로써 특허권자에게 발명에 대한 대가를 보장하면서도 이용자에게는 특허 제품의 자유로운 사용을 보장해주어 특허권자와 이용권자의 이익을 조화시키려는데 목적을 두고 있다. 하지만, 무리한 특허권 소진의 확장 결과 특허권리 가치를 현저히 떨어트려 역으로 특허권자의 발명에 대한 적절한 보상을 침해하게 됨으로써 특허법의 목표에 역행하게 된 것이다. 그렇다면 소모품의 판매에서 특허권자와 이용자 간의 권리의 균형을 적절히 맞출 수 있는 방법은 없는 것일까? Quanta 판결은 특허권의 소진이 발생한 경우에도 판매 조건위반에 대하여 계약법을 통하여 보상받을 수 있는 가능성을 완전히 배제시키지는 않았다. 계약법만으로 해결할 경우 다양한 유형의 판매 후 제한을 구현 할 수 있다는 장점이 있지만, 계약법상의 당사자 관계가 없을 경우 특허권자는 구제가 불가능하게 되어 보상을 받을 수 없는 경우가 생긴다. 따라서 지금과 같이 특허권 소진의 원칙과 계약 자체를 분리하여 생각하기보다 특허권 소진의 원칙과 라이선스 계약을 조화시켜 특허법과 계약법상의 이중의 보호를 하는 것이 필요하다. 즉, Monsanto 판결에서와 같이 묵시적 라이선스의 효력까지 인정하여 특허법과 계약법의 보상이 이루어 질수 있다면 특허권자의 발명에 대한 적절한 보상을 보장받을 수 있을 것이다. 이러한 해석이 우리나라 법제 하에서도 인정될 수 있는지 살펴보건대, 우리나라도 미국과 같이 특허권 소진의 원칙을 법조문으로 명문화하고 있진 않지만, WTO/TRIPs 협정에 따라 특허권 소진의 원칙에 관하여 선택의 여지가 존재한다. 우리나라 하급심 판례에서는 특허권 소진의 적용여부에 대해 논의 한바 있어 그 인정여부 자체에 대하여는 수용하고 있는 듯 보이지만, 특허권 소진의 원칙과 계약과의 관계에 관하여는 논의된 바가 없다. After the U.S. Supreme Court had confirmed the exhaustion of method patents through sales of unpatented components, the Federal Circuit, applying the Supreme Court’s Quanta test to the sales of consumables, again acknowledged exhaustion of method patents. As a result, competitors selling cheaper replicas of the consumables became free from the fear of patent infringements, whereas the patentees could no longer recover for their R&D investments in consumables through patenting methods. The goal of the patent exhaustion doctrine lies in maintaining balance between patentee’s right to recover through monopoly and user’s freedom of use after authorized sale. However, excessive expansion of patent exhaustion has resulted in plummeting value of method patents, as those patents had been transferred to the public domain only after the first sale. Is there any way of maintaining balance between the patentee’s rights and user’s rights? The Quanta decision left open some possibilities of recovery through contract law, even in the case of patent exhaustion. Although contract law can accommodate various types of transactions with post-sale restraints, its enforcement requires privity of contract between the parties. As a result, instead of separating patent exhaustion doctrine and conditional sales doctrine, thus choosing one over the other, we need to find ways of coordinating the two to offer double protection through patent law and contract law. Perhaps, acknowledging the effect of implied license may be a practical solution for such double protection. We also examined whether our suggested solution can also be applied in the Korean legal system. Although the patent exhaustion doctrine is not codified in the Korean patent law, the WTO/TRIPs provides a choice of accepting the patent exhaustion doctrine as a valid patent law doctrine. There exists a case between Samsung and Apple, in which the Korean lower court based its decision on the patent exhaustion doctrine. However, conflict between the patent exhaustion doctrine and the conditional sales doctrine had never been a subject of discussion in that case.

저작권 침해죄의 성립요건인 ‘고의’에 관한 연구

이수미(Lee Soo Mee) 인하대학교 법학연구소 2010 法學硏究 Vol.13 No.2

우리 저작권법과 미국 저작권법은 저작권의 침해행위에 대해 민사적 구제와 함께 형사적 구제도 규정하고 있다. 하지만 우리나라의 경우 저작권 침해행위에 있어서 민사적 구제보다 형사적 제재가 더 활발하게 이용되고 있는 반면, 미국의 경우 법정손해배상제도와 징벌적 손해배상제도와 같은 다양한 민사적 구제수단으로 권리구제가 활발하게 이루어지고 있다. 이와 같이 양국은 저작권 침해에 대해 서로 다른 구제 방식이 활성화 되긴 하였어도 민사ㆍ형사적 구제를 모두 제공하고 있고, 특히 형사적 제재에 있어 양국가가 동일하게 ‘고의(willfulness)’로 인한 저작권침해에만 형사처벌을 적용하고 있다. 단 유의할 점은 미국 저작권법에서는 ‘고의(willfulness)’라는 요건이 형사적 구제뿐 아니라 민사적 구제에서도 명시되어 있는 반면에, 우리 저작권법 조문에는 어디에도 명시되어 있지 않고 형법총칙에 의거하여 저작권법에 다른 규정이 없는 한 고의를 필요로 하고 있다는 것이다. 한미 FTA 협정문 제18,10조 제26항에 따르면, 저작권 침해의 형사적 처벌에 있어 고의를 필수요건으로 규정하고 있는데 앞에서 설명한바와 같이 형식은 다르지만 양국이 이미 고의라는 필수요건을 적용하고 있으므로, FTA의 비준으로 인해 우리 저작권법에 ‘고의’라는 요건이 법조문에 새롭게 명시되더라도 기존의 우리 저작권법에서 이미 적용되었던 요건이므로 큰 의미를 가진 변화라고 생각되지는 않는다. 하지만 같은 ‘고의’라는 용어라 할지라도 우리 저작권법에서 요구하는 고의와 미국 저작권법에서 요구하는 고의의 뜻, 즉 기준이 동일한지에 대해서는 의문을 가지게 된다. 우리의 ‘고의’와 미국의 ‘고의’에 대한 기준이 다르다면, 이 요건을 해석하는데 있어 문제가 생길 수 있으므로 ‘고의’의 기준을 정확하게 이해할 필요가 있다. 본 연구에서는 우리나라 및 미국 저작권법에서 ‘고의’라는 요건이 구체적으로 무엇인지에 대해 법조문, 입법경과, 판례 등의 검토를 통해 분석해 보고 양국의 기준을 비교해 보고자 한다. The Korean Copyright Law and the U.S. Copyright Act provide civil remedies, as well as criminal penalties for copyright infringement. In case of Korea, criminal remedies have been preferred and actively utilized over the civil remedies for copyright infringements, whereas in the U.S., statutory damages and punitive damages available in civil remedies have been the most prominent means of compensation for copyright infringements. Despite of such difference in the preference of the remedies, the two countries still provide both civil and criminal means of remedies, yet limit the criminal sanctions to only ‘willful’ copyright infringements. It is worth noting that the ‘willfulness’ requirement in the U.S. Copyright Act appears in both the criminal infringement section as well as the civil remedies section. Although the ‘willful’ language is nowhere to be found in the Korean Copyright Law, such requirement is implied through the general provisions of the Korean criminal law. Article 18.10, 26 of KORUS FTA mandates both countries to adopt the ‘willfulness’ requirement for criminal copyright infringement. Since the Korean Copyright Law has already required willful infringement of copyright for criminal liability, even if the term ‘willfulness’ is added to Section 136 of the statute, such addition would not pose a significant change from the existing law. But do both countries apply the same meaning and standard to the ‘willfulness’ requirement in the criminal copyright context? Different standards can result in problems when interpreting the term ‘willfulness’. This study will review the statutes, legislative history, court decisions dealing with the ‘willfulness’ requirement in criminal copyright infringement of the Korean Copyright Law and the U.S. Copyright Act, and compare the standard applied in the respective countries.

Acardiac Twin

이수미 ( Soo Mee Lee ),조윤경 ( Yoon Kyung Cho ),김상순 ( Sang Soon Kim ),한지수 ( Ji Soo Han ),이인식 ( In Sik Lee ),남주현 ( Joo Hyun Nam ),목정은 ( Jung Eun Mok ) 대한주산의학회 1992 Perinatology Vol.3 No.2

WHY ARE MOST OF KOREAN PATENTS INVALID?

LEE, Soo-Mee(이수미) 인하대학교 법학연구소 2012 法學硏究 Vol.15 No.3

우리나라는 1961년 특허법을 시행한 이래 전 세계 특허출원의 90% 및 PCT 출원 업무의 93%를 차지하고 있는 선진 5개 특허청(IP5) 멤버국가, 세계 10번째 PCT 국제조사기관, 세계 9번째 PCT 국제예비심사기관, 한국어의 PCT 국제공개어 채택, 미국 특허등록수 3위 등의 경이로운 기록을 세우면서 특허 강국으로 발전하였다. 하지만, 최근 들어 우리나라 내부적으로는 ‘특허무용론’으로까지 악화 될 수 있는 심각한 특허 관련 문제들이 발생하고 있다. 그 중 하나가 70%를 넘는 특허 무효율이다. 특허청 통계에 따르면 우리나라 특허심판원의 특허무효심판에서 무효율이 2001년부터 점차적으로 증가하면서 2009년에는 71.6%까지 달하였다. 문제는 심판원에서 끝나는 것이 아니라, 특허법원의 특허심결취소소송에서도 특허가 무효로 확정되는 사건의 비율이 2005년부터 77%이상 유지되고 있다. 높은 특허 무효율의 원인을 특허권리 등록 전과 후로 나누어 분석해보았다. 이는 특허권리 등록 전 특허요건 심사과정에서의 문제, 그리고 등록 후 심판원과 특허법원의 심리범위, 심판과 심결취소소송의 관계에서의 문제들로 나누어진다. 특허 심사관은 특허법 제62조를 근거로 하여 특허출원에 대한 특허거절결정을 내릴 수 있다. 결국 특허여부결정은 심사관이 가지고 있는 직권이기는 하나, 특허법은 제63조의 2를 통해 누구든지 특허출원 중에 특허 거절 이유의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제출 할 수 있도록 한다. 이는 제한적으로나마 공공이 특허출원의 심사과정에 참여하여 심사관의 특허여부결정에 도움을 줄 수 있는 정보를 제공하면서 특허심사의 질, 결국 특허의 질을 높이는데 목적을 두고 있다고 보인다. 특허심사의 질을 높이기 위한 또 하나의 일환으로 특허청의 심사지침서를 들 수 있다. 본 연구에서는 특허 거절 및 무효심판청구 이유로서 가장 많이 제기되는 진보성의 심사 기준, 특히 논쟁의 대상인 ‘통상의 지식을 가진 자’와 ‘용이하게 발명할 수 있는’에 대해 심사지침서가 제시하고 있는 세부기준과 예시들을 분석하여 심사의 일관성 및 정확성이 있는지를 분석해보았다. 이미 등록 된 특허권리의 유무효를 판단하는 무효심판에서는 심판의 공익적 성격과 대세효로 인해 민사소송과 달리 직권주의를 취하고 있다. 이를 통해 심판관은 주도권을 가지고 심판을 진행하고, 필요한 사실을 탐지하며, 직접 증거조사를 하면서 적극적으로 분쟁을 해결 한다. 하지만, 특허권리는 2년 또는 그 이상의 기간에 걸친 심도 깊은 심사를 통과한 출원에만 부여되는 권리이기 때문에, 이러한 특허권리의 무효는 심사관이 중대하고 결정적인 실수를 범했다는 증거가 있고, 심판관들이 이를 인정한다는 뜻과도 같다. 그러므로 출원 심사에서 이미 고려되었던 증거자료들이 심판에서 무효의 증거자료로 또 다시 제출되는 경우 뿐 아니라 새로운 증거자료에 대해서도 높은 강도의 입증책임을 가지게 해야 할 것이고, 심판관의 직권에도 불구하고 분명하고 논쟁의 여지가 없는 이유와 증거에 대해서만 무효심결을 내릴 필요가 있다고 보인다. 특허법에서 규정하고 있는 특허요건의 해석이 심사국, 심판원, 특허법원마다 다를 경우, 특허 등록 결정의 기준과 특허 유무효 심결의 판단 기준에 일관성 결핍의 문제가 발생하게 된다. 특히 무효심판 청구 이유로 가장 많이 제기되고 있는 진보성 요건의 해석과 판단에 있어 사후고찰의 문제, 확립되지 않은 대법원 판례들로 인해 일관성 문제의 위험이 클 수밖에 없다. 이러한 문제를 해결하기위해서는 심사국, 심판원, 특허법원간의 협력 및 상호관계가 성립되어야 한다. 비정상적으로 높은 특허 무효율을 보더라도 현재 우리의 상황은 심사국의 특허결정, 심판원의 심결, 특허법원의 판결이 서로 존중되고 있지 않다는 것이 분명하다. 특히 특허법원이 심결취소소송의 심리범위에 대해 무제한설을 취하여 사실심리에 대해 제한없이 심리하여 판결함으로서 실질적인 특허의 유무효 판단이 심판원이 아닌 특허법원에서 이루어지게 되는 문제를 초래하였다. 결국 특허 무효의 문제는 심사국, 심판원, 특허법원간의 협력 및 상호관계를 통해서만이 해결 될 수 있을 것으로 보인다. Despite of Korea’s short history of patent law, which was first enacted in 1961, as a member country of IP5, as the 10th PCT International Searching Authority and the 9th International Preliminary Examination Authority, as Korean being PCT"s one of the official publication languages, as the 3rd country to have registered the most number of patents in the U.S., Korea became a powerhouse for patents. Unfortunately, there is also a dark side to the success story. According to the recent statistics from the Korean Intellectual Property Office (KIPO), more than 70% of patents are invalidated at the Intellectual Property Tribunal’s patent invalidation trials. What is worse is that the appeals of the invalidations trials at the Patent Court will hold more than 77% of the patents to be invalid. The focus of this study is to find the causes and solutions for the high invalidity problem in Korea. We have divided up our study into the pre-registration and the post-registration phases of a patent right. A patent examiner will make a decision to reject or grant a patent based on Article 62 of the Patent Act. Even though such decision-making right is the right solely granted to the examiner, Article 63 bis provides that anyone can participate in the examination by providing information and evidences of grounds for rejection anytime during the examination. This mechanism will improve quality of examination, ultimately the quality of patents, by providing helpful information to the examiner in his decision making. The KIPO also provides the examiner’s Examination Guidelines to the public for transparency, accuracy, and fairness. A post-registered patent invalidation trial is conducted via inquisitorial system due to its effect on the public and its public-serving purpose. Thus, the patent administrative judges conduct the trial proceeding ex officio, review the grounds and evidences ex officio without much limitations. However, as patents are granted after 2 years of extensive examination and negotiation with the examiner, invalidation is equivalent to an admission of a serious mistake made by the examiner. Because of its devastating impact on the government approved right, the decision of invalidation should require heavier burden of proof and higher threshold for the IPT and the Patent Court. On a different note, interpretation of the "inventive step" requirement is made differently among the examiners, patent administrative judges, and judges, as the case laws are not yet settled on that point and the hindsight analysis are often implemented. Uniformity and consistency in the interpretation of the patentability requirements will help reduce the high invalidity problem. Unrestricted reviewing power of the Patent Court is another area that needs to be changed. The court"s role should be limited to its role as the appellate court of the patent trial to ensure continued and meaningful effectiveness of the IPT’s invalidation trial.

Implications of the Latest Interpretations of the Patent Law by the United States Supreme Court

이수미(Lee Soo Mee) 인하대학교 법학연구소 2008 法學硏究 Vol.11 No.2

미국 연방 특허항소법원이 개설된 1982년 이후부터 미국 대법원은 특허법에 대한 해석과 이론에 대해 연방 특허항소법원에게 전적으로 전담을 했고 특허항소법원의 판결에 대해 이의를 제기하는 경우가 거의 없었다. 대법원의 지원 아래 특허항소법원은 1982년 이후 연 30년간 특허법의 해석, 이론, 신조, 정책, 기준 등에 관련해서 독자적인 입지를 굳혀왔다. 특허권과 특허권자에 우호적이었던 특허항소법원은 BM(Business Method)에 대한 특허권을 공식적으로 허용하였고 특허권자에게 소송을 장려하는 레버리지를 제공하기도 했다. 대법원은 2001년부터 특허관련 항소건에 관심을 가지기 시작하더니 미국 행정부와 입법부가 특허법 개정안을 제안하고 법안을 제정시키기 위해 적극적인 노력을 기울인시점인 2006년부터 여섯 건 이상의 특허관련 항소건을 받아들이고 판결을 내렸다. 대법원 판결 모두 항소법원의 판결을 기각시켰는데 대법원의 의견을 살펴보면 기술적인 사항들 보다는 아래의 기본적인 사항들에 초점을 맞추었다: (1) 특허의 본질: 해당 발명이 특허 대상에 포함되는지 그리고 특허권을 부여받을수 있는 조건들을 충족했는지를 분석했다; (2) 특허항소 법원만의 관습: 자명성 분석 시 특허 항소 법원이 필수로 적용하는 TSM 테스트, 특허 침해 판결 이후 거의 자동으로 부여한 영구 금지명령 등, 특허 항소 법원에서 관습이 되어왔던 행위들에 대해 비판하고 거부하였다; (3) 특허권자에 우호적이었던 특허항소 법원과는 달리 대법원은 반대편의 특허 라이센스를 받은 자, 특허제품의 구매자, 침해자이지만 제조 업체에 대해선 선의의 판결을 내렸다. 이 시점에서 대법원의 판결이 미치는 영향에 대해 정확한 판단을 내리기는 아직 이르지만 대법원의 판결은 불확실한 권리범위, 질보다는 양이 우선으로 되어버린 BM과 소프트웨어 관련 특허, 또한 사업자들에게 무시할수 없는 걸림돌이 되어 버린 특허괴물(patent troll)에 대한 불평의 목소리를 해소 하고 이런 문제점들에 대한 해결안을 찾기 위한 노력을 반영하고 있다고 볼수 있을 것이다. 하지만 우리가 잊지 말아야 할 것은 BM 이나 소프트웨어관련 특허로 인해 IT 업체들은 자체기술을 특허상으로 보호받음으로서 소프트웨어를 편하고 안전하게 기술 및 정보를 타사와 교환, 보급, 공유하였으며 이런 상호현상은 오픈소스나 표준화로 연결되어 기술의 개발, 발전 및 상업화에 긍정적인 영향을 주었다. BM이나 소프트웨어에 대한 특허권을 부여받기가 어려워지고 권리가 축소 될 경우 IT 업체들은 특허보다는 영업 비밀을 통해 자신들의 기술을 지키려 할 것이고 이렇게 되면 기술의 교환, 공유보다는 내부의 철저한 산업보안 절차를 통해 자신들의 기술을 지키려 할 것이다. Since the inception of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit(“the Federal Circuit”) in 1982, the Supreme Court rarely reviewed the patent cases and ensured the Federal Circuit with freedom to independently interpret the patent law and set the doctrines and standards in the field for the next 30 years. Beginning from 2001, however, the Supreme Court began taking on cases dealing with substantive issues of the patent law, and in 2006~2008, the number had risen to 6 cases, all of them dealing with the substantive law, and all of which had been overturned from the Federal Circuit’s decisions. Looking at the cases selected and decided by the Supreme Court, (1) in some cases, the Supreme Court revisited the most fundamental doctrines of the patent law, such as the patentable subject matter and the requirements for patentability; (2) in some cases, the Supreme Court criticized and rejected the Federal Circuit’s self-developed doctrines, such as the automatic permanent injunction and the “teaching, suggestion, and motivation” test; and (3) in some cases, the Supreme Court sided with the patent users/infringers belonging to special categories, such as customers of the licensees, licensees, and entities actively engage in research and development and/or commercial activities. Although implications of the Supreme Court’s recent decisions in the patent law are yet to be determined, through its decisions, the Supreme Court had taken noticeable steps in dealing with the outcry from the low-quality, and over-crowded business methods and software patents, as well as the patent trolls evolved from the explosion of such patents. However, despite of the problems, the availability and flexibility of patent protection under business method and software patents led the software and IT industry to exchange and share their information and technologies, which contributed to the advancement in the technology, open source licensing, and standardization efforts. By placing higher standards for business method and software patents, companies and/or organizations who had previously relied on patents for protecting their proprietary technology will look to trade secret law protection and accordingly tighten internal security procedures, ultimate resulting in the return of the software and IT industry to underground.

자동차 외관 부품 디자인에 대한 수리 조항(Repair Clause) 도입에 관한 연구

이수미(Lee Soo mee) 세창출판사 2015 창작과 권리 Vol.- No.81

Korea is now the automobile power house with the world ranking number five in automobile manufacturing. The Korean Design Protection Law has provided design protection for not just the entire exterior of automobiles, but also the replacement parts of the exterior. Thus, under the protective umbrella of the Design Protection Law, the automobile manufacturers dominated the replacement parts market, naturally charging higher prices for their brand inscribed OEM parts in comparison with non-OEM parts. So called "repair clause" has been recently suggested as a proposed bill to solve this problem. A design protection exemption for automobile replacement parts can be provided by adding the repair clause to the relevant section of the existing Design Protection Law. Starting from the early 2000's, there have been numerous and extensive attempts in the U.S. and the European Union to incorporate the repair clause into their respective design protection laws. But, both in the U.S. and the E.U., the repair clause had never passed the point of a proposed bill and eventually failed to become an enacted law. In this study, arguments for and against the adoption of the repair clause in the numerous proposed U.S. bills and cases of other nations are examined and analyzed to find reasons for failure of the repair clause.

국제공동연구개발사업에서의 기술협력과 기술보호의 딜레마

이수미(Lee Soo-mee) 세창출판사 2011 창작과 권리 Vol.- No.63

To accelerate globalization of science and technology through adoption and utilization of advanced technology, the Korean government had enacted 「The Framework Act on Science and Technology」, as well as other related laws, which provide legal basis for the Korean government's commitment and support for international joint R&D projects. However, the amended Act of 2010 newly introduced provisions that deal with the ownership and protection of the government-supported (also called "national") R&D results. As international joint R&D projects make up an important part of Korea's national R&Ds, such provisions can be cumbersome, prejudicial and unfair to the foreign participants, such as universities, research centers and companies, as well as researchers, participating in Korea's national R&D projects under the active support of the Korean government. For example, the amended Act lists situations where the national R&D results can be owned by the Korean government. The most problematic situation for international joint R&D is when the research entity is located abroad. Even under the other situations, the ownership of the R&D results can be easily belonged to the Korean government under its sole discretion. For the protection of national R&D results, on top of the long to-do list of mandatory security measures that must be carried out by the participating research entities, the foreign participants are subject to additional restrictions. Despite of the Korean government's efforts to promote and support international joint R&D projects, the newly added provisions will be a great hindrance to such effort. This paper will examine how the Korean laws deal with the ownership and protection of government-supported international R&D results and compare them to the U.S. and European laws dealing with similar matters.

명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정

이수미(Lee, Soo Mee) 인하대학교 법학연구소 2011 法學硏究 Vol.14 No.2

본 논문은 최근 미국특허업계에서 많은 관심을 가지고 있는 미국 특허법 제112조 제1단의 ‘발명 기재 요건(Written Description Requirement)’과 이에 대응되는 우리 특허법 제42조 제4항 제1호의 ‘뒷받침 요건’에 대한 판례들을 분석하면서, 해당 요건의 판단기준을 이해하고 비교하는데 초점을 맞추고 있다. 미국의 CAFC는 Ariad v. Eli Lilly 사건을 통해, 발명기재요건은 ‘실시 가능 요건’과는 다른 별도의 요건이고 최초 청구항에도 적용된다는 것, 그리고 이 요건의 판단기준은 ‘소유 테스트 (possession test)’라는 결론을 내렸다. 특히, 판단기준인 ‘소유 테스트’란 청구항에 기재된 발명이 출원일을 기준으로 하여 발명자에 의해 소유되고 있던 내용인지를 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있는가를 판단하는 어려운 테스트라는 것을 판례를 통해 분석하였다. 이와 대비하여 우리 나라 특허법 제42조 제4항 제1호 의의와 연혁, 관련 판례들을 통해 미국법과의 유사점과 차이점을 분석하였다. 그 결과 미국의 복잡한 ‘소유 테스트’와는 달리, 우리나라에서는 특정한 테스트를 요구하지 않고, 통상의 기술자의 관점에서 특허청구범위와 발명의 상세한 설명이 일치하는지를 판단기준으로 하고 있음을 알 수 있었다. 하지만, 이러한 미국과 한국의 해당 요건규정은, 그 상이함에도 불구하고, 청구항이 기능 또는 결론만 표현되어 있는 경우, 구체적으로 기술되어 있지 않은 실시예, 발명자가 실제로 발명하지 않은 발명, 그리고 미래 기술 등 광범위한 청구항을 통한 특허권 획득의 위험을 공통적으로 방지하려 하고 있음을 알 수 있었다. In this paper, we closely examine the ‘written description’ requirement in the first paragraph of the U.S. Patent Act 112 and the corresponding regulation in the Korean Patent Act Article 42 ④ subjection 1 to understand and compare the purpose and scope of these requirements. For the ‘written description’ requirement, Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co. case attracted a great deal of interest due to its broad implications on patent applicants and patentees across all technologies. CAFC"s en banc opinion on this case affirmed precedent holdings that a patent’s specification must contain a written description of the claimed invention that is separate from the requirement that the specification must enable a person of ordinary skill in the art to make and use the claimed invention. The Court also affirmed the standard for this requirement as the ‘possession test’, which is whether a person of ordinary skill in the art would understand from the contents of the patent’s disclosure that the inventor was in ‘possession’ of the claimed subject matter - that the inventor actually invented the invention claimed. Unlike, the complex ‘possession test’, of the U.S. patent law, the corresponding requirement in the Korean Patent Act is measured by determining whether a person of ordinary skill in the art would know that the claimed subject matter and the contents of the patent’s written description are identical. Despite of the differences in the measures, both requirements share the same purpose of preventing patent claims that are written in the form of functions or effects that attempt to claim broad coverage, even extending to future technologies, that had never been actually invented by the inventor.

컴퓨터 프로그램 관련 발명의 성립성 판단기준의 변화에 대한 연구

이수미(LEE, Soo-mee),박영수(PARK, Young-su) 인하대학교 법학연구소 2014 法學硏究 Vol.17 No.2

1981년 미국 대법원이 Diamond v. Diehr 판결에서 컴퓨터 프로그램의 특허 적격성을 인정한 것을 시작으로 하여 1998년 State Street Bank(SSB) 사건을 통해 컴퓨터 프로그램의 특허 적격성 판단기준을 완화시킨 결과, 컴퓨터 프로그램의 특허 적격성에 대한 논쟁이 잠잠해지면서 관련 특허출원이 급증하는 결과를 낳았다. 그 후 2010년, 미 대법원의 Bilski 판결에서 선물 상거래(commodities trading)의 위험을 헤지(hedge) 시키는 방법은 ‘추상적 아이디어’로서 특허대상이 될 수 없다는 결론이 내려지자. 컴퓨터 프로그램에 관한 특허 적격성 논쟁에 다시 불이 붙기 시작하였다. 하지만, Bilski 판결이 정작 ‘추상적 아이디어’에 대한 판단 기준을 제시하지 않았기 때문에 “컴퓨터 프로그램 관련 발명이 특허 대상이 될 수 있는지”에 대한 대답은 미궁으로 빠지게 된다. 결국 CAFC는 문제의 해결을 위해 2013년 5월 CLS Bank 사건을 소속법관전원(En Banc)으로 심리하여 해당 컴퓨터 프로그램 청구항들은 형식과 상관없이 모두 추상적 아이디어에 해당한다는 결론을 내린다. 그럼 2014년 현재 미국에서 컴퓨터 프로그램 발명은 특허 대상이 될 수 없는 것일까? 컴퓨터 프로그램에 대한 제101조 특허 대상 논쟁은 법관들이 6개의 의견서를 제출 할 정도로 치열하게 진행되었다. 방법발명에 대해서는 추상적 아이디어와 추상적 아이디어를 둘러싼 단계들에 초점을 맞추면서, 그 단계들이 각각 또는 전체적으로 청구항을 추상적 아이디어의 특정 활용으로 제한하는지를 분석하였다. 그러면서, 단계들에 “발명적 개념(inventive concept),” 또는 인간의 창의적 노력이 들어가야만 한다는 주장, 또 반대로 “발명적 개념”을 불필요한 새로운 요건으로 보면서 단순히 기본 아이디어와 실제 적용간의 의미 있는 연결만으로도 충분하다는 주장 간의 충돌이 있었다. 법원은 컴퓨터의 역할에 대해 고민해 보기도 하였다. 컴퓨터가 일반적 연산 기능만 수행 하는지 아니면 특수한 목적을 가지고 있는지를 구분하려는 노력을 하면서, 일반 컴퓨터라도 프로그램을 실행하는 경우 특수한 목적을 가지게 되는데 그럼 모든 컴퓨터는 특수한 목적을 가진 컴퓨터가 아닌지에 대한 반론이 제기되었다. 청구항 내의 단계들과 컴퓨터의 의미 있는 연결은 명세서의 상세한 설명과 도면을 통해 증명되기도 하였다. 예를 들어 명세서에서 컴퓨터와 각 부품의 제한적인 기능이 설명되고, 기능의 수행에 필요한 알고리즘과 복잡한 컴퓨터 시스템 및 네트워크가 도면을 통해 보여진 경우, 특허 적격성 판단에 긍정적으로 받아들여졌다. 매체 형식의 청구항에 대해서는 청구항의 유형과 상관없이 방법 청구항과 같은 기준으로 판단되었다. 결국 미 대법원은 이러한 논쟁을 종식시키기 위해 상고신청을 승인하기에 이르렀고, 우리는 본 판결이 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 적격성 논쟁에 마침표를 찍게 될지 귀추를 주목할 필요가 있다. 한편, 우리나라에서는 현재까지 컴퓨터 프로그램의 특허 적격성 문제를 발명의 성립성 문제로 표현하면서, 성립성의 기본 요건인 자연법칙의 이용 여부를 “소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현”되어야 한다는 일관된 기준을 적용하여왔다. 하지만, “구체적으로 실현”되어야 한다는 모호한 기준에도 불구하고, 우리나라에서는 프로그램의 발명 성립성에 대한 기준의 재정립에 대한 논쟁은 벌어지지 않고 있다. 우리의 생활에서 소프트웨어에 대한 의존도가 나날이 높아지고, 수많은 컴퓨터 프로그램 관련 특허출원이 이어지고 있는 상황에서 미국 대법원의 판결이 가지고 올 사법적, 산업적, 경제적 변화에 대한 예측과 분석을 통해 우리의 IT 환경과 산업 실정에 맞도록 컴퓨터 프로그램 특허에 대한 정책, 법 규정, 및 심사 기준의 재정비가 필요한 시점이다.

증명표장 제도의 효율적 도입을 위한 영국의 증명표장 제도 검토

이수미(Lee Soo Mee),김경진(Kim Kyoung Jin) 인하대학교 법학연구소 2010 法學硏究 Vol.13 No.1

한-미 FTA가 체결됨에 따라 증명표장 제도의 본격 시행을 앞두고 있는 시점에서 효율적인 도입 시행을 위해 외국의 증명표장 심사제도 및 운영 현황을 조사ㆍ검토하여 장단점을 취합하고 제도 운영의 제반 양식과 실무상의 유의점을 사전에 파악할 필요가 있다. 특히 증명표장 제도의 시원을 이루는 영국의 증명표장 제도에 대해 자세히 연구하여 이를 토대로 한-미 FTA체결 후 그 이행입법으로 마련된 상표법 개정안 중 증명표장 관련 규정들을 재검토하고 보완하고자 한다. 증명표장 제도가 이미 잘 정착되어 있는 영국은 1994년 상표법 제50조와 부칙(Schedule)2를 통해 증명표장의 제도, 보호 및 관련된 규정을 구체적으로 명시하고 있고, 심사편람(Work Manual) 제4장을 통해 영국 상표 등록부(Trade Mark Registry)의 증명표장 출원서 심사방법을 상술하고 있다. 영국의 증명표장 제도를 자세히 고찰함으로써 우리의 구체적인 도입방안 및 심사방안을 제시해 보고자 하는 것이 본 논문의 목표이다. As the recently concluded Korea-US Free Traded Agreement (FTA) had mandated certification mark to be included in each parties’ trademark regime, the Korean Trademark Act will be revised to incorporate such mark into its existing trademark law. For effective adoption of certification mark into the Korean trade mark regime, we have conducted a study on several countries that already operate certification mark system within their trademark law system. Among those counties, the United Kingdom (UK) has been the forerunner that had operated certification mark within the trademark regime from the early 1900’s and solidified the certification mark provisions in the Trade Mark Act (TMA) of 1994. The provisions in the 1994 TMA, as well as Schedule 2, and the Trade Mark Registry Work Manual provide invaluable guidance as we are in the process of revising the Korean Trademark Act to include certification mark into the existing trademark law regime. As certification mark performs a function that is different from trademark, service mark, and collective mark, it is accompanied with unique features, such as non-use by the owner of the mark, open door policy for any users whose products or services qualify, and responsibilities of certification mark owners as certifiers. Aside from memorializing such distinguishing features of certification mark, Schedule 2 and the Trade Mark Registry Work Manual also provides detailed examination, as well as exat examination procedures and requirements. Some notable requirements are submission of regulation (or specification) and the contents that need to be included in such regulation, time limits, and procedures for amendments. For effective and proper introduction of certification mark into the Korean trademark law system, the U.K. system provides helpful and insightful guidance.