해외 경쟁법 주요 심판결 사례 해설 - 특허 침해와 특허권 남용항변 : Princo Corp. v. ITC 사건

최승재,Choe, Seung-Jae 한국공정경쟁연합회 2011 경쟁저널 Vol.- No.155

<경쟁저널> 제155호부터 '해외 경쟁법 주요 심판결 사례 해설'을 연재합니다. '해외 경쟁법 주요 심판결 사례 해설'은 필자인 경북대학교 최승재 교수가 우리 경쟁법 커뮤니티에게 시사 하는 바가 크다고 판단하는 다양한 해외 경쟁법 심판결 사례들을 소개하고 정리하면서, 경쟁법에 대한 적용 및 이해의 다양한 폭을 넓히게 될 것입니다. 이번 호는 연재의 첫 회로 Princo Corp. v. International Trade Comm'n, No. 2007-1386 (Fed. Cir. Aug. 30, 2010) 사건을 소개합니다. 이 사건은 미국 연방항소법원(CAFC)의 전원합의체 사건으로, 지식재산권과 경쟁법 간의 교착지점에서 의미 있는 사건으로 주목할 필요가 있습니다.

기업 인수 과정에서의 진술과 보증조항의 의미 - 대법원 2015.10.15. 선고 2012다64253 판결을 중심으로 -

최승재 한국경영법률학회 2016 經營法律 Vol.26 No.3

Representation and Warranties Clause is a clause which is almost always put in the M&A and financial contracts in practice. Originally this clause was inherited from the Common Law countries' legal practice. As is same case in Japan, Korean law firms began to use this clause influenced by US law firms. Because we can find no Korean Laws which regulate this clause directly, we have to wait till Korean Supreme Court render its decision on the meaning of this clause. On Oct. 15th 2015, finally Korean Supreme Court decision 2012Da64253 was made. Thanks to this decision, the meaning and effect of this clause becomes far clearer than before. Supreme Court basically understood that this clause has to be construed starting from the wording of the contract. The remedies in violation of this clause is not the mangel haftung(damages based on the defect of the goods or defect of the right attached) but a contractual liability. After this decision the lawyers battle of the forms will be more severe and important in Korean M&A practice. The Knowledge clauses including the sandbagging and anti-sandbagging clause, and the function of Price Adjustment and Risk Allocation of representation and warranties clause still opens some questions in interpreting the wordings of the contract and its real meaning of the parties especially when the absence of any clear wording of contract pertains. 진술보증조항(Representation and Warranties Clause)은 기업인수·합병계약 실무에서 거의 예외 없이 사용되는 조항이며, 금융거래 등에서도 빈번하게 사용되는 조항이다. 그럼에도 이 조항은 영미법의 영향을 사용하게 된 조항으로 우리나라의 민상법에는 그 의미에 대한 조문이 없이 판례상 이 조항의 해석에 의해서 영미법에서 달성하려는 의사와 유사한 결과를 도출할 수 있도록 하는 것이 문제가 되었다. 이런 상황에서 대법원 2015. 10. 15. 선고 2012다64253 판결이 선고되면서, 진술보증조항의 의미 및 효과는 기본적으로 당사자들이 합의한 바에 따르는 것으로 그 처분문서의 해석의 문제라는 점이 명확하여 졌다. 그렇지만 당사자들이 계약에서 명확하게 규정하지 않은 점에 대한 해석의 문제는 여전히 존재한다. 그리고 진술보증조항위반의 책임은 하자담보책임과는 구별되는 계약위반에 의한 책임으로 일종의 채무불이행책임으로 보는 견해를 취한 것으로 보인다. 대법원이 이런 태도를 취함에 따라 결국 이 조항은 구체적인 계약서의 내용에 어떤 내용을 반영할 것인가 하는 점에 대한 변호사들의 실무상 고민이 더욱 중요해졌다. 결국 이 대법원 판결로 인해 진술보증조항의 가격조정기능과 위험회피기능이 계약서의 문언에 따라서 어떻게 해석하는 것이 당사자의 의사에 가장 부합하는 해석으로 볼 것인지 하는 문제가 실무상의 과제가 되었다. 특히 진술 및 보증한 사실에 대해서 알았거나 중대한 과실로 알 수 있었던 경우를 어떻게 처리할 것인가 하는 점에 대한 계약상 처리 및 계약서에 반영되지 않았을 경우에 특별한 사정의 증명 등도 실무에서 의미를 가질 것이다.

대법원의 판결로 본 은행대출과 상사유치권

최승재 은행법학회 2013 은행법연구 Vol.6 No.1

은행은 건설공사에 대해서 대출을 하는 경우, 저당권을 설정하여 금융대출에 대한 담보를 제공 받고, 자신이 한 대출에 대한 채무불이행 위험에 대응한다. 그런데 은행의 관점에서 우리 법체계에 서 문제가 되는 것은 건설공사를 한 수급사업자에게 민사유치권이나 상사유치권이 발생할 수 있다 는 점이다. 이는 은행의 입장에서 만일 후순위 담보권자로 정리된다면 문제가 적을 것이나, 유치권 의 속성상 점유권에 기초하여 이루어지는 원시적이지만, 강력한 담보권으로서의 기능을 가지고 있 어 불측의 손해를 입을 우려가 있다. 이러한 점을 감안하여 민법을 개정하여 민사유치권을 저당권과 같이 취급하도록 하자는 논의가 있다. 한편 상사유치권은 민사유치권과 별개의 요건으로 성립을 할 수 있는 바, 도급계약에 기한 건설공사대급을 수취하지 못하는 경우 건물공사업자가 상사유치권에 기하여 대금을 만족 받으려 고 하는 것을 쉽게 인정하게 되면 금융기관에 불측의 손해를 입힐 수 있다는 점으로 해서 금융기 관과 건설업자간의 이익의 균형을 달성하기 위한 노력이 있어왔다. 대법원은 2012년과 2013년 상사유치권의 성립과 관련하여 중요한 판결을 하였다. 대법원은 공 사대금채권을 가진 공사업자의 상사유치권의 성립을 인정하면서도 선행하는 저당권에는 대항할 수 없도록 하여 금융기관의 이익과 균형을 도모하였다. 한편, 상사유치권 배제특약의 해석에 있어 서는 명시적 특약을 요구함으로써 금융기관이 상사유치권을 행사하는 자신의 이익을 확보하는 것 을 용이하게 하였다. 대법원의 이런 태도는 기본적으로 은행대출의 만족을 용이하게 하여 금융을 원활하게 하려고 하는 입장을 취하는 것으로 이해된다.

지적재산권 라이센스 거절의 규율과 필수설비 판단기준

최승재 경북대학교 법학연구원 2009 법학논고 Vol.0 No.30

In principle Patent holder is not to be obliged to license without his or her own volition. Only in a very exceptional case Patent holder ist to be obliged to license even to his or her competitors. Issue here is that under what circumstances do the patent holders have to grant a license to 3rd parties. US is very negative to compel the patent holders to grant their license against their will. Rarely some players in telecommunication industry and other network industries where some provisions for compulsory allowance to use a certain network or device exist or physical network such as electricity network or roads are contemplated have to allow 3rd parties to use their network. In Europe, as we can see in Microsoft case by CFI in 2007 commission has positive tendency toward compulsory license. IMS Health rule and Microsoft rule will be dominant in the EU competition law practice. In Korea, 5 factors test has to be applied as a standard deciding a refusal to license constitutes a violation of Korean Antitrust law; that is (i) no way to design around that patent at issue, (ii) no substitutable patent, (iii) refusal to license of said patent hinders the competition in the secondary market, (iv) foreclosure of effective competition by such refusal to license, (v) no justification for that refusal to license. 특허권자는 일반적인 라이센스 의무를 부담하지 않는다. 그러나 예외적인 경우에는 특허권자는 라이센스 의무를 부담한다. 경우에 따라서는 경쟁자에게도 라이센스 의무를 부담하도록 하여야 한다. 문제는 예외적인 라이센스 의무를 언제 부담하도록 할 것인가에 있다. 비교법적으로 보면 미국은 특허권자에게 라이센스 의무를 부담시키는 것에 대해서 부정적이다. 예외적으로 법령에 규정이 있는 경우로 통신산업의 경우의 일부 규정과 판례상 인정되어온 전력망이나 도로망과 같은 물리적인 망이 필수설비인 경우에는 사용강제가 이루어지지만 특허권자에게 특허권을 필수설비라고 인정하여 강제하는 것은 사례를 찾기 어렵다. 유럽은 유럽공동체 1심 법원의 마이크로소프트 사건(2007)에서 보는 것과 같이 특허권자에게 라이센스 강제를 시키는 것에 대해서도 긍정적이다. 물론 마이크로소프트 사건에서 유럽공동체 1심법원이 제시한 것과 같은 일정한 기준하에서 인정된다. 우리나라의 경우에는 (i) 경쟁을 위하여 필수적인 지적재산권일 것(우회가능성), (ii) 이러한 지적재산권을 대체할 수 있는 지적재산권이 존재하지 않거나 사실상 불가능할 것(대체가능성), (iii) 특허권의 행사 또는 라이센스 거절이 2차 시장에서 경쟁을 제한하여 소비자들이 요구하는 새로운 제품의 출시를 제한할 것, (iv) 공급 거절이 유효 경쟁을 봉쇄할 것, (v) 라이센스의 거절에 정당화사유가 없을 것이라는 5가지의 요건에 의하여 판단하는 것이 타당하다고 보았다.

미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v. Quanta 사건의 의의와 시사점 : 계약에 의한 특허권소진의 배제가능성과 방법특허

최승재 서울대학교 기술과법센터 2009 Law & technology Vol.5 No.1

미국에서 CAFC의 Mallinckrodt 판결, Bandaq 판결 등의 일련의 판결에 의하여 특허권소진은 실제적으로 쉽게 적용을 피할 수 있는 원칙으로서 거의 특허실무에서 실무가들의 기억에서 사라진 원칙이었다. 그런데 LG v. Quanta 사건을 통하여 미국 연방대법원이 방법특허의 예외를 인정하지 않고, 계약에 의한 배제를 위한 조건부 계약의 인정에 대해서도 특허법에 의한 적용에 있어서는 특허권 소진을 인정하지 않았다. 다만 계약에 의한 권리구제의 가능성을 남겨두었다. 미국 연방대법원이 Univis 사건에서 천명하였던 원칙은 여전히 살아있어 반제품의 경우에도 단순한 작업이 남아있다는 사실만으로 특허권의 소진이 인정되지 않는다고 함으로써 특허권침해를 방어하기 위하여 방어하는 측의 소송대리인이 특허권소진항변을 하고 이를 받아들이도록 하는 것은 쉽지 않은 원칙이었다. 미국 연방대법원이 LG v. Quanta 사건을 통하여 전통적인 특허권소진의 부활을 천명함으로써 향후 특허실무상 라이센스 계약을 체결할 때 이중 특허라이센스를 통한 라이센스의 이중수취라는 비난과 함께 특허권소진을 통한 수익감소라는 손해를 입지 않기 위해서는 특허권소진을 충분히 고려하여야 할 것이다. After the CAFC decision named Mallinckrodt case, Bandaq case, Patent Exhaustion Theory hasbeen almost forgotten for the last 15 years to the practitioners especially since the Mallinckrodtdecision which allow the licensor to contract around the Patent Exhaustion, because PatentExhaustion Theory can be easily contacted around by putting some conditions on the licensingagreement. In addition by using Bandaq rule, division between the method claim and apparatusclaim, Patent Exhaustion Theory can be avoided by transforming the apparatus claim into methodclaim. What’s more, the transformation is not that difficult from the patent applicant’s point of viewgenerally. Univis doctrine makes the Patent Exhaustion Theory hard to be applied even though thesold product was semi-knock-down one with one or more steps to do after the sale. Combining allof these conditions, attorneys for the alleged patent infringement litigation had some hard time todefend their client using Patent Exhaustion doctrine. However LG v. Quanta case by US Supreme Court, Post-Sale Patentee Controls becomesalmost impossible because of the Patent Exhaustion doctrine except for some contract basedremedies(breach of contract). Now therefore attorneys for the licensor is obliged to take the PatentExhaustion doctrine into consideration in times of entering into licensing agreement using theirpatent portfolio.

국내외 심.판결 사례 해설 및 평석 - 티브로드 사건과 양면시장이론의 적용 가능성

최승재,Choe, Seung-Jae 한국공정경쟁연합회 2009 경쟁저널 Vol.- No.143

배임죄 판례분석을 통한 경영자의 배임죄 적용에 있어 이사의 적정 주의의무 수준에 대한 고찰

최승재 한국경제연구원 2014 KERI Insight Vol.14 No.12

3배 배상제도의 도입과 특허침해소송에서의 손해배상액 산정 -고의 판단 기준을 중심으로

최승재 사법발전재단 2019 사법 Vol.1 No.48

The National Assembly passed a bill, on December 7, 2018, on the enhanced damages compensation system on patent infringement, which was perceived as a mechanism that only existed in the U.S., and the same was introduced in Korea as of July 2019. This is assessed as a pivotal moment in the history of patent infringement litigation given that such system recognizes the amount of damages compensation triple the amount of actual damages (hereinafter “treble damages system”). Provided, being a relatively new regulatory system, issues are bound to arise that need to be resolved. For instance, inasmuch as the Patent Act only recently introduced the treble damages system (as opposed to other laws), it may bring about confusion, in practice, unless the standards for determining intentional patent infringement are established. As a matter of course, the Korean civil law does have such determination standards; however, the law recognizes compensation for damages without distinguishing intention and negligence, unlike the criminal law that applies strict requirements for establishing intent. Recognizing intent in civil liability cases has become a hot topic following the introduction of the treble damages system, which can be better understood through relevant judicial precedents of the U.S. Supreme Court. In examining the U.S. Supreme Court rulings on the Seagate Technology case and the Halo Electronics, Inc. vs. Pulse Electronics case, this paper was able to comprehend that gross negligence may fall under the scope of determining intentional patent infringement according to the perspective of Korean law. Given that Korea has a penal provision on patent infringement, the author is of the view that the existence of patent infringement may influence the determination of intentional patent infringement in a civil suit. That said, this paper concludes that it would accord with the legislative intent, language, structure, etc. of our legal system to reasonably calculate the amount of damages by adequately considering various elements pursuant to the Patent Act, whilst repealing the penal provision on patent infringement, as in the case of Taiwan, and easing the requirements for the establishment of patent infringement in civil cases seeking damages for compensation, as in the case of the U.S. 특허증액배상제도가 2018. 12. 7. 국회 본회의를 통과하면서 6개월 뒤인 2019. 7.부터 미국만의 제도라고 이해되던 특허증액배상제도가 우리나라 제도가 되었다. 종래 상당기간 논란의 대상이 되었던 특허침해소송에서 손해배상액의 인정에 있어서 실손해에 3배까지 가중할 수 있도록 한 특허증액배상제도의 도입은 특허침해소송제도의 역사에서 한 획을 긋는 중대한 사건이라고 본다. 다만 이 제도의 도입은 종래 우리 손해배상법 체계에서 익숙하지 않았던 제도이기 때문에 관련된 문제를 동시에 해결하여야 할 과제가 발생하게 되었다. 특허법 이전에 3배 배상제도를 입법하였던 다른 법률들과 달리 특허법은 실제적으로 3배 배상제도가 활용될 가능성이 상당히 높은 제도이다. 이런 점에서 보면, 고의침해 여부의 판단에 대한 기준을 정립하지 않으면 실무에서 상당한 혼란이 있을 수 있다. 물론 고의라는 기준은 우리 민법에서 없는 기준은 아니지만 고의와 과실을 구별하지 않고 손해배상을 인정하는 민법하에서는 엄격하게 고의범을 보는 형사법 체계와는 달리 고의인정의 엄정성이 요구되지 않았다. 하지만 고의인정 여부에 따라서 손해배상액을 3배까지 가중할 수 있도록 입법이 되면서 이 문제는 중요한 문제가 되었고, 관련하여 미국 법원의 고의 인정에 대한 판례들을 살펴볼 필요성이 생겼다. 본고에서는 시게이트 판결과 이후 헤일로판결로 이어지는 미국 법원의 태도를 중심으로 하여 미국 법원의 태도를 살펴보면서 미국 법원의 태도는 우리 법의 관점에서는 중과실로 볼 수 있는 영역까지도 포함할 수 있는 것으로 이해하였다. 우리법은 특허침해죄라는 형사처벌 규정을 미국과 달리 가지고 있는 바, 필자는 우리 특허침해죄의 존재는 부득이 민사에서의 고의 판단에서도 영향을 줄 수밖에 없다고 보았다. 이런 점에서 대만과 같이 특허침해죄를 폐지하고 특허침해에 기한 손해배상소송에서의 고의인정은 미국의 그것과 같이 다소 완화하여 인정하되 승수를 특허법이 고려하도록 하는 제반 요소들을 적절하게 고려함으로써 조정하여 합리적인 손해배상액을 결정할 수 있도록 하는 것이 입법자의 의사와 법문, 그리고 우리 법 체계에 부합하는 해석이라고 판단하였다.

경쟁법의 운용과 기술혁신의 관계에 대한 소고

최승재,Choe, Seung-Jae 한국공정경쟁연합회 2006 경쟁저널 Vol.- No.128

2009년 경제법 중요 판례

최승재 대한변호사협회 2010 人權과 正義 : 大韓辯護士協會誌 Vol.- No.403

There was no landmark cases re antitrust law area looking back upon the cases rendered last year. Legal framework in Posco case re the standards how court can decide illegal in judging the abuse of market dominant position was confirmed in several cases. Samik case re efficiency defense in the course of merger review by FTC was argued in OCI case, but was not accepted the defense itself. One of the phenomenons noticeable in thinking of the cases in 2009 is the interaction between the civil law and antitrust law. Supreme Court’s stance found in Citi bank case etc. toward the relationship between these two areas is independent in principle. KFTC(Korea Financial Telecommunications and Cleanings Institute) case allowing them to be locked in to the Internet Explorer has to be revisited in the very near future. 2009년 대법원이 선고한 판결가운데 공정거래법 영역에서 새로운 법리를 제시한 사건은 드물었고, 대부분 기존의 법리를 확인하고 적용 범위를 찾아가는 사건들이었다. 사건의 수로는 여전히 공동행위 사건이 많았다. 시장지배적 지위남용과 관련해서는 포스코 사건이 이후 사건의 전범이 되고 있음을 확인할 수 있었고, 기업결합심사와 관련해서는 동양제철화학 사건에서 볼 수 있는 것과 같이 삼익사건이 중요하게 논급되고 있다. 하나 눈에 띄는 점은 민법과 공정거래법의 관계가 문제가 되는 사건들이 다수 보인다는 것이다. 대법원은 공정거래법이 계약문제라고 해서 적용되지 않는 것이 아님으로 분명하게 하였고, 이는 타당한 태도이다. 양자의 접근방법 및 입법목적의 상이가 이 과정에서 반영될 것이다. 다만 금융결제원의 인터넷 익스플로러만을 사용하도록 하는 것이 위법이 아니라고 판단한 점은 법리상의 한계가 있기는 하였으나재고의 여지가 있는 판결이라고 보인다.