특허의 소급적 무효와 기지불 실시료의 부당이득반환 허부 = Should royalty already paid for patent license be returned when patent has been nullified retrospectively?

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Patent rights become effective upon the completion of its registration. Patentee has the option of choosing whether to exercise the patent exclusively or to give patent rights to another party under a license. If the patentee grants a license to another party, royalty will be received from the licensee. However if the patent is nullified by a decision, the patent will be regarded as if it didn't exist in the first place. In such a situation should royalty already paid by licensee to the licenser(patentee) be returned as unjust profits?In regard to this issue, courts in Germany and United States both arrived at similar conclusions. In Germany, the Supreme Court has ruled that even though a patent was nullified retrospectively, a patent license contract was not nullified retrospectively, but rather, only prospectively. Therefore the patentee is not required to return to the licensee the royalty that was already paid. In the United States, the Supreme Court has rendered a decision which stated that from the point in time when the licensee had affirmatively pleaded the patent's nullification, the licensee would not be responsible for the payment of royalty.
In Japan and Korea, various theories have been asserted. In Korea lower courts have considered this problem in several cases with different conclusions.
When we analyze this issue, we should consider whether the purpose of the contract was for the transfer of technique or consent of patent license.
In the case of the transfer of technique, patent is mainly used to specify the technique, and the technique is important and of value even if it doesn't satisfy patent requirements. So, in the case of a patent license contract(more specifically, technique license contract), the patent license contract will still be valid even if the patent is nullified retrospectively, and in following, the patentee will not be required to return the royalty already paid by the licensee.
However, in the case where the patent is only licensed (technique isn't transferred), the patent license contract should be nullified retrospectively in accordance with the patent's retrospective nullification, and the patent royalty already paid should be returned as unjust profits.

국문 초록 (Abstract)

특허권은 설정등록에 의하여 발생하는데, 이후 특허무효심결의 확정에 의하여 무효로 판명되면 처음부터 존재하지 아니하였던 것으로 간주된다. 한편 특허명의인은 기존에 특허가 등록되어 있었음을 기화로 특허실시계약을 체결하고 이에 기하여 특허실시자로부터 실시료를 지급받아 왔을 수 있는데, 특허가 소급 무효로 된 경우, 특허실시계약은 어떻게 되는지, 기존의 실시료를 부당이득으로 반환하여야 하는지 등이 문제로 된다.
이러한 문제에 관하여 종래 독일에서는 다양한 논의가 있었고, 결국 독일연방 최고법원은 특허실시계약은 특허무효가 확정되는 시점에서 후발적으로 효력을 상실하고, 따라서 이미 지급된 특허실시료 또한 부당이득반환의 대상이 되지 아니한다고 판시하였으며 이러한 판례의 입장은 현재까지 유지되고 있다.
미국에서도 이와 관련된 논의가 있었는데, 미국판례의 입장은 독일판례와 대동소이하지만, 특허실시계약이 언제 무효로 되는지 내지 어느 시점까지의 특허실시료가 부당이득반환의 대상이 되지 아니하는지 여부를 판단함에 있어서 특허무효 확정시점보다 다소 시기를 앞당겨서 특허무효항변이 제출된 시점을 기준으로 판단하고 있다는 점에서 독특하다.
일본에서도 학설이 첨예하게 대립하고 있는데, 다만 이에 대하여 명시적으로 판단한 판결은 보이지 아니한다. 그 이유는 대부분의 경우에 이미 지급된 실시료의 불반환 약정을 명시적으로 체결하기 때문인 듯하다.
우리나라에서도 이 문제를 명시적으로 다룬 하급심 판결들이 최근 있었고, 학설도 다양하게 전개되고 있다.
특허권이 소급 무효된 경우 특허실시계약의 효력 내지 특허실시료의 반환 문제를 다룸에 있어서 가장 유의하여야 할 점은, 실시계약의 목적인 급부가 기술 또는 노우하우 등의 전수인지 특허 그 자체인지를 명확하게 하는 것이라 할 것이다. 실시계약의 목적인 급부가 기술 또는 노우하우 등의 전수인 경우에는 특허란 그 기술 또는 노우하우 등을 특정하는데 주된 의미가 있으므로 특허권이 소급하여 무효로 되더라도 특허실시계약(정확하게는 특허대상 기술전수계약)은 여전히 유효하다고 해야 하고, 이때에는 특허의 소급 무효 확정 판단에도 불구하고 특허실시계약의 후발적 무효도 인정되지 아니한다 할 것이다. 그러나 실시계약의 목적인 급부가 특허 자체인 경우 즉, 기술 또는 노우하우 등의 전수가 수반되지 아니하는 경우에는, 유효한 특허의 실시가 급부의 내용이었다고 해석되므로, 특허가 소급하여 무효로 되었다면 특허실시계약은 원시적 불능을 목적으로 한 계약으로서 소급하여 무효이고, 특허명의인은 특허실시자에 대하여 이미 지급 받은 특허실시료를 부당이득으로 반환하도록 하는 것이, 당사자의 의사에도 부합할 뿐만 아니라 민법의 법리에도 충실하고 특허법 정책적으로도 타당하다 할 것이다.

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