명세서의 요지변경이 있는 보정 후 특허된 발명에 대한 정정심판의 소급효 = Retrospective Effect of Reissue of an Unlawfully Revised Patent

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This paper deals with a patent reissue case where an applicant petitioned an unlawfully revised patent after the original patent application was made public after 18 months of its original date of application. The patent examiner did not dismissed this unlawful revision and the revision application was patented. Afterwards, a petition for reexamination was filed by the applicant's competitor and the patent tribunal decided to invalidate the patented revised application in reasoning that the applicant's revision was such a change of the core part of the original application that the original application, which was made public, became a ‘prior art.’ In response to the decision, the applicant tried to reissue of the patent by eliminating the unlawfully revised part.
판례평석
The core issue in this case is whether this kind of reissue has retrospective effect to the original application date and this issue may be controversial. In deciding the above mentioned case, the Patent Court's determined not to permit the applicant to eliminate the unlawfully revised part reasoning that the retrospective effect of the reissue can be applied to the revision filing date. However, the Korean Supreme Court's decided to vacate and remand the case to the Patent Court. The grounds for the remand were as follows: Under the Article 49 of the old Korean Patent Law, retrospective effect of the court decision for the revised patent should be applied back up to the filing date of the original application rather than up to the filing date of the later revised one since the petition for patent reissuing by eliminating the revised part would result in eliminating the core part of the original applicant if the court decide to approve the revision. Further, the patent examiner in the case at issue did not dismiss the revision even though the applicant submitted the revised version where the core part of the original patent application was changed and the patent office patented the revision. In deciding, the Supreme Court consider the factors; (1) the nature of applicant and reissue, (2) type of reissue, (3) protection for the third party, and (4) whether the application for the reissue satisfies the conditions for reissuing.

This decision was the first case handling this issue in Korea and the author cannot help agreeing to the Korean Supreme Court's reasoning for its decision.

국문 초록 (Abstract)

이 글은 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여 출원 명세서에 대한 출원공개가 이루어진 다음, 특허출원인이 법적으로 허용되는 한계를 벗어난 보정서를 제출하였는데 심사관이 보정각하를 하지 않고 그대로 특허등록이 된 사안에 관한 것이다. 구 특허법에 따라 특허등록 후 제기된 특허무효심판에서 특허심판원은 위 보정을 명세서의 요지를 변경한 것으로 인정하여 보정서 제출일을 출원일로 간주하였고, 출원인 자신의 출원공개된 명세서를 선행공지기술로 하여 위 특허를 무효로 심결하였다. 이에 대하여 출원인(특허권자)이 다시 정정심판을 통하여 보정을 삭제하고자 하였는바, 그 정정심판의 소급효가 어디까지 미치는가가 논의의 핵심이다.
이에 대해서는 요지변경의 보정을 삭제하는 정정의 소급효는 제한되지 않는다는 견해와 정정의 소급효는 요지변경의 보정을 제출한 시기까지만 미친다는 견해가 대립하고 있다.
원심판결은 정정의 소급효가 보정의 제출시기까지로 제한된다고 하였으나, 연구대상 판결은 원심판결을 파기환송하였다. 그 이유는 출원인이 특허사정등본의 송달 전에 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 보정서를 제출하였음에도 그 보정이 특허청 심사관에 의하여 각하되지 않고 특허등록된 후 정정심판이 청구된 경우에는 그 정정이 받아들여지더라도 원칙적으로 정정심결의 효력은 구 특허법 제49조에 의하여 그 보정서를 제출한 때까지만 소급하게 될 것이지만, 그 정정심판 청구의 내용이 명세서나 도면의 요지를 변경한 보정부분을 완전히 없애는 것이라면 구 특허법 제49조가 적용될 여지가 없어 정정심결의 효력은 최초의 특허출원시까지 소급하는 것이라고 보았기 때문이다.
출원 및 보정의 본질, 보정에 관한 입법례의 유형, 보정 및 정정의 한계와 관련하여, 그리고 제3자 보호에 부족하지 않다는 점, 결국 정정의 요건을 갖추었는지를 가지고 규제하여야 할 것이라는 점 등을 감안하면 위 판결의 취지는 옳다고 할 것이다.

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