현저한 지리적 명칭의 식별력 취득을 어떤 논리로 인정할 것인가?- 대법원 최근 판례들에 대한 비판 - = What would be the proper logic to recognize the acquisition of distinctiveness by a well-known geographical name?- The criticism on the recent Korean Supreme Court’s cases -

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Through the decision for Seoul National University case in 2015 and the majority opinion of the American University case in 2018, the Korean Supreme Court concluded that the distinctiveness in accordance with Article 6, Paragraph 1 shall be recognized because new conception was formulated by the combination of a word ‘university’ and a well-known geographical name which had been inherently non-distinctive based on Article 6, Paragraph 1, Item 4 of the Old Korean Trademark Act (KTA). However, in such a recognition logic, another logic of Paragraph 2, which takes into account the actual results from use in commerce of the University trademark, is mistakenly mixed.
Once such a mixture happens, there would be many problems as follows; the distinction between the different logic of paragraphs 1 and 2 for distinctiveness requirement will totally collapses and result in the chaos of the entire Trademark Law; there will be a conflict with the precedents such as the decision of Kyungnam University case in 2012 and etc.; there will be a contradiction with the previous position by the Korean Supreme Court in Georgia Coffee case in 2018, which denied any distinctive power of a well-known geographical name regardless of the product field.
The background reason for the rulings of the Korean Supreme Court in recognizing the distinctiveness in accordance with Paragraph 1 because of the new conception is unclear. However, as in the case of the decision in the Seoul National University case, there may have been some intervention by the purpose to avoid the restriction of paragraph 2 which prescribes that the distinctiveness under Paragraph 2 could be recognized only to the products actually used with the mark.
However, even if such purpose could intervene, the above cases should have been dealt without any pretension as a matter of obtaining a distinctive power of a mark by use in commerce accordance with paragraph 2. In such a case, the limited clause of Paragraph 2, which can be an unbearable constraint, shall be deleted in a revision in the long run, and it is far more reasonable to overcome it with bold interpretation even before such a revision. According to the proper interpretation proposed by the author referring to some related trends in the United States and Japan, the transfer of the distinctive power could be recognized to the products never used with the mark, as an good example in the case of a well-known trademark, after acquiring the distinctive power of Paragraph 2 obtained as a result of use in commerce.

국문 초록 (Abstract)

2015년 서울대학교 판결과 2018년 American University 전원합의체 판결 다수의견 등을 통하여 우리 대법원은 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 따라 원래 식별력이 없는 ‘현저한 지리적 명칭’이 ‘대학교’와 결합함으로써 ‘새로운 관념’을 형성하였다고 보아 같은 제1항에 의한 식별력을 인정하였다. 그런데 그러한 인정과정에서 위 대학교 상표가 거래에서 실제 사용된 결과들을 고려하는 제2항의 식별력 인정논리를 잘못 혼용하고 있다.
이렇게 혼용하게 되면, 제1항과 제2항의 서로 다른 식별력 논리 사이의 구분이 무너져 상표법 전체의 혼란이 초래될 수 있다는 점, 제2항의 식별력을 인정하였을 뿐인 2012년 경남대학교 판결 등 선례와 충돌한다는 점, ‘현저한 지리적 명칭’은 상품 분야를 불문하고 식별력을 부정하였던 2018년 조지아 커피 판결 입장과도 모순이 생긴다는 점 등에서 문제가 크다.
‘새로운 관념’이 형성되었다고 보아 제1항에 따른 식별력을 인정한 대법원 판결의 배후 동기가 불분명하지만, 가령 서울대학교 판결의 사안에서처럼 제2항의 식별력은 실제 상표가 사용된 상품에만 인정될 수 있다고 한정한 제2항의 문구제약을 피하려는 의도가 일부 개입되었을 수 있겠다.
하지만 그런 의도가 있었더라도 향후에는 정면으로 제2항에 따라 사용에 의한 식별력 취득 문제로 다루어야 한다. 그럴 경우 지나친 제약이 될 수 있는 제2항의 한정적 문구는 장기적으로는 입법으로 삭제하되, 그 전에는 과감한 해석론으로 극복하는 것이 훨씬 합리적이다. 미국과 일본의 일부 동향을 참조하여 필자가 제안하는 해석론에 따르면, 상표가 사용된 결과 얻어지는 제2항의 식별력 취득에 있어 가령 저명상표의 경우 실제 사용되지 않은 상품에까지 효력을 미치는 전이가 인정될 수 있다.

참고문헌 (Reference)

1 정택수, "현저한 지리적 명칭과 상표의 식별력 (2015. 1. 29. 선고 2014 후2283 판결: 공2015상, 355)" 법원도서관 (104) : 2015

2 송영식, "지적소유권법 하" 육법사 2013

3 특허법원 연구회, "지식재산소송실무 전면개정판" 박영사 2010

4 中山信弘, "상표판례백선" 박영사 2011

5 한규현, "상표의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 부분의 사용에 의한 식별력 취득 가능 여부 (2006. 1. 26. 선고 2004후1175 판결：공2006상, 352)" 법원도서관 (62) : 2006

6 최성우, "상표법의 쟁점과 사례" 한국지식재산연구원 2012

7 심미랑, "상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점 및 증명방법에 관한 고찰" 법학연구소 53 (53): 589-615, 2012

8 정상조, "상표법 주해Ⅰ 및 상표법 주해Ⅱ" 박영사 2018

9 이동근, "상표법 일부개정법률안 검토보고서 –김한표 의원 대표발의-(" 2014

10 윤선희, "상표법" 법문사 2015

11 강동세, "사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력" 법조협회 56 (56): 102-140, 2007

12 김종석, "사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 관한 몇 가지 문제" 특허법원 6 : 2013

13 김원오, "사용에 의한 식별력 취득의 법적 성격과 판단시기 –대법원 2011후835 ‘coffee bean cantabile’ 상표등록무효 사건 평석" 한국지식재산연구원 15 : 2013

14 최성준, "사용에 의한 식별력 취득에 관하여 - 특허법원 2006. 10. 11. 선고 2006허1841, 1797(병합), 1810(병합), 1865(병합) 판결 – 특허법원 2006. 10. 11. 선고 2006허1834, 1803(병합), 1827(병합), 1858(병합) 판결-" 2 (2): 2006

15 박정희, "사용에 의한 식별력 취득과 관련된 몇 가지 쟁점에 관한 고찰" 사법발전재단 9 : 2011

16 박정희, "사용에 의한 식별력 취득과 관련된 몇 가지 쟁점에 관한 고찰" 사법발전재단 9 : 2011

17 박영규, "등록 이후 사용에 의해 식별력을 취득한 상표 구성 부분의 법적 취급 - 대법원 2011후3698 전원합의체 판결의 의미와 전망을 중심으로 -" 한국지식재산연구원 9 (9): 143-178, 2014

18 박준석, "대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제 - 서울대학교의 현황을 중심으로 -" 법학연구소 55 (55): 523-582, 2014

19 박준석, "공서양속위반을 들어 상표등록을 거절하거나 무효화한 우리 판례들에 대한 비판적 분석" 법조협회 59 (59): 157-233, 2010

20 장현진, "결합상표의 식별력 유무 판단" 12 (12): 2016

21 小野昌延, "註解 商標法 (新版 上卷)" 有斐閣 2005

22 牧野利秋, "知的財産法の理論と実務 第3巻 (商標法·不正競争防止法)" 新日本法規 2007

23 小野昌延, "新商標法概説" 青林書院 2009

24 藤田晶子, "平成25 年商標・不正競争関係事件 裁判例の概観" 67 (67): 2014

25 金井重彦, "商標法コンメンタール" 株式会社 2015

26 茶園成樹, "商標法" 有斐閣 2014

27 中山信弘, "商標判例百選" 박영사 2011

28 小川宗一, "「あずきを加味してなる菓子」を指定商品とする「あずきバー」 という標準文字からなる商標の登録出願について，商標法3 条2 項の適用を認め，特許庁の拒絶審決を取り消した事例(知財高判平成25・1・24判時2177号114頁)"

29 Gary D Krugman, "Trademark Trial and Appeal Board Practice and Procedure" Westlaw Database 2018

30 US PTO, "Trademark Manual of Examining Procedure"

31 Jeffrey M. Samuels, "Recent Court Opinions Affecting Uspto Trademark Practice: The Year In Review" 83 : 619-, 2001

32 J. Thomas McCarthy, "McCarthy on Trademarks and Unfair Competition" Westlaw Database 2018

33 Jane C. Ginsburg, "Jessica Litman & Mary Kevlin, Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials" LexisNexis 2013

34 Jeffery A. Handelman, "Guide to Trademark Trial and Appeal Board Practice, Vol. 1" Aspen Publishers 2013

35 Steven H. Bazerman, "Guide to Registering Trademarks" Aspen Publishers 2004

36 "2013. 12. 6.자 상표법 일부개정법률안(김한표 의원 대표발의) 의안원문"