실시권자의 무효심판 청구적격에 관한 고찰 = A Study of the Standing to try for Invalidation by a Licensee

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

In a trial for invalidation of a patent, the Korean Patent Law has requirements to be an interested party or an examiner to prevent from random claiming and to stabilize the industrial order. For the requirement, several theories and cases exist whether a licensee is the interested party or not. In addition, it is needed to consider whether a licensee's trial for invalidation is conflicted to the principle of trust and good faith, and whether a no-contest provision for the licensee in a contract is fair or not.


In Korea, America and Japan, a licensee's trial for invalidation is not conflicted to the principle of trust and good faith. For the requirement of the trial for invalidation, the America and Japan permit the licensee to try for invalidation. But, Korea requires the party of trial for invalidation to be interested relation, and there is an issue for the licensee. For the no-contest provision in a contract, America say that the no-contest provision for validity of the patent cannot over-ride federal policy, and, Korea say that the no-contest provision is likely to be unfair. But, Japan say that the no-contest obligation of the licensee is not unfair in consideration of the anti-effect of fair trade and efficiency.


Considering the case of Japan patent law in which the requirement of trial for invalidation was abolished, it is considered that the standing to sue as a requirement of trial for invalidation is not necessary. If the requirement of trial for invalidation will be abolished, it is expected that the judgements would not be conflicted to others, and it would be achieved the efficiency of trial procedure and the protection of fair patents.

국문 초록 (Abstract)

우리나라 특허무효심판의 경우, 심판청구의 난립을 방지하고, 산업질서의 안정화를 도모하기 위하여 이해관계인 또는 심사관에 한하여 심판청구가 가능하도록 규정하고 있는데, 실시권자가 이해관계인에 해당하는지에 대하여 여러 가지 주장 및 판례가 혼재되어 있는 상황이다. 더 나아가, 실시권자가 무효심판을 청구하는 것이 신의성실의 원칙에 어긋나는 것은 아닌지, 그리고, 계약으로 실시권자의 무효심판청구를 제한할 수 있는지를 검토할 필요가 있다.


한국, 미국, 일본의 경우를 살펴보면, 실시권자의 무효심판 청구가 신의성실의 원칙(금반언)에 저촉되는 것으로 볼 수는 없다. 무효심판 청구적격에 있어서, 미국과 일본은 실시권자의 이해관계를 긍정하는 입장이며, 단지 우리나라에서만 이해관계를 무효심판청구의 요건으로 규정하여, 실시권자의 무효심판 청구적격의 문제가 발생할 여지를 두고 있다. 또한, 계약에 따른 부쟁합의에 있어서, 미국은 계약상 화해(소송상 화해를 제외하고)에 있어서 부쟁조항이 포함되더라도 특허권자가 이를 강제할 수 없다고 하고 있으나, 우리나라는 불공정 행위에 해당될 우려가 높은 것으로 규정하고 있다. 다만, 일본의 경우에는 공정거래저해효과와 효율성을 고려하여 계약에 의해 부쟁의무를 부과하는 것을 불공정한 것으로 보지 않고 있다.


특허법에서 무효심판의 청구적격으로서 이해관계 요건을 삭제한 일본의 사례를 참조할 때, 우리나라에서도 이해관계 요건을 삭제하고 실시권자가 특허무효심판을 제기할 수 있도록 제도를 개정함으로써, 판결의 모순저촉을 방지하고, 심판절차의 효율성 및 정당한 특허권의 보호에 이바지할 수 있을 것으로 판단된다.

참고문헌 (Reference)

1 특허청 심판정책과, "특허심판원, 올해 구술심리와 자판을 본격 실시키로, 작성일2010.1.29"

2 최치호, "특허권실시계약에서 실시권자의 부쟁(不爭)의무에 대한 법적 고찰" 3 (3): 2008

3 "지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침(평성19년(2007년) 9월8일 공정거래위원회)"

4 공정거래위원회, "지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(개정 2010. 3. 31. 공정거래위원회 예규 제80호)"

5 "지식재산권 라이센싱을 위한 반독점 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property) (U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, 1995)"

6 임병웅, "이지특허법, 제8판" 한빛지적소유권센터 2010

7 특허청, "산업재산권의 현황과 과제(혁신을 촉진하는 지적재산시스템의 구축에 관하여)" 2009

8 특허심판원, "2009년 심판청구 및 처리 현황"

9 특허심판원, "2008년 1월말 심판통계~2008년 12월말 심판통계 자료"

10 특허청, "2007년 지식재산통계연보" 2007

11 특허심판원, "2007년 1월말 심판통계~2007년 12월말 심판통계 자료"