특허 침해 소송에 있어서 균등론 판단에 관한 연구 : Festo 판결을 중심으로 = (A) study on the doctrine of equivalents through the U.S. Supreme Court opinion in the Festo case

국문 초록 (Abstract)

본 논문은 미국 연방 대법원에 의해 균등론과 출원심사과정 금반언 사이의 관계가 조명된 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd., certiorari to the united states court of appeals for the federal circuit, No. 001543 (2002) 사건(이하 "Festo 사건"이라 칭함)에 대한 판결을 연구 대상으로 한다.
균등론과 출원심사과정 금반언의 원칙은 특허의 침해 여부 판단에 있어서 오랜 동안 적용되어 왔던 원리들이다. 균등론은 침해로 추정되는 물 또는 방법이 실질적으로 특허와 균등물이라면, 비록 문언적으로 특허를 침해하지 않았다 할지라도 특허를 침해하였다고 해석하는 원리이다. 이러한 균등론은 출원심사과정 금반언에 의해 제한받게 된다. 출원심사과정 금반언의 원칙은 특허 출원인이 심사과정중에 거절을 피하기 위하여 발명의 주제를 포기했다면, 특허권자는 이후에 균등 범위를 정함에 있어 보정된 발명의 주제를 넘어 균등한 것이라고 주장을 할 수 없도록 해석하는 원리이다.
이전의 많은 판결들을 살펴보면, 특허권자의 권리와 특허권자에게 허락된 특허의 보호범위를 알고자 하는 공중 및 잠재적인 경쟁자들의 권리 사이의 형평성을 도모하려는 취지하에 균등론과 출원심사과정 금반언의 원칙이 적용되어 왔음을 알 수 있다. 그 적용에 있어, 과거에 연방순회항소법원(CAFC)은 출원심사과정 금반언이 균등론에 속하는 모든 침해에 대하여 필수적으로 제한하지 않는다는 "유연한 금지(flexible bar)"규칙을 적용해 왔었다. 그러나, 최근에 Festo 사건에 대한 전원합의부(en banc) 판결에서, 연방순회항소법원은 출원심사과정 금반언이 균등론의 적용을 완전하게 금지한다는 새로운 "완전한 금지(complete bar)"규칙을 확립하고자 하였다. 이러한 연방순회항소법원의 전원합의부 판결에 대해서는 특허의 보호범위를 해석함에 있어서 지나치게 문언에 따라 해석할 것을 요구함으로써 특허법상 진정으로 보호되어야 할 권리자를 보호하는 대신에, 복제자나 모방자를 보호하는 것을 인정하였다는 많은 비난들 및 반발들이 있었다.
이러한 배경하에, 연방 대법원은 연방순회항소법원의 전원합의부 판결의 재고를 요구하는 상고를 허락하였고, 2002년 5월 28일자로 "출원심사과정 금반언은 단지 종래 기술을 피하기 위하여 행해진 보정들에만 적용되는 것이 아니라 특허법의 요건들을 만족하기 위하여 행해진 어떠한 클레임 보정에도 적용되어질 수 있다. 그러나 금반언이 보정되어진 클레임 구성요소에 균등인 모든 것들에 반대하는 소송을 금지할 필요는 없다.”고 판시하였다.
이러한 연방 대법원의 판결은 특허권자의 권리와 공중 및 잠재적인 경쟁자들의 권리 사이의 형평성을 종합적으로 고려하여 균등론과 출원심사과정 금반언의 원칙 사이의 관계를 조명하고, 앞으로 특허법의 취지에 부합하도록 하기 위해서는 균등론과 출원심사과정 금반언의 원칙을 어떻게 해석하고 적용하여야 할 지에 대한 방향을 제시한 것으로 판단된다.
따라서, 본 논문은 Festo 사건에 대한 판결들에 관심을 가지면서, 특허의 침해 여부를 판단함에 있어서 척도가 되는 요소인 균등론과 출원심사과정 금반언의 원칙이 Festo 사건을 통해 어떻게 해석 및 적용되었지에 대하여 검토하였다. 또한, 본 논문은 Festo 사건을 통해 발명자 및 특허권자들이 특허 출원 절차를 수행함에 있어서 유의할 사항들에는 어떠한 것들이 있는지에 대해서도 검토하였다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This paper aims to investigate the case of Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd., certiorari to the united states court of appeals for the federal circuit, No. 001543 (2002) (hereinafter Festo case) of which opinion is issued by the U.S. Supreme Court.
The doctrine of equivalents provides that a product or process that does not literally infringe a patent can still be found to be infringing if the differences between the allegedly infringing product or process and the patented invention are minimal and insubstantial. The doctrine of equivalents is limited by prosecution history estoppel. Prosecution history estoppel provides that if a patent applicant surrenders subject matter during prosecution to avoid rejection, the patentee cannot later claim that this surrendered subject matter is equivalent to surviving claims in the patent.
The doctrine of equivalents and prosecution history estoppel has been applied to various cases so far so as to balance the right of a patentee to a just and fair scope of protection with the right of the public and potential competitors to know the scope of the patent protection granted to the patentee. In the past the CAFC had applied a "flexible bar" rule which meant that prosecution history estoppel did not necessarily bar a finding of infringement under the doctrine of equivalents for the entire range. Recently in the Festo case, the CAFC established a new "complete bar" rule which meant prosecution history estoppel would completely bar the application of the doctrine of equivalents. The en banc opinion of the Festo case has been criticized as upsetting well-settled expectations and understandings concerning the operation of certain legal principles, namely, the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel.
Under the surroundings, the Supreme Court granted certiorari to a highly controversial the en banc opinion of the Festo case, and held in May 28, 2002 that prosecution history estoppel may apply to any claim amendment made to satisfy the Patent Acts requirements, not just to amendments made to avoid the prior art, but estoppel need not bar suit against every equivalent to the amended claim element.
The opinion issued by the Supreme Court is deemed to make clear the relation between the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel, considering to balance the right of a patentee with the right of the public and potential competitors to know the scope of the patent protection granted to the patentee. Also, the opinion of the Supreme Court is deemed to guide us how to analyze and apply the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel in order to follow the spirit of the Patent Acts.
Accordingly, the paper focuses on the Festo case, and then summarizes the legal background of the case, the opinions in the en banc decision of the CAFC in the case, the petitioner's arguments in the brief submitted to the Supreme Court, and the decision of the Supreme Court in the case. Then it investigates the relation between the doctrine of equivalents and the rule of prosecution history estoppel through the case and the affection by the outcome of the case.

목차 (Table of Contents)

• 차례 = ⅰ
• 국문 요약 = ⅳ
• 제1장 서론 = 1
• 제1절 연구의 배경 = 1
• 제2절 연구의 범위 및 방법 = 4
• 제2장 Festo 사건의 개요 = 6
• 제3장 Festo 사건에서의 쟁점 = 13
• 제1절 특허법의 취지와 말의 성질 = 13
• 제2절 균등론의 법리 = 14
• 제3절 출원심사과정 금반언의 원칙 = 16
• 제4장 Festo 사건 검토 = 19
• 제1절 논쟁의 특허들 = 19
• 1. Stoll 특허 = 20
• 2. Carroll 특허 = 23
• 3. SMC 장치와의 차이점 = 26
• 제2절 논쟁 특허들의 심사과정 = 27
• 1. Stoll 특허의 심사과정 = 27
• 2. Carroll 특허의 심사과정 = 29
• 제3절 소송 절차의 요약 = 32
• 1. 지방법원 소송 절차 = 32
• 2. SMC의 항소 및 상고 절차 = 34
• 제4절 연방순회항소법원 전원합의부 판결 = 35
• 1. 관련된 Warner-Jenkinson 판결 검토 = 36
• 2. 5가지 질문들에 대한 검토 = 39
• (1) 질문 1과 그에 대한 검토 = 39
• 가. 질문 1 = 39
• 나. 연방순회항소법원의 답변 및 검토 = 39
• (2) 질문 2와 그에 대한 검토 = 42
• 가. 질문 2 = 42
• 나. 연방순회항소법원의 답변 및 검토 = 42
• (3) 질문 3과 그에 대한 검토 = 44
• 가. 질문 3 = 44
• 나. 연방순회항소법원의 답변 및 검토 = 45
• (4) 질문 4와 그에 대한 검토 = 63
• 가. 질문 4 = 63
• 나. 연방순회항소법원의 답변 및 검토 = 63
• (5) 질문 5와 그에 대한 검토 = 64
• 가. 질문 5 = 64
• 나. 연방순회항소법원의 답변 및 검토 = 64
• 3. 논쟁 특허들에 대한 연방순회항소법원의 판단 = 65
• 4. 판사들의 주요 견해들 = 76
• 5. 검토 분석 = 79
• 제5절 사건이송 명령서 = 83
• 제6절 연방 대법원 판결 = 84
• 1. 특허의 범위 = 86
• 2. 출원심사과정 금반언 = 87
• 3. 출원심사과정 금반언의 적용대상 = 87
• 4. 출원심사과정 금반언의 효력 = 88
• 5. 검토 분석 = 90
• 제5장 Festo 사건의 교훈 = 93
• 제1절 Festo 판결의 특징 = 93
• 제2절 특허 업무 수행시 유의사항 = 94
• 1. 특허출원 이전에 특허 담당자들이 유의할 사항 = 95
• 2. 특허출원 이후에 특허 담당자들이 유의할 사항 = 97
• 3. 특허청 및 법원의 입장 = 98
• 제6장 결론 = 100
• 참고문헌 = 104
• Abstract = 107