“특허유효성 추정원칙”의 국내 도입에 관한 검토 * = A Review of Adapting “Presumption of Validity” in Korea

국문 초록 (Abstract)

미국 특허법 제282조에 규정된 ‘특허유효성 추정원칙(presumption of validity)’은 특허청의 심사를 거쳐 등록된 특허에 대하여 유효성을 추정하도록 하고 해당 특허의 무효를 주장하는 자에게 무거운 입증책임을 부담하도록 하는 원칙이다. 특허전담 법원인 CAFC는 동 조문의 입법 취지를 고려하여 전문행정기관인 특허청의 결정을 존중 하여 특허무효를 주장하는 자가 ‘증거 우위의 원칙(preponderance of evidence)’보다 높은 수준의 ‘명백하고 확실한 증거’(clear and convincing evidence)’에 의하여 무효를 입증할 것을 요구하고 있다. 주의할 것은 이와 같이 높은 수준의 증명도는 우리나라 특허심판원과 유사한 기능을 하는 미국 특허심판항소위원회(PTAB) 심리절차에서는 요구하지 않고 있다. 최근 미국 연방대법원은 Microsoft v. i4i 사건에서 특허청 심사관이 심사 중 고려하지 않았던 선행기술을 바탕으로 무효를 다툴 때에도 심사관의 심사 중고려 여부를 불문하고 유효성 추정의 원칙을 동일하게 적용할 수 있다고 판시하였다.
우리 현행법은 특허유효성 추정의 원칙을 규정하고 있지 않다. 이로 인하여 특허심 판원에서 특허가 유효로 인정되더라도 특허법원에서 무효로 되는 비율이 미국 보다 높다. 그리고 국내시장은 특허침해가 빈번히 발생하고 지식재산 보호가 적절히 이루 어지고 있지 못하다. 이에 이러한 시장 환경을 개선하고 특허 보호를 강화하기 위하여 미국의 특허유효성 추정원칙을 국내에 도입하자는 논의가 최근 대두되고 있다. 이글은 미국의 유효성 추정원칙에 관한 법조문과 관련 판례를 분석하여 우리나라 심판및 재판 절차에 이를 도입할 수 있는지를 검토하고 있다.
저자는 이 원칙을 국내법에 도입하기 위하여 전제되어야 할 몇 가지 조건을 제시하고 있다. 첫째 특허 무효율이 높은 국내 상황을 극복하기 위하여 특허심사의 신뢰성을 높이고 부실특허의 양산을 방지하기 위한 다양한 방안들이 모색되어야 한다. 예를 들면, 특허심사의 품질을 개선하기 위해 심사인력의 수와 심사관의 역량을 강화하여야 한다.
둘째, 연방대법원은 Microsoft v. i4i 판결에서 심사관이 심사 중에 참조하지 않은 선행기술에 기초하여 무효를 다투는 경우에도 유효성 추정의 원칙을 적용할 수 있다고 판시하였다. 그러나 이 원칙을 규정한 법문의 취지는 전문행정기관인 특허청의 결정을 존중하고 엄격한 심사를 거쳐 등록된 특허를 보호하기 위한 것이므로 원 심사에서 고려하지 않았던 새로운 증거에 기초한 무효소송에 대해서는 특허유효성 추정원칙을 적용하지 않는 것이 바람직하다고 할 것이다.
셋째, 우리나라는 특허성 판단에 있어서 자유심증주의를 취하고 있으므로 증명도에 대한 구체적인 기준이 없다. 반면 미국은 심사 및 재심사, 특허등록 후 9개월 이내에 제3자만이 제기할 수 있는 등록 후 재검토(Post-Grant Review) 절차, 특허등록 후 9개 월이 경과한 이후 제3자만이 제기할 수 있는 당사자계 재검토(Inter Partes Review) 절차,
CAFC 절차에 따라 증명도의 수준을 ‘증거우위의 원칙(preponderance of the evidence)’,‘합리적인 개연성(reasonable likelihood)’, 그리고 ‘명백하고 확실한 증거(Clear and convincing evidence)’ 등으로 순차적으로 강화하고 있다. 이러한 단계적 증명도의 요구는 각 단계에 따라 높은 수준의 특허보호를 제공할 수 있는 효과가 있으며 또한 특허유효성 판단에 있어서 증명도에 대한 구체적인 기준을 제시하고 있다는 점에서 우리에게 의미 있는 시사점을 제공하고 있다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

The United States Patent Act contains §282 stating that there is a “presumption of validity.” In asserting patent invalidity as a defense to an infringement action, an alleged infringer must contend with §282, under which “[a] patent shall be presumed valid” and “[t]he burden of establishing invalidity...shall rest on the party asserting”it. The Federal Circuit has interpreted §282 that it requires an invalidity defense to be proved by “clear and convincing evidence.” This standard of proof is a higher level of burden of persuasion than “preponderance of evidence.” Moreover, in recent Microsoft v. i4i case, the Supreme Court confirmed that in order to invalidate a patent claim there needs to be clear and convincing evidence regardless of whether the relevant prior-art evidence was considered by the Patent Office during prosecution of the patent application.
There is no such a “presumption of validity” in Korean Patent Act. Even though a patent is valid at the Korean Intellectual Property Tribunal, the probability of invalidation at the Patent Court is higher than US. Indeed, patent protection in Korean domestic market is insufficient and infringement often occurs. In these reasons, recently there has been much deliberation concerning adoption of a “presumption of validity”, and strengthening the pro-patent environment. This paper examines §282 of the Patent Act of 1952 and relevant cases, and tries to find the answer to challenge questions whether we need this principle and how to introduce it to the Korean legal system.
Crucial to this paper is to suggest a few prerequisites for adopting “a presumption of validity.” Firstly, a variety of measures including increase of a number of qualified examiners should be sought to prevent production of the bad patents, and to improve the reliability of patent examination.
Secondly, in almost all civil cases, the standard is “preponderance of the evidence.”
However, in the i4i Case, the Supreme Court confirmed application of the “clear and convincing standard” to the situation that the prior-art was not considered by the patent examiner. The Supreme Court’s approach has been open to criticism. The decision does not help in the fight against bad patents, nor benefits small software innovators. This paper suggests that “clear and convincing evidence” rule should be applied to only the prior-art evidences that the examiner considered. Thirdly, since courts in Korea applies the principle of free evaluation of evidence in the judgement, there is no concrete standard for the burden of proof. The United States, however, has a rule following steps(“preponderance of the evidence”→“reasonable likelihood”→“Clear and convincing evidence”) in application of the burden of proof in the tribunals and litigations regarding patent invalidation. The approach provides a meaningful suggestion for reforming legal system on proof of evidence in Korea.

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서론
• Ⅱ. 미국 특허법상 특허유효성 추정에 관한 원칙
• 1. 특허유효성 추정 규정
• 2. 특허무효사유에 대한 ‘명백하고 확실한 증거’의 요구
• 3. Microsoft v. i4i 사건
• Ⅲ. 국내 법제에 적용 가능성 검토
• 1. 특허성 판단 절차상의 적용범위
• 2. 증명의 정도
• 3. ‘대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 판결’에서 ‘명백한 경우’의 의미
• Ⅳ. 특허유효성 추정의 원칙의 국내 도입 방안
• 1. 특허유효성 추정원칙의 적용 범위
• 2. 순차적으로 강화된 증명도의 도입
• 3. 특허유효성 추정원칙의 도입을 위한 전제조건
• Ⅴ. 결론

참고문헌 (Reference)

1 김성기, "특허의 유효 추정을 번복하기 위한 입증의 정도"

2 정차호, "특허를 강하게 보호할 필요성과 약하게 보호할 필요성의 대립: 특허유효성추정에 관한 Microsoft v. i4i 사건" 6 : 2011

3 정연덕, "특허 권리의 존속 강화를 위한 제도 개선안 연구" 특허청 2012

4 손승우, "지적재산권과 경쟁법의 변증법칙－미국 “IP-경쟁”정책의 역사를 중심으로-" 중앙대학교 법학전문대학원 문화⋅미디어⋅엔터테인먼트법센터 3 (3): 2009

5 "제1차 국가지식재산 기본계획(안)(2012-2016)(의안 번호 제4호)"

6 심미랑, "등록특허의 신뢰성 강화를 위한 미국 특허법상 재심사 절차의 변화" 한국비교사법학회 19 (19): 747-776, 2012

7 손승우, "국제특허분쟁지도(미국편)Ⅰ" 특허청 2005

8 최승재, "美國 特許改革法의 展開와 展望-US Patent Reform Act of 2007 and Beyond,세계법제연구보고서" 2008

9 "Why Do We Assume Patents Are Valid When Patent Office’s Own Numbers Show They Get Things Wrong All The Time?"

10 "Syllabus, Microsoft Corporation v i4i Limited Patnership Case No. 10-290 (Sup. Ct., June 9, 2011)"

11 Scott A. Herbst, "On the Horizon: A New Federal Circuit" 19 : 509-, 2010

12 "Ex Parte Reexamination Filing Data"