선택발명의 진보성 판단기준으로서의 선택의 곤란성 - 대상판결: 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609판결 - = The Difficulties of the Selection as a Standard for Inventive Step of the Selection Invention

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

The Korean Supreme Court has clarified meaning of the selection invention standard in April 2021. Before this case, the standard for inventive step of selection invention has been repeatedly stipulated by many different Korean Courts in a number of cases. We could say that the jurisprudence under the context of the inventive step or non-obviousness of the selection invention is well established in a sense. The selection invention is an invention that states the element of a preceding or already publicized invention as its superordinate concept and whose elements entirely or partly consist of subordinate concepts derived from the above superordinate concept. Korean Supreme Court’s Decision, a patent can be granted to a selective invention on the following conditions. First, a preceding invention has not yet disclosed subordinate concepts comprising a concrete selective invention; second, subordinate concepts possess either different effects or substantially larger effects. In the decision 2021 of Korean Supreme Court, the difficulty of the selection is to be an element of the reason not to be rejected or invalidated in the context of the non-obviousness.
In Japan and Korea for a while, the selection invention is understood as a non- invention because it is a sort of double patenting. However we can acknowledge the selection invention as an invention because it is useful from the industrial standpoint. Due to this reason, it has to be understood that the patent admissibility of them as a patent has to be narrowly tailored. This sense of understanding shows us that the ONLY case to be admitted as a patent up to now in the history of Korean Court is the Olanzapine case.
In this paper after reviewing the attitude toward the selection invention of the countries including United States and European Union, we came to a conclusion that Japan and Korea are the two countries which apply the strict standard to the selection invention. However even the Japan seemed to turn their position to much a agreeable position to the selection invention since 2018.
I was very doubtful to the effect ONLY standard of the selection invention and Korean Supreme Court 2021 decision come to be on the same page with my opinion. ①The difficulties of the selection among the candidates has to be the equivalent factor as is the same case with the difficulties of the assembly of the already existing parts and products. ②The meaning of the selection does not simply mean that the PHOSITA knew the any possible subset of the subordinate concepts. ③The non-obviousness can be denied when the inventor was suggested, motivated or taught by the prior art and it was very obvious to try the selection of the subordinate concepts.

국문 초록 (Abstract)

대상판결은 선택발명의 경우에도 다른 발명과 같이 진보성 판단에 있어서 구성의 곤란성을 고려하도록 함으로써 정립된 법리라고 할 정도로 반복되고 있었던 기존 판례를 정리한 의미를 가진다. 대법원은 기존 하급심이나 실무해석이 대법원 판결의 취지를 오해했다는 것으로 정리할 수 있겠다. 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서(신규성), 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우(진보성)에 한하여 특허를 받을 수 있다는 결론은 이제 선택의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다는 것이 판례의 태도로 정리되었다.
선택발명은 중복발명이므로 원래 특허를 받을 수 없는 것을 예외적으로 산업상의 필요가 있어서 특허를 인정하는 것이니 엄격하게 특허요건을 적용하여야 하고, 양적인 측면에서의 효과의 현저성 또는 질적인 효과의 차이가 존재하여야 진보성을 인정할 수 있다고 보는 일본 법원의 태도에서 벗어나 선택발명이라고 해서 선택의 곤란성, 즉 구성이 진보성 판단에서 고려될 수 없는 것은 아니라고 판단한 것이다. 이는 미국의 태도와 유사하게 접근한 것이며, 우리나라의 법문과도 부합하는 것으로 생각된다.
다른 나라가 어떤 입장을 취했는지의 문제와는 별개로 필자는 기본적으로 선택발명이 중복발명인지 부터가 의문이다. 그리고 선택발명의 진보성 판단에서 선택의 곤란성은 결합발명에서의 결합의 곤란성과 마찬가지로 진보성의 근거가 된다. 선택이 가능하다는 것은 막연한 선택의 가능성이 아니라 그와 같은 선택을 할 가능성, 즉 그런 시도를 하는 것이 자명한 것인가의 문제가 되어야 하며, 이런 점에서 선택발명에서도 효과의 측면뿐만 아니라 선택(구성)의 곤란성도 선택발명에서 진보성이 인정되어야 할 근거가 된다. 이런 측면에서 본고에서는 미국 법원의 시도자명 법리를 참고하여 선택발명에서의 선택의 곤란성을 진보성 판단기준으로 보아야 한다는 입론을 제시하였다. 이런 논의는 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결(아픽사반 판결)을 파기환송한 대법원의 판결(대상판결)에 의해서 채택되었다. 대법원의 판결태도는 타당하다고 보이며, 향후 법리에 따른 판례들을 통해서 적용례가 정립될 것으로 기대한다.

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