유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위

국문 초록 (Abstract)

적어도 경제적 측면에서 보면 상표는 전통적인 식별기능과 출처표시기능 이외에, 품질보장기능, 광고기능, 투자기능 등 여러 기능을 함에도 불구하고, 상표법상으로는 출처표시기능만 보호되는 것으로 인식하고 있었다. 즉, 판례와 학설은 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대해 사용한다고 해서 항상 상표권침해가 성립되는 것은 아니고, 오직 상표가 해당 상품의 출처를 표시할 목적으로 사용되는 경우에만 상표권 침해를 인정하고 있었다. 이러한 경향은 국내외를 불문하고 크게 다르지 않았다. 이를 이른바 전통적 ‘기능이론’이라고 한다. 다만, 우리나라의 경우 상표법 이외에 영역인 부정경쟁방지법에 의해서 저명상표의 희석화를 인정하고 있었을 뿐이었다.
그러나 최근 몇 년 사이 유럽연합과 독일 판례는 출처표시 기능 이외에 광고기능이나 투자기능이 훼손된 경우에도 상표권침해를 인정함으로써 상표권의 보호범위를 확장하려는 시도가 있었다. 특히 판례에서 문제된 사건들은 우리법상으로 본다면, 반드시 부정경쟁방지법상 희석화금지규정에 의해서 해결될 수 있는 상황은 아니라는 점에서 유럽과 독일의 판례의 동향을 예의주시할 필요가 있다고 본다.
유럽연합과 독일 판례의 출발점은 유럽연합의 상표지침으로부터 시작된다고 볼 수 있다. 상표지침 제5조는 상표의 침해 내지 사용을 세 가지 유형으로 나누어 상표권을 보호하고 있다. 첫째, 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품이나 서비스와 동일한 상품 또는 서비스에 사용하는 경우, 둘째, 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이나 서비스와 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 사용함으로써 혼동가능성이 존재하는 경우, 셋째, 회원국내에서 저명한 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이나 서비스와 유사하지 않은 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 등록상표의 식별력이나 명성을 부정하게 이용하거나, 이를 훼손하는 경우를 금지한다. 첫째의 경우를 이른바 ‘이중동일성(double identity)이라고 하고, 둘째를 ‘혼동위험’, 셋째를 ‘주지성보호’라고 한다. 독일상표법은 제14조와 제15조에서 동일한 취지의 내용을 규정하고 있다. 우리법과 비교하여 보면, 첫째는 상표법 제50조 제1문(동일영역에서의 침해)에, 둘째는 제66조 제1항 제1호(유사영역에서의 침해)에, 그리고 셋째는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목에 각각 상응하는 것으로 볼 수 있다.
문제는 첫째 유형의 경우와 관련하여 상표지침 지침이유 제10번은 이 경우 상표의 보호는 ‘절대적(absolute)’이라고 명시하고 있으며, 유럽법원 이를 근거로 이중동일성(동일영역에서의 사용)의 경우에는 상표의 출처표시기능 이외에 다른 기능들, 예컨대 광고기능, 품질보장기능, 투자기능 또는 통신기능들 중 어느 하나가 훼손된 경우에도 상표침해를 인정한다는 것이다. 이를 이른바 ‘신기능이론’이라고 명명할 수 있다. 반면, 혼동위험의 경우에는 출처표시기능의 훼손이 있을 때에만 상표권의 침해를 인정하고 있다. 독일 연방대법원도 이중동일성의 경우 광고기능의 훼손을 이유로 상표권침해를 인정하였다. 특히 광고기능과 투자기능의 보호가 반드시 주지상표의 경우에만 국한되지 않는다고 하고 있는데, 이는 우리 상표법과 특히 부정경쟁방지법상 식별력 약화나 명성 손상의 경우보다 원칙적으로 상표권을 강하게 보호할 수도 있다는 점에서 주의할 필요가 있다.
이 연구에서는 신기능이론에 입각한 최근 몇 년간의 유럽연합과 독일 판례의 동향을 분석하고, 유럽연합 및 독일 등에서 이에 대한 비판적 학설의 견해를 연구함으로써 위와 같은 최근 판례의 발전경향이 바람직한 것인지 연구한다. 아울러 예나 지금이나 전통적인 출처표시기능의 보호에만 국한하고 있는 우리 상표법의 개정 또는 판례 태도의 변화의 필요성에 대해서 연구하고자 한다.