관련디자인제도의 도입·시행을 둘러싼 쟁점과 과제

김원오(KIM, Won-Oh) 인하대학교 법학연구소 2014 法學硏究 Vol.17 No.4

관련디자인제도는 2014. 7월 시행 개정 디자인보호법에서 구법상의 유사디자인제도의 문제점을 해소하고 디자인컨셉과 변형디자인의 효율적 보호를 위해 도입된 제도로서, 종래 유사디자인과 달리 독자적인 권리범위가 인정되는 제도지만 그 시행초기부터 제도시행의 찬반론이 제기되면서 여러 가지 쟁점 이슈들이 제기되고 있다. 본고는 우선 관련디자인자인제도의 입법논의 과정에서 쟁점으로 부각하였던 내용이 무엇이었는지를 국회검토 및 심사보고서와 최초입법예고안과 최종 법률과 차이점을 비교검토하고 구법상 유사 디자인제도와 관련디자인제도의 차이점을 종합적으로 고찰해 보았다. 한편 자기의 선행 디자인과의 관계에 대한 예외를 인정하면서도 제3자에게 초래될 수 있는 불이익과의 조화를 위해 출원요건상의 제약과 등록 후 권리행사 제약을 가하고 있는 관련디자인의 독립성과 종속성을 통한 관련짓기의 기본적 설계구조가 합리적인 것인가에 대한 분석과 평가도 시도해 보았다. 이를 통해 과연 관련디자인 제도는 구법상 유사디자인제도가 지니고 있었던 고질적인 문제점을 모두 해소하여 안착할 수 있는 제도인지 관련디자인제도의 도입 시행으로 불거질 수 있는 새로운 과제나 상존한 문제점은 무엇인지에 대해서도 검토해 보았다. 특히 과거 유사디자인등록의 효과로서 유사디자인권의 독자성과 합체규정 폐지의 영향에 대해 살펴보았으며 아울러 비교법적 관점에서 제기될 수 있는 관련 디자인제도의 쟁점을 유사제도를 가지고 있는 일본법과 차이점을 중심으로 고찰해 보았다. 나아가 비슷한 목적을 미국이나 유럽공동체 디자인규정에서는 디자인컨셉과 변형디자인 보호 문제를 어떻게 해결하고 있는지를 국제적, 비교법적 관점에서 간략히 고찰해 보았다. The associated design system was introduced with the revision of the Industrial Design Protection Act as of effective July 1. 2014. At the same time, the similar design system was abolished with the introduction of the associated design system. The associated design system was intended for resolving the problem of the old similar design systems and introduced for the effective protection of Design concept and its derivatives. The associated design having independent rights from the basic design have caused pros & cons and are raised several key issues. This paper reviewed the contending legal issues that have been raised in the process of discussing legislation of the system by examining the report of National Assembly. This paper also reviewed and compared comprehensively the differences between two legal systems. Meanwhile, discussed whether the associated design systems have eliminated the chronic problems of similar design system. Further in regard to the introduction of the associated design implementation can evoke a new task or problem, in particular, the effects of establishment of a new regulations conferring a independent rights from the basic design. Japanese design law having a similar system for the associated design also discussed comparatively focusing on the differences between two systems. Furthermore, the United States’s terminal disclaimer and EC Regulation have been reviewed on the protection of a modified design or a design concept in the process of application and after registration and reviewed on how they solve the similar problem differently with the perspective of the comparative law.

디자인 보호법제간 경합 현황과 경합의 처리를 둘러싼 제 문제

김원오 (Kim, Won-oh) 차세대콘텐츠재산학회 2017 디자인과 법 Vol.- No.-

Industrial Design may be protected by several different forms of intellectual property rights(IPRs) such as design right, copyright, and trademark including protection from the Unfair Competition. Recently, these competitive and cumulative protections by the different IPRs have been increased and may cause some troubles. For example, cumulative design protection by the different IPRs may cause troubles in respect of the competition policy, legal purpose of each intellectual property law and require resolution policy demarcating a line between IPRs. First of all, it is discussed that the intellectual property protection regime to protect a design and mutual boundaries of each legal systems, and a conceptual framework to select a legal system strategically for the creators and users’ point of view. It will be reviewed what kind of the pros and cons of each design protection in legal aspects for selecting a more effective method. Each type of designs such as a fine artistic design, typical industrial products design, applied art design, trade-dress design are divided into consideration to catch the differences in legal competitive and cumulative protection patterns they could reveal in general. Secondly, the patterns of Competitive Protections of a design are to be divided ‘Cumulative Protection System’ into ‘ Legal Conflicts between IPRs. Regarding ‘Cumulative Protection System’, this article discusses the main reasons of persuiting Cumulative Protection and the demarcation principles in order to avoid its systematic problems and conflicts under these dual protection systems. In particular, the principle of ‘functionality doctrine’ and the copyrightability of useful articles(applied arts design) under the “separability standard” that is still working as an important demarcation principle. Furthermore, this article will analyze the provision for resolving conflicts between IPRs for design protection, which is providing that prior rights holder’s consent is prerequisite for the use of their registered rights afterwards. Finally, after assessment of the laws and regulaions coordianting its conflicts under design law whether they are working as a reasonable standards, this article will propose a workable method for the desirable directions of current design protection system to be revised in the future for the solution of conflicts between IPRs for design protection.

직무발명 승계보상의 ‘절차적 정당성’에 관한 소고

김원오(Won Oh, Kim) 한국정보법학회 2021 정보법학 Vol.25 No.3

최근 직무발명 관련 소송이 뚜렷한 증가추세를 보이고 있으며 소송 가액도 커지고있다. 직무발명에 관한 분쟁이 증가하는 것은 사회적 비용을 증가시키며 기업의 투자위축을 가져올 수 있다. 본고는 직무발명 보상체제를 둘러싸고 제기되는 여러 쟁점중에서 ‘보상의 절차적 정당성’ 문제에 대하여 천착해 보았다. 이 이슈와 관련해 기업은 기업의 자율성 존중과 예측가능성 있는 제도운영 차원에서 어려움을 호소하고 있고, 근로자는 기업이 제대로 된 정당한 보상을 하려는 의지가 없어서 무용지물이라보고 있으며, 법원은 2006년 절차적 정당성 간주 규정이 도입된 후에도 여전히 실체적 정당성 기준에 의한 보상금 산정을 고집하고 있다. 본고에서는 먼저 절차적 정당성 규정을 두게 된 취지 및 개정사항에 관해 연혁적 고찰을 통해 살펴보고 왜 그 취지가 제대로 관철되지 못하고 있는지도 살펴본다. 아울러 절차적 정당성을 담보하기 위해 협상의 내용과 기준에 관한 절차지침을 마련한 일본의 사례를 자세히 고찰해 시사점을 찾아본다. 나아가 직무발명 보상청구권의 법적 성격 등 몇 가지 관점을 살펴보면서 사적자치의 유도와 사법권 자제의 균형점을 모색해 본다. 또한 절차적 정당성판단기준과 실체적 정당성과의 관계도 규명해 보면서 판단순서와 절차적 정당성의판단기준을 정리해 본다. 마지막으로 직무발명제도가 발명자의 발명 인센티브는 물론 사용자의 투자인센티브도 동시에 고려하여 양자가 균형을 이루어야 한다는 차원에서 상대적으로 약화된 사용자의 투자인센티브 진작을 뒷받침 할 수 있는 입법론적해결방안도 모색해 본다. Recently, there has been a marked increase in litigation related to employee inventions, and the value of litigation is also increasing. An increase in disputes over employee inventions can increase social costs and reduce corporate investment. This paper intends to focus into the issue of ‘procedural legitimacy of compensation’ among various issues raised around the compensation system for employee inventions. In relation to this issue, companies are complaining of difficulties in respecting corporate autonomy and predictable system operation, and workers consider the procedure to be useless because the company has no will to provide fair compensation. Even after the regulations of procedural justification were introduced, courts still insist on calculating compensation based on the substantive justification criteria. First, it examines the purpose and amendments of the procedural justification through a historical review, and also examines why the purpose is not being properly implemented. In addition, we will examine in detail the case of Japan, which prepared procedural guidelines on the content and standards of negotiations to ensure procedural legitimacy, and find implications. Furthermore, by examining the legal nature of the right to claim compensation for employee inventions from several perspectives, the balance between induction of private autonomy and restraint of judicial power is sought. In addition, while examining the relationship between procedural legitimacy judgment standards and substantive legitimacy, the employee invention system considers not only the inventor’s invention incentive but also the employer’s investment incentive at the same time, so that the weakened employer’s investment incentive should be balanced. We will also try to find a legislative solution that can be supported.

상표법상 법정손해배상 청구요건과 손해배상액의 결정

김원오(Kim, Won-oh) 전북대학교 법학연구소 2016 法學硏究 Vol.47 No.-

한미 FTA체결과정에서 미국의 요구로 도입된 상표법상 법정손해배상 제도는 실 손해 배상원칙에 익숙한 우리법제에서는 매우 생소한 제도이다. 따라서 기왕에 도입된 상표법상 법정손해배상제도가 안착되기 위해서는 그 청구요건을 어떻게 해석⋅적용하며 그 청구권의 성격은 어떠한 것인지, 법정 손해배상액 산정은 어떤 기준에 의해서 무엇을 고려하여 산정하여야 하는지 등 여러 쟁점에 대한 합리적 가이드라인을 정립해 나갈 필요가 있다. 이에 본고는 우선 상표법상 법정손해배상을 청구하기 한 기본적 청구요건인 1) 등록상표의 사용 요건, 2) 위조행위에 의한 상표권 침해요건 3) 고의과실 4) 법정손해배상 청구로의 선택기한 등에 대한 기초적 해석론을 전개하여 보았다. 아울러 상표법상 법정손해배상도는 재량적 손해배상액 결정을 인정하는 상표법 제65조 제5항과 마찬가지로 법정 손해배상액 산정과 관련하여 ‘변론의 전 취지와 증거조사의 결과참작’이란 매우 포괄적이고 재량적인 기준만 두고 있다. 이에 실재 법정배상액을 5천만원의 한도내에서 어떤 기준과 고려요소를 참작하여 구체적인 법정손해액을 인정할 것인지가 실무상 가장 긴요한 쟁점이라 생각되어 법정손해액 결정시 고려요소에 관한 미국과 중국의 사례를 검토하여 구체적인 세부 고려사항을 정리해 보았다. 나아가 현행 상표법상 법정손해배상액을 청구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 법정손해액 인정의 단위로서 구체적인 기준이 명시 되어 있지 않아 혼란이 야기될 수 있으므로 그 객체적 기준의 설정이 필요하며 특히 위조된 상표나 상품이 2개 이상일 때 무엇을 기준단위로 삼을 것인가에 대한 기준정립이 필요하다는 제안도 하였다. 이러한 논의를 통해 자의적인 도입은 아니었다 하더라도 기왕에 상표법에 도입된 법정손해배상제도가 조기에 정착되기를 기대해 본다. Statutory damage system without any proof of actual damage under trademark law is not familiar with us, those who have been accustomed to the principle of recovery of actual lost profit. In order to settle down this statutory damage system into our damage recovery systems, it is required to establish reasonable guidelines on how to interpret and apply the requirements of the Statutory damage claims and on the standard of calculation of statutory damages actually under trademark law including the character of a claim for. In this regard, this paper is firstly to review the various issues on basic requirements claiming statutory damages such as the trademark use requirement, trademark infringement by counterfeiting, deadline for selection requirement, intentional negligence and so on. Furthermore, the current standard of calculation for statutory damages which is a comprehensive and discretionary standards under trademark law is reviewed and specified as proper forms by reviewing cases of the United States and China, which reveals a specific, detailed considerations for it. Finally, suggests that specific basis and unit for calculation for statutory damages when forged with two or more brands or products concerned.

소리상표의 출원 및 등록적격 심사를 둘러싼 제 문제

김원오(Kim Won-Oh),이나라(Lee Na-Ra) 부산대학교 법학연구소 2010 법학연구 Vol.50 No.1

사회적 기술적 환경변화와 더불어 우리나라의 입법적 환경변화가 소리상표(sound mark)제도의 도입과 시행을 촉구하고 있다. 2007년 타결된 '한미 FTA 협정문에서 소리상표와 냄새상표를 보호하여야 할 의무가 발생하였고, 2009년 타결된 한-EU FTA에서 준수노력 의무가 발생한 '싱가폴상표법개정조약’에서도 소리와 냄새를 등록가능 한 표장으로 확대하고 있다. 한미 FTA 비준을 앞두고 있는 우리는 조만간 소리상표제도 시행이 불가피해 져 있는 상황이다. 이를 위해 기본적 입법안이 마련되어 있지만 아직 구체적인 심사실무상의 준비는 미흡한 것으로 보인다. 이에 본고는 비시각적 상표 중에서 상대적으로 널리 인정되고 있는 소리상표의 상표로서의 본질과 특징을 우선 고찰해 보고 국제적인 보호환경 추세 속에서 우리 상표제도에로의 편입 배경을 살펴보았다. 나아가, 이미 소리를 상표로서 인정해온 주요 국가들의 심사동향 및 판례를 살펴봄으로써 곧 도입시행을 앞두고 있는 우리 소리상표제도의 운영에 시사점을 얻고자 하였다. 특히 그동안 비시각적인 상표의 경우 난점으로 여겨져왔던 출원시 상표의 특정, 식별력구비여부 등의 심사, 유사판단기준, 공시방법, 등록 후 효력 등에 관하여 정리해 보았다. 요컨대, 우리 보다 앞서 미국과 유럽의 주요 국가들은 소리상표도 명확하게 표현되고 자타상품 식별력을 가진다면 전통적인 상표와 같이 상표로서 인정하고 보호해 주고 있으며 다양한 심사관행과 기준들이 나름대로 정립되어 가고 있음을 알 수 있다. 그러나 선진국에서도 소리상표의 사용개념 및 표현의 불명확성 문제 등이 여전히 이슈로 남아있는 상황이어서 소리상표의 출원과 심사 및 관리운용이 결코 간단한 문제는 아닐 것으로 판단된다. 특히 소리 표장은 시각적으로 표현되는 전통적인 상표와 달리 소리 그 자체는 시각적으로 표현할 수 없고 상표로서의 기능과 작용 메커니즘이 전통적인 상표와 차이가 있는 바, 소리 표장은 청각에 의해 인식되고, 강하게 인상에 남는 경우나 칭호를 반복할 경우는 상표로서 인식되지만, 일반적으로는 듣고 흘려버려지므로 상표로서의 인식은 잠재의식에 기반하고 있음에 유의하여야 한다. 따라서 소리상표의 시행에 앞서 소리를 시각적으로 표현하고 특정 하는 방법을 어떻게 할 것인지를 결정하여 상표법 시행령을 개정하여야 하며, 객관적으로 소리의 유부를 판단하는 다양한 기준들에 관한 심사기준도 정립하여 나가야 한다. 이 밖에도 소리상표의 식별력판단과 기능성요건 판단 및 소리상표의 공시방법, 소리표장의 사용과 효력에 대한 판단 기준, 저작권과의 관계 등 해결해야 할 문제들을 보다 면밀히 검토하여 소리표장이 시행될 경우 시행착오를 최소화 할 수 있도록 충분한 사전 준비가 필요하다. Business entities should be able to use sound as a source identifier and a means to distinguish goods or services from others in the marketplace. Additionally, at the same time a useful sound should be distinctive enough to be used to uniquely identify itself and its products or services to consumers. In recent times, new types of marks, such as sound have been increasingly used as trade marks in the marketplace. A sound mark is so-called a non-conventional trademark where products and services is used to perform the trademark function of uniquely the commercial origin. While it is imperative to protect of sound marks in Korea under the demand of the U.S.-Korea Free Trade Agreement and the 'SINGAPORE Treaty on the Law of Trademarks'. Korea has to amend the Trademarks Act, recognizing a sound as an independent trademark. This article is dedicated to examine the rules and practices for the protection of sound trademarks in several countries. And, through the practices of foreign, trademark enforcement at the sound, the sound of a particular brand, and application problems, identify possible problems will help. For registering a sound device as a trademarks, the sound should be described in as much detail as possible. Among them, musical notation will be accepted as a means of graphically representing sound marks. If the musical instrument used to produce a sound forms part of the mark then this should be stated. Thorough this studying and following up the rules and practices of these countries would be very helpful for a successful administration of the sound trademarks system in Korea.

관련디자인제도의 도입·시행을 둘러싼 쟁점과 과제

김원오 (won-oh, kim) 차세대콘텐츠재산학회 2017 디자인과 법 Vol.- No.-

관련디자인제도는 2014. 7월 시행 개정 디자인보호법에서 구법상의 유사디자인제도의 문제점을 해소하고 디자인컨셉과 변형디자인의 효율적 보호를 위해 도입된 제도로서, 종래 유사디자인과 달리 독자적인 권리범위가 인정되는 제도지만 그 시행초기부터 제도시행의 찬반론이 제기되면서 여러 가지 쟁점 이슈들이 제기되고 있다. 본고는 우선 관련디자인자인제도의 입법논의 과정에서 쟁점으로 부각하였던 내용이 무엇이었는지를 국회검토 및 심사보고서와 최초입법예고안과 최종 법률과 차이점을 비교검토하고 구법상 유사디자인제도와 관련디자인제도의 차이점을 종합적으로 고찰해 보았다. 한편 자기의 선행디자인과의 관계에 대한 예외를 인정하면서도 제3자에게 초래될 수 있는 불이익과의 조화를 위해 출원요건상의 제약과 등록 후 권리행사 제약을 가하고 있는 관련디자인의 독립성과 종속성을 통한 관련짓기의 기본적 설계구조가 합리적인 것인가에 대한 분석과 평가도 시도해 보았다. 이를 통해 과연 관련디자인 제도는 구법상 유사디자인 제도가 지니고 있었던 고질적인 문제점을 모두 해소하여 안착할 수 있는 제도인지 관련디자인제도의 도입 시행으로 불거질 수 있는 새로운 과제나 상존한 문제점은 무엇인지에 대해서도 검토해 보았다. 특히 과거 유사디자인등록의 효과로서 유사디자인권의 독자성과 합체규정 폐지의 영향에 대해 살펴보았으며 아울러 비교법적 관점에서 제기될 수 있는 관련디자인제도의 쟁점을 유사제도를 가지고 있는 일본법과 차이점을 중심으로 고찰해 보았다. 나아가 비슷한 목적을 미국이나 유럽공동체 디자인규정에서는 디자인컨셉과 변형디자인 보호 문제를 어떻게 해결하고 있는지를 국제적, 비교법적 관점에서 간략히 고찰해 보았다. The associated design system was introduced with the revision of the Industrial Design Protection Act as of effective July 1. 2014. At the same time, the similar design system was abolished with the introduction of the associated design system. The associated design system was intended for resolving the problem of the old similar design systems and introduced for the effective protection of Design concept and its derivatives. The associated design having independent rights from the basic design have caused pros & cons and are raised several key issues. This paper reviewed the contending legal issues that have been raised in the process of discussing legislation of the system by examining the report of National Assembly. This paper also reviewed and compared comprehensively the differences between two legal systems. Meanwhile, discussed whether the associated design systems have eliminated the chronic problems of similar design system. Further in regard to the introduction of the associated design implementation can evoke a new task or problem, in particular, the effects of establishment of a new regulations conferring a independent rights from the basic design. Japanese design law having a similar system for the associated design also discussed comparatively focusing on the differences between two systems. Furthermore, the United States’s terminal disclaimer and EC Regulation have been reviewed on the protection of a modified design or a design concept in the process of application and after registration and reviewed on how they solve the similar problem differently with the perspective of the comparative law.

한중일 상표법제의 조화 및 통일화

김원오(KIM, Won-oh) 한국법학원 2017 저스티스 Vol.- No.158-3

한중일 3국은 상호간 상품의 무역거래 비중이 매우 높은 국가로서 지리적으로 인접해 있어 상표제도의 조화통일화 필요성도 매우 크다. 자국 기업의 해외진출을 도우려면 자국기업에 대한 국내에서의 상표 보호가 별다른 장애 없이 해외로 자연스럽게 확장될 수 있어야 한다. 이를 위해 3국간 상표법제가 통일화되어 있고 공조시스템이 잘 작동한다면 더할 나위가 없다. 다행스럽게도 동아시아 대표국가인 한중일 3국은 사용주의가 아닌 등록주의를 기반으로 하는 등 상표법제의 근간을 이루는 제도적 기반이 유사한 점이 많아 상표법제의 조화와 통일을 꾀할수 있는 바탕은 마련되어 있고 국제조약 가입과 FTA 체결을 통해 상당부분 통일화 과정이 이미 진행되어 왔다고 할 수 있다. 이러한 여건과 환경이 한중일 상표법제의 조화 통일화의 촉진제 역할을 할 수 있을 것이다. 본고는 우선 3국간의 무역규모와 상표출원현황 및 상표관련 국제조약 가입현황 파악을 통해 국제조약에 의해 3국 법제가 서로 얼마나 접근하였는지를 가늠해 보고 공통된 니즈와 제도적 기반의 공통성 등 3국 법제가 조화와 통일로 나갈 수 있는 접점을 모색해 본다. 또한 한중일 상표법제가 어느 정도 조화를 이루며 통일화되고 있는지와 조화-통일화의 방향성을 모색해 보기위해 3국 상표법의 개정연혁 고찰을 통해 어떤 배경하에서 어떤 목표와 지향점을 가지고 3국의 상표제도가 진전 되어왔는지 각국 법제의 차이점들이 어떻게 조화, 통일화를 이루면서 진전되어 왔는지를 살펴봄과 동시에 그 흐름이 어떤 방향성을 가지고 진행되어 왔는지를 진단해 본다. 나아가 3국 상표제도의 조화 및 통일화 수단과 방법과 정책에 대해 가장 기본적인 통일화 수단인 다자간 국제조약을 실체법적 측면과 절차법적 측면으로 나누어 어떤 국제조약이 3국 상표법제의 조화통일화 수단으로 기능하여 왔는지를 살펴보고 또 다른 수단인 자유무역협정(FTA)의 다양한 조화 통일화 방식에 대해서도 고찰해 본다. 마지막으로 조화달성의 우선순위와 상표정책을 검토해 보고 그간 특허청을 중심으로 한 국제적 공조노력의 현황을 파악하면서 보다 궁극적이고 이상적인 조화-통일화 방식에 해당하는 EU의 공동체 지침(Directive)이나 공동상표청 설립 방식 등 향후 확대된 통합방식에 대한 검토도 시도해 본다. The three countries of Korea, China, and Japan, geographically adjacent to each other are important trade partners and the necessity of harmonization and unification of trademark systems is also great. In order to ensure the protection of the domestic companies’s trademark overseas, it is required that the three countries’ legislation is to be unified and the cooperation system works well. Fortunately, there are many similarities in the basic legal system of the three countries, which stands on the registration-based system. It is also possible to say that the process of unification through the accession of the international treaty and the conclusion of the FTA has already been progressed and that such an environment can play the role of promoting harmonization of trademark protection systems. This paper first examines the scale of trade between the three countries, the current status of trademark applications, and the status of accession to international trademark related treaties, in oder to guess the extent to which the laws of the three countries are approached by international treaties and identify common needs thereof. We will try to find the contact points where the laws and regulations of the three countries can be harmonized and unified in terms of the commonality. The history of revision of the three countries’ trademark law is reviewed to examine the characteristics of the three countries’ trademark regimes and what kind of harmonization and unification had been progressed, and diagnosed on which direction the trend had been carried out. In addition, the multilateral international treaties and the free trade agreements (FTAs) are reviewed as a basic unifying means of harmonization and unification of the three national trademark systems. Further it is examined that the priority of the trademark policies and the efforts for international cooperation by the Patent Offices, and the EU community trademark system which is more ideal harmonization and unification method of establishing a EUIPO, as an example of the expanded integration method in the future.

상표법상 ‘상표의 사용’을 둘러싼 법적 쟁점과 과제

김원오(Kim Won Oh) 한국정보법학회 2010 정보법학 Vol.14 No.1

Under trademark protection system, the concept of ‘trademark use’ plays very important roles, which decide not only the establishment of a trademark right but also the range of infringement. Eventually in order to find out whether any kind of acts of using a mark construct infringement or avoid from cancellation, they have to satisfy the requirement of “a use of trademark in commerce” beforehand. Even though the trademark law has provisions defining “trademark” and “use (in commerce)”, they are still so abstract and uncertain that has caused many controversies on the adaptation of the concept of ‘trademark use’, especially such as the use of domain name on URL, meta-tags, and key word advertisement with the extended space of use into the cyber-space. Further, the advent of digital goods and the lack of definition on a ‘service mark use’ also cause some troubles to be solved. Under these circumstances, this study is to establish a legal principles on the ‘trademark use’ needed to interpret as a whole by examining cases and legal contending issues occurring in the course of judging infringement or cancellation trial based on non-use. This research classified the three kinds of basic concept, which come from the legal definition on trademark, as an analysis tool that is to say in the perspective of the subject and the object of a trademark and of ‘trademark as a sign indicating source of origin’ excluding descriptive use. On the other hand, three kinds of patterns of use (affixing, circulation, advertising) that could be derived from the definition of a use was analyzed one by one. Finally it suggested plans for appropriate revision of trademark law in the future. 상표법상 ‘상표의 사용’ 개념은 ⅰ) 상표권의 권리발생의 기초가 될 뿐 아니라 ⅱ)권리유지의 기반이 되며 ⅲ) 권리 침해여부 판단에도 기본적 전제가 되는 중요한 개념이다. 이에 우리 상표법은 상표의 정의 규정 및 ‘사용’의 정의규정을 두고 있지만 여전히 ‘상표의 사용’ 개념은 불확정적이고 불명확하여 불사용취소심판과 침해소송등에서 많은 법적 쟁점과 분쟁을 야기 시켜 왔다. 더욱이 인터넷과 디지털 기기의 사용이 보편화되면서 상표의 사용공간이 사이버 세상으로 확대되었고 이에 따라 도메 인이름(domain name), 한글인터넷주소, 메타태그(meta-tags), 검색연동 광고 등 새로운 국면에서 상표사용 논의를 촉발시켜 왔다. 한편 상품자체가 디지털화 되면서 상품의 개념이 전자정보재로 확대되고 있는 것도 변화의 한 요인이다. 나아가 서비스업의 특성이 상품과 현저하게 다른 차이가 있음에도 불구하고 서비스표의 특성을 반영한 ‘서비스표 사용개념’이 부재한 것도 입법미비 사항의 하나로 지적되고 있다. 이에 본고는 우선 “상표의 정의”와 ‘사용의 정의’규정에 관한 현행 상표법의 법적 정의로부터 도출되는 ‘상표의 사용’이란 개념을 정확히 확립해 보는 것을 우선 과제로 삼아 그동안 국내외 판례를 통해 제기된 관련 쟁점들과 환경변화와 더불어 제기되어온 주요 쟁점 들을 종합적으로 정리해 보았다. 우선 상표의 정의규정에서 주체, 대상, 식별표지라는 3개의 요소를 분류기준으로 삼고 사용의정의 규정으로부터 부착, 유통, 광고적 사용이라는 행위 태양으로 나눈 후 해당 부분에서 제기되어온 모든 이슈를 총체적으로 정리함으로써 보다 일관되고 충실한 법해석 기준을 정립해 보고자 하였다. 아울러 상표의 사용과 관련한 제도적 미비점도 도출하여 법 개정이 필요한 부분에 대한 정책적 대안도 제시해 보았다.

영업비밀 침해소송에서 그 특정을 둘러싼 쟁점과 과제

김원오(Kim, Won Oh) 인하대학교 법학연구소 2011 法學硏究 Vol.14 No.2

판결의 주문에 상응되게 소송물을 특정해야 하는 것은 모든 소송에서 요구되는 공통의 요구사항이다. 그럼에도 불구하고 영업비밀(Trade secret) 침해소송에서 그 침해대상인 영업비밀을 특정(identification)하는 것이 더욱 문제시되는 것은 영업비밀의 경우에는 그 보호대상이 무형적 정보이며 특허와 달리 별도의 등록ㆍ공시 제도가 없다는 점과 비밀성유지를 그 생명으로 하는 본질적인 속성 때문이다. 이 때문에 재판 과정에서 영업비밀의 자세한 특정을 요구하여 공개가 되게 되면 그 본질적인 보호요건인 ‘비밀성(secrecy)’을 상실하게 되어 영업비밀로 보호되지 못하는 모순적인 상황이 발생하는 반면, 너무 느슨하게 요구하면 제대로 재판을 진행하기 어려우며 집행력 있고 실효성 있는 판결을 얻어내기 어려울 뿐만 아니라 상대방(피고)의 방어권을 침해할 우려가 발생한다. 따라서 영업비밀은 어떤 수준이던 특정(identification)이 되어야 할 필요가 있는 반면 그 정도(level)를 결정함에 있어서는 여러 가지 정책변수와 이해관계의 충돌을 비교 형량하여 신중하게 결정할 것이 요구된다. 나아가 이러한 딜레마적인 상황을 타개시킬 수 있는 제도적 장치의 도입도 적극 강구하여야 할 필요가 있다. 그러나 구체적으로 <언제> <어떻게> <어느 정도>로 영업비밀이 특정되어야 하는지에 대해 아무른 근거규정이 없으며 통일된 기준을 세우는 것도 만만치 않다. 나아가 경우에 따라서는 영업비밀의 종류별로 혹은 소송절차 진행 단계별로 그 특정의 수준을 달리하여야 할 필요성도 제기되고 있다. 이에 본고에서는 침해소송절차에 있어 영업비밀의 특정(identification)을 둘러싼 제반 이슈들을 정리해 본 후 언제까지 어느 정도로 특정의 수준을 결정하는 것이 가장 합리적인 기준에 해당하는지를 모색하여 보았으며, 우리나라 판례와 이론 및 미국에서의 논의와 사례분석을 병행하면서 딜레마적 한계극복을 정책적 대안까지 모색해 보았다. 특정에 관한 분쟁해결 지침의 수립과 비밀성 상실방지책의 활용과 제도보완, 영업비밀 종류별 차별화, 소송절차 진행 단계별 특정수준의 차별화, 재판장의 소송지휘권의 적절한 행사 등 몇 가지 대책을 대안으로 제안해 보았다. Trade secret cases pose special problems distinct from other intellectual property lawsuits because alleged trade secrets are rarely defined in advance of litigation. This is the reason that trade secret protection system does not have a public disclosure system but also trade secret can be protected only during keeping secrecy. Therefore plaintiffs rarely provide a precise and complete identification of the alleged trade secrets at issue in order to keep secrecy without a court order requiring them to do so. On the other hands, precise identification of the alleged trade secrets is a crucial component of trade secret litigation for courts and for the defendant. Without a precise identification of trade secret elements, the defendant cannot defend properly against the claims. Further, the court cannot accurately decide the question of whether a trade secret exists without first understanding what precisely is asserted as a secret. However, it is notable that courts nationwide have not yet articulated a set of guidelines and standards to assist judges. Indeed, courts in various jurisdictions have issued rulings on the same identification issues with almost opposite results. The lack of a uniform set of guidelines invites trade secret plaintiffs to avoid identifying their alleged secrets in detail. Therefore, it is required to set a proper standard of identification that would take into account the type of information, the stage of the case, and the defendant"s own diligence in raising the issue. This Article examines these kinds of issues during trade secret litigation in detail. It discusses Korean and US theories and case law and provides a comparative assessment of the issues between Korea and USA. This Article also identifies and examines some policy issues surrounding the identification of trade secret; the nature of the trade secret litigation including the discussion by the stage of the case, the type of information at issue, and so on Finally, offer some proposals as a standard for identification of alleged secrets in litigation.

도메인이름 사이버스쿼팅(cybersquatting)에 관한 실체적 분쟁해결 규준의 문제점

김원오(Kim Won Oh),이경규(Lee Kyung Gyu) 인하대학교 법학연구소 2007 法學硏究 Vol.10 No.3