특허출원 명세서상 배경기술 기재의무에 관한 연구 : 개정 특허법 제42조 제3항 제2호의 문제점과 대안

국문 초록 (Abstract)

본 논문은 특허출원 명세서 작성 시 반드시 기재해야 하는 것으로 법 개정된 발명의 배경이 되는 기술 기재의무에 관하여 연구하였다.
발명의 배경이 되는 기술은 특허출원 명세서의 작성 시 종래기술의 기술 수준과 해당 기술분야에 있어서 개선이 필요하거나 문제점으로 인식되는 기술을 언급하는 부분으로 출원 발명의 권리범위가 되는 특허청구범위와는 직접적인 관련이 없다. 그러나 출원인이 발명의 배경이 되는 기술을 기재하지 않으면, 심사관이 해당 발명에 대한 선행기술조사 업무를 수행함에 있어, 발명과 관련된 선행기술을 명확하게 파악하지 못할 수도 있고, 해당 발명의 기술적 사상을 명확하게 파악하지 못하여 발명을 오해하는 등의 문제점이 있을 수 있다. 특히, 2006년 특허법 개정 이후 특허청 심사관이 조사하여야 하는 선행기술의 조사범위는 외국에서 공지, 공용된 기술까지 확대되어 심사관의 선행기술조사 부담은 증가한 반면, 출원인에게 부가되는 발명의 상세한 설명 기재요건은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재만 하면 되도록 완화되어, 출원인이 발명의 최선의 실시 형태를 반드시 기재하지 아니하여도 특허를 받는 것이 가능하게 되었다. 따라서 특허청 심사관은 명세서의 배경기술에 기재된 내용만으로는 해당 발명에 대한 심사를 신속하고 정확하게 수행하는데 어려움을 느끼게 되었으며, 명세서를 통한 기술의 공개라는 특허제도 본연의 목적이 퇴색하게 되는 문제도 발생하게 되었다.
이러한 문제점을 개선하고자, 2011년 5월 24일자로 의원 입법된 특허법 제42조 제3항 제2호는 출원인으로 하여금 특허출원 명세서에 발명의 배경이 되는 기술을 반드시 기재하도록 법률로 규정하였다. 그러나 개정법에서는 선행기술 문헌정보의 기재를 의무화하지 않았기 때문에, 본래의 개정 취지인 출원인으로 하여금 심사관에게 심사에 도움이 되는 선행기술 문헌정보를 제공하는 것은 물론, 출원인의 고의적인 선행기술 문헌정보의 은폐행위를 방지하기에는 부족한 개정이라고 생각된다. 또한, 우선심사를 신청한 출원인이 선행기술 조사보고서를 특허청에 제출하였음에도 불구하고, 명세서의 배경기술을 기재하지 않았다는 이유만으로 기재불비 관련 거절이유를 받을 수도 있다는 문제점이 발견되었다.
이에, 본 연구에서는 2011년 5월 개정 특허법에서 신설된 배경기술 기재의무에 ‘선행기술 문헌정보’를 반드시 기재하도록 특허법 제42조 제3항 제2호를 보완하고, 절차적으로는 일본의 ‘사전통지’ 제도를 도입하는 것과, 우선심사청구와 같이 심사관이 별도의 문서를 통해 선행기술 문헌정보를 획득할 수 있는 경우에는 출원인이 ‘배경기술 기재의무’를 불이행 하더라도 거절이유를 발행하지 않을 수 있도록 하는 것을 주요 내용으로 하는 입법론을 제안하였다. 이와 함께, 출원인이 ‘선행기술 문헌정보’를 성실하게 제출하였을 경우, 이에 따른 일정 수준의 금전적 인센티브를 제공하는 유인책과 함께, 선행기술 문헌정보의 은폐를 시도하거나 불성실하게 제출하는 경우 사전통지 단계에서 출원인에게 심사료의 할증과 같은 불이익을 안겨줄 수 있는 페널티 제도를 도입할 것을 제안하였다. 이와 같이 배경기술 기재의무 제도를 보완하면 성실하게 선행기술 문헌정보를 제공하는 출원인에게는 금전적인 인센티브가 법률 준수의 동기로 부여될 수 있으며, 페널티 제도를 통해 불성실하고 소극적으로 ‘선행기술 문헌정보’를 제출하는 출원인에게 출원 시점을 알거나 알 수 있는 ‘선행기술 문헌정보’의 제출을 강제할 수 있어, 개정법의 취지에 걸맞은 정확하고 신속한 특허심사가 가능할 것으로 기대된다.
아울러, 출원인에게 선행기술 문헌정보의 공개를 강제하는 것이 모든 기술분야에서 신속하고 정확한 심사를 가능하게 할 수는 없다고 생각하여, 선행기술로 비특허문헌의 비중이 높은 급변하는 기술분야인 정보통신 기술이나 바이오 기술 의 경우에는 상기한 배경기술 기재의무와 병행하여 열린심사제도를 확대하여 실시하는 방안을 제시하였다.
결론적으로, 2011년 5월 24일 일부개정을 통해 도입된 배경기술 기재의무에 따르면, 출원인으로 하여금 특허출원 명세서의 발명의 상세한 설명 항목에 가급적 선행기술 문헌정보를 공중에게 공개하도록 특허법이 권장하지만, 배경기술에 선행기술 문헌정보를 강제적으로 기재하도록 하는 것은 아니기 때문에 심사 실무상으로는 법 개정 전후의 변화가 없다. 또한, 출원인이 의도적으로 심사관을 기망하기 위해, 잘못된 선행기술 문헌정보를 제출할 경우 이를 규제할 방법이 없어 심사관의 선행기술 조사업무 부담을 오히려 증가시킬 우려가 있다는 문제점이 있다. 따라서 이에 대한 대책 마련을 위해, 개정 특허법 제42조 제3항 제2호는 연구자가 제안한 바와 같이 심사관과 출원인 모두가 납득할 수 있도록 보강되어야 할 것으로 생각된다. 비록 첫 번째 개정이라 다소 미흡한 부분이 발견되고 있으나 향후 법조문을 본 연구와 같이 보완한다면, 출원인과 특허청 모두에게 이익이 되는 방향으로 발전되어 출원인에게는 강력한 특허권을 제공하고, 특허청은 신속하고 정확한 특허심사를 수행하는데 큰 도움이 될 것으로 생각된다.

목차 (Table of Contents)

• 제1장 서론 1
• 제1절 연구의 목적 1
• 제2절 연구의 범위 3
• 제2장 우리나라의 특허출원 명세서 제도 5
• 제1절 서론 5
• 제2절 발명의 상세한 설명 기재요건 6
• 1. 개요 및 문제점 6
• 2. 기재요건의 변화 7
• 제3절 배경기술 기재요건의 도입 9
• 1. 도입 취지 9
• 2. 개정 경과 10
• 제4절 소결 12
• 제3장 비교법적 검토 14
• 제1절 서론 14
• 제2절 미국의 정보개시 제도 15
• 1. 관련법률 15
• 2. 실무기준 및 지침 17
• 3. 관련사례 20
• 제3절 일본의 정보개시 제도 21
• 1. 관련법률 21
• 2. 실무기준 및 지침 24
• 3. 관련사례 33
• 제4절 유럽, 독일, 호주 및 중국 등의 정보개시 제도 36
• 1. 유럽의 특허출원인 정보개시 제도 36
• 2. 독일의 특허출원인 정보개시 제도 37
• 3. 호주의 특허출원인 정보개시 제도 38
• 4. 중국의 특허출원인 정보개시 제도 39
• 제5절 우리나라의 배경기술 기재의무와의 비교 40
• 1. 미국의 특허권 실효(失效) 제도 40
• 2. 미국의 IDS 제출 제도의 비판 41
• 3. 일본의 사전통지 제도 43
• 4. 선행기술 조사의무에 대한 각국의 입장 45
• 제4장 배경기술 기재의무와 관련된 실무상 고려 사항 47
• 제1절 서론 47
• 제2절 배경기술 기재의무 48
• 1. 배경기술 기재요건 48
• 2. 위반에 대한 대응 49
• 제3절 실무상 문제점 49
• 1. 개정 전후 배경기술 기재 방법의 무변화 49
• 2. 배경기술에 기재된 선행기술 문헌정보의 효용성 50
• 3. 배경기술에 기재된 선행기술 문헌정보의 신뢰성 52
• 4. 출원인에게 심사관의 선행기술조사 업무 부담 전가 53
• 5. 배경기술에 기재된 발명과 공지기술의 관계 55
• 6. 우선심사청구 된 출원의 배경기술 기재의무 57
• 제4절 소결 58
• 제5장 배경기술 기재의무의 효과적인 시행을 위한 제언 60
• 제1절 서론 60
• 제2절 입법론62
• 1. 선행기술 문헌정보 기재의무화 62
• 2. 사전통지 제도의 도입 64
• 제3절 인센티브 제공과 페널티 부가 69
• 1. 선행기술정보 제공시 출원인 인센티브 제공 69
• 2. 선행기술정보 미제공시 출원인에게 페널티 부가 71
• 제4절 열린심사제도의 병행 적용 73
• 1. 열린심사제도의 필요성 73
• 2. 미국의 공중심사제도 74
• 3. 일본의 공중심사제도 77
• 4. 한국의 열린심사제도 80
• 5. 열린심사제도를 통한 배경기술 기재의무의 문제점 보완 82
• 제5절 소결 83
• 제6장 결론 84
• [ 참고 문헌 ] 87