특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석 = An analysis of the Korean courts' reasoning which recognize misuse of intellectual property rights including patent

국문 초록 (Abstract)

최근 지적재산권법은 포섭범위가 급격히 팽창하면서 특허법, 상표법, 저작권법 3대 분야에서의 구체적인 논의가 날로 복잡해지고 있는 양상이다. 특히, 비록 구체적인 사안의 분석에 들어가서는 심오한 논의가 넘치지만 일단 법적 기준의 내용은 비교적 간명하다고 볼 수 있는 민법상의 ‘권리남용’(편의상 ‘협의의 권리남용’) 법리가 지적재산권법에 이르러서는 그런 본래의 법리에 더하여 여러 가지 형태의 특수한 남용 이론으로 분화하고 있다.
우선 저작권법의 경우, 법 목적이 표현의 다양성을 추구하는 결과 권리자라도 그 상대방을 좌지우지할 여지가 상대적으로 적다. 아직 한국에서 권리남용이 결론에서 긍정된 사례는 이례적인 1건의 하급심 판례뿐이며, 그 나머지 판례들은 협의의 권리남용 이론을 충실히 적용한 다음 권리남용 주장을 배척하고 있다.
다음으로 상표법 분야에서는 협의의 권리남용 이론을 일단 전제하면서도 상표법의 특수한 사정을 내세워 위 이론에서의 주관적 요건을 반드시 필요로 하지는 않는다고 명시적으로 선언한 대법원의 ‘진한 커피’ 판결 및 그것의 따름 판결들이 존재한다. 그러나 이런 판결이나 그 옹호론의 해석과는 달리, 위 특수한 사정이란 사실 우리 상표법상 대원칙인 선출원주의 하에서 당연히 감수하여야 할 결과에 불과하거나, 등록거절사유를 정한 규정들 사이의 예측 못한 공백으로서 입법적 보완이 필요한 것에 불과하다. 법원이 협의의 권리남용 이론을 변형시킨 세부적인 법리를 수립함으로써, 본의 아니게 판단주체의 자의가 개입할 수 있도록 하는 것은 합리적이지 못하다.
특허법 분야에서는 저작권법 분야에서보다 한층 ‘협의의 권리남용’이 등장할 여지가 크다. 실제로 그런 남용행위가 비록 민법은 아니지만 경제법상의 제재를 받은 최근의 예가 있다. 그렇지만 2000다69194 판결 이후 특허권의 남용을 긍정한 우리 민사 판례들은 거의 예외 없이, 일본의 킬비 판결이 취한 태도를 비판 없이 따르고 있는 것이다. 여기서는 진보성이 결여되어 무효사유가 존재하는 등록특허권에 기한 권리행사를, 당해 권리의 무효를 선언하지 않고도, 저지하기 위한 기교적인 도구개념으로 권리남용 이론이 동원되고 있다. 하지만 이는 진정한 의미의 권리남용이라고 하기 어렵다. 적어도 신규성 문제에 관해서는 우리 판례가 지금껏, 위와 같은 기교적인 남용이론의 도움 없이도, 특허분쟁을 이원적으로 해결하도록 한 우리 법제가 가진 단점에 잘 대처하고 있다. 즉 ‘공지기술 제외의 항변’ 등과 같은 나름 설득력 있는 이론을 통하여 특허청의 무효심판이 없더라도 법원이 해당 부분의 특허권 효력을 부정하는 입장을 견지하여 온 것이다. 따라서 앞으로는 이런 입장에 따라 진보성에 관하여서도 직접 무효라는 판단을 하는 것이 가능하다고 보인다. 이런 판단이 권리남용 이론을 단지 기교적 개념으로 동원하려는 애매한 절충보다 더 타당하다. 아울러 권리남용론에 억지로 의지하고 있는 위 2000다69194 판결의 논리는 공지기술 제외의 항변을 채택하였던 종전 대법원 판례들과 비교할 때, 진보성 판단이 가능한지 여부 및 그 판단결과에 대해 어떤 법적효과를 부여할 지에 관해 모두 상반된 입장을 취하고 있으므로 이런 모순된 입장을 통일할 필요가 있다.
결론적으로 민법과 구별되는 지적재산권법의 특수성을 강조하는 입장이 지나쳐서, 하나의 추상 ...

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

In recent years, the scope of intellectual property law has expanded dramatically and the specific discussion in the three sub-areas including patent, trademark, copyright seems becoming increasingly complicated. In particular, although the ‘misuse’ doctrine based on Korean Civil Act [so-called the misuse doctrine in the narrow sense] is a relatively clear and concise legal standard despite of its profound details in a particular case analysis, the doctrine applied to intellectual property has divided into many derivative sub-doctrines along with the original doctrine itself.
firstly, in case of copyright, the possibility that the right holder could control the others is relatively limited because the basic purpose of copyright is to promote various expression. While Korea courts in almost all cases have finally rejected the defense based on misuse doctrine after they have faithfully implemented the doctrine in the narrow sense into Korean copyright law, a recent peculiar decision by a lower court recognized copyright misuse in its conclusion.
Next, in the field of trademark law, the Zinhan Coffee decision by the Korean Supreme Court and few following cases explicitly declared that the subjective requirements of the misuse doctrine in the narrow sense could be omitted under the specific circumstances of trademark cases just after they agreed with the reasonableness of the doctrine in the narrow sense. However, contrary to such interpretation of the Zinhan Coffee case and its advocates, the above special circumstances are actually no more than the unavoidable result of the first-to-file system which has been one of the most important principles in Korea Trademark Act or the unintended loophole between the several clauses for trademark application rejection which should be closed by legislative action. It is not reasonable for Korean courts to unintentionally give unrestricted discretion to the decision maker by allowing the misuse doctrine in the narrow sense to mutate into a derivative sub-doctrines.
The misuse case in the narrow sense is more likely to emerge in patent area than in copyright area. In fact, a recent case is easily found where a patent misuse activity got the penalty of Korean antitrust law even though such sanction was not related to Korean Civil Act. But almost all the civil cases since 2000Da69194 decision in Korean courts where patent misuse was recognized are no more than a blind following of the Japanese decision in the Kilby case. The misuse doctrine in this type of cases is just an artificial tool to block the enforcement of a registered patent which has inherently a ground for invalidation based on obviousness, without declaring the invalidity of the patent. However, this is hard to be treated as a true misuse of patent. In related practice, Korean courts have handled well so far the weakness of so-called two linear system dealing with patent dispute at least about novelty issue, without depending on the above artificial tool. In other words, with the help of plausible theories such as ‘exclusion of prior art’ principle, Korean courts have consistently denied validity of the related part in a registered patent even prior to declaratory judgment by Korea Intellectual Property Office. Therefore, it is possible for any Korean court to plainly recognize invalidity of a patent based on non-obviousness issue in a patent infringement litigation, by adopting the same approach. This approach is more appropriate than the other ambiguous compromise using the misuse doctrine just as a artificial tool. In addition, there should be harmonization of contradiction between 200Da69194 decision disguised with unconvincing misuse doctrine and the other precedents adopting ‘exclusion of prior art’ principle especially about whether non-obviousness issue could be judged by civil court, not by KIPO and which legal effect should follow such judgment.
In conclusion, it seems more harmful than beneficial to smoo...

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