韓·美·日의 最近 判例를 통한 均等論에 관한 考察 = (A) study on the doctrine of equivalents through the recent judicial precedents in Korea, Japan and the United States

국문 초록 (Abstract)

본 논문에서는 우리나라를 포함하여 미국과 일본에서의 균등론에 관한 판례의 흐름을 정리하고 최근의 주요 판례를 심층 검토해 봄으로써 韓·美·日의 판례 동향을 살펴보았다.
또한, 본 논문에서는 韓·美·日의 특허법, 특히 우리나라 특허법 제97조, 미국 특허법 제112조, 일본 특허법 제70조와 관련하여 이 조문들이 균등론 적용과 어떠한 상관관계를 갖고 있는지에 관해 비교 검토하고, 균등론의 적용요건을 적극적 요건과 소극적 요건으로 나누어 정리해 보았다. 이러한 검토를 통해 韓·美·日3국의 적용요건들이 몇가지 점을 제외하고는 서로 매우 유사하다는 사실을 확인할 수 있었다.
우리나라의 경우는 학설은 사실상 균등론을 인정하고 있었으나, 판례는 예전부터 특허청구범위에 대해 엄격한 해석 태도를 취하고 있었다. 그런데 최근 우리나라의 특허법원의 판결(특허법원 1998.9.17 선고, 98허2160)에서 균등론의 적용요건으로 네 가지의 요건을 처음으로 구체적으로 제시한데 이어 최근 대법원의 판결(대법원 2000.7.28 선고, 97후2200)에서는 한가지의 요건을 더 추가하여 다섯 가지의 균등론의 적용요건을 직접 설시한 바 있다.
적용요건을 설시한 최근의 대법원 판결들을 종합해 분석해보면, (가)호 발명에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 (1) 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일 또는 유사하며, (2) 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, (4) (가)호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, (5) 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한 (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 본다.
이와 같이, 우리나라 대법원에서 밝히 균등론의 적용요건은 일본의 최고재판소의 Ball Spline 사건판결이나 미국 Hilton Davis 사건판결에서 채용한 균등론과 매우 유사한 데, 이는 우리나라 대법원이 특허법 통일화라는 세계 조류에 부응하기 위한 것으로 보인다.
다만, 우리나라의 대법원 판례는 일본이나 미국의 판례 및 우리나라 특허법원의 판례와는 달리 치환용이성 판단시점을 제조시(또는 침해시)라고 명시하고 있지 않다는 점에 특색이 있다.
한편, 최근에 미국 CAFC에서 내려진 Festo 사건판결에 의하면, 보정이 자발 보정인지의 여부, 또는 선행 기술 회피를 위해 이루어졌는 여부를 떠나, 모든 보정은 심사 경과 금반언 원칙이 적용될 가능성이 있다고 하였기 때문에, Festo 판결은 특허 출원의 심사 실무 및 소송 실무면에서도 큰 영향을 줄 것으로 보인다. 이 Festo 판결은 미국에 있어서 균등론의 적용을 제한되는 경향이 계속되고 있음을 확인할 수 있는 상당히 의미있는 판결이다.
균등론은 형평법 실현을 위하여 사법적으로 창조된 것로서, 균등론의 핵심은 형평법상 누구도 특허 모방품을 실시하는 것을 허락할 수 없도록 요구하는 것이다.
만약 경미한 변경에 의해 특허권의 효력을 벗어날 수 있다고 하다면, 발명자의 발명의욕을 떨어뜨려, 발명의 보호 장려를 통하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적을 달성할 수 없게 될 뿐만 아니라 사회의 정의 공평 관념에도 반하기 때문이다.
날로 국가간의 특허분쟁의 효율적인 대처의 중요성이 커져가는 상황에서, 제외국의 균등론에 대한 논의 및 판례에 대한 심층적인 연구가 절실히 요구되는 시점이라 여겨진다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This purpose of this study is to investigate the trend on the doctrine of equivalents by reviewing the recent judicial precedents in Korea, Japan and the United States, and analyze the ruling in the context of a number of cases from the nations thereof.
In addition, this study compares the different approaches to the doctrine of equivalents in Korea, Japan and the United States in terms of legal basis.
This analysis and review comes to the conclusion that "there seems to be an international tendency towards convergence of the law on the doctrine of equivalents". However, it is also fact that there are a little variance among these nations.
Although Korean commentators have taken the view that a doctrine of equivalents should be recognized in Korea, the court s have traditionally taken a strict view of the scope of patent claims. The Patent Court has recently expressed its view on the issue about the doctrine of equivalents. This Court affirmed the existence of a doctrine of equivalents in Korean patent law holding that something falling outside the literal scope of a patent claim could nevertheless be an infringement of that claim if 4 requirements is fulfilled. Thereafter , the Supreme Court went on to hold that even when some of the claimed element s interchange or replace the elements of the accused product (or process), the accused product would be considered "an equivalent of the claimed arrangement " provided five conditions are met : (1) the accused product and the patented invention employ the same and similar principles in solving problems, (2) although interchanging as above, the element of the accused product which interchanged an element set out in the claim has the same object and performed substantially the same function to produce substantially the same effect as the element of the claim it interchanged, (3) by interchanging as above, the interchanges found in the accused product are so obvious that a per son of ordinary skill in the art to which the invention pertains could have easily arrived at the accused product . (4) The accused product is not identical with or an obvious modification of the known or prior art existing at the time of filing the patent . (5) There is no relevant file wrapper estoppel against the patentee. (i.e., in the process of prosecuting the patent application, there is no exceptional circumstance that results in the accused product being intentionally excluded from the patent's scope of protection.)
Clearly, the doctrine of equivalents laid out by Korean Supreme Court is strikingly similar to that adopted by the Japanese Supreme Court in Ball Spline Case and US Supreme Court in it s earlier decision, Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. This similarity is probably no accident. In writing its opinion, the Korean Supreme Court probably paid close attention to the harmonization of world patent enforcement standards.
However, the requirements to apply the doctrine of equivalents presented by Korean Supreme Court in Korea is different from those of Japan and the United States in that there has no shown the standard time of judgement about "known interchangeability (in requirement (3) abovementioned)"
Meanwhile, the CAFC in the United States issued its long-awaited en banc decision in Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. on November 29, 2000. The decision continues the trend to limit applicability of the doctrine of equivalents, and expand prosecution history estoppel, and should be of keen interest to anyone involved in patent prosecution or litigation.
The doctrine of equivalent s is judicially-created to achieve equity and the essence of the doctrine is that equity mandates that one not be allowed to practice a fraud on a patent.
If such a third party could escape enforcement of the patent by such minor modifications, this would discourage the creation of new technology. This result would be contrary to not just the objective of the patent law -- which contributes to the development of industry through the protection and promotion of inventions -- but also contrary to social mores of justice and fairness.
In this regard, it is required to the depth study about the discussion and judicial precedents about the Doctrine of Equivalents in foreign countries including Japan and the United States.

목차 (Table of Contents)

• 目次
• 國文要約 = v
• 第1章 序論
• 第1節 硏究의 目的 = 1
• 第2節 硏究의 範圍및 構成 = 3
• 第2章 均等論에 관한 韓·美·日의 判例 動向
• 第1節 序設 = 5
• 第2節 美國에서의 判例 動向 = 6
• 1. 槪說 = 6
• 2. 主要 判例= 9
• 가. Hilton Davis 대 Warner-Jenkinson 事件 = 9
• 나. Litton 대 Honeywell 事件 = 13
• 다. Hughes Aircraft 대 美國政府 事件 = 18
• 라. Bai 대 L&L Wings 事件 = 19
• 마. Sextant Avionique 대 Analog Devices 事件 = 21
• 바. Festo 대 Shoketsu Kinzoku 事件 = 24
• 3. 小結 = 40
• 第3節 日本에서의 判例 動向 = 41
• 1. 槪說 = 41
• 2. 主要 判例 = 43
• 가. Ball Spline 事件 = 43
• 나. Ball Spline 事件 以後의 均等論 關聯 判例 = 47
• 3. 小結 = 49
• 第4節 우리나라에서의 判例 動向 = 50
• 1. 槪說 = 50
• 2. 主要 判例 = 51
• 가. 特許法院 1998. 9. 17, 98허2160 判決 = 51
• 나. 大法院 2000. 7. 28 97후2200 判決 = 53
• 다. 大法院 2001. 6. 15 98후836 判決 = 56
• 3. 小結 = 60
• 第3章 均等論 適用에 관한 法的 檢討
• 第1節 序說 = 61
• 第2節 美國法에서의 法的 檢討 = 61
• 1. 槪說 = 61
• 2. 具體的 法的 檢討 = 63
• 第3節 日本法에서의 法的 檢討 = 69
• 1. 槪說 = 69
• 2. 具體的 法的 檢討 = 70
• 第4節 우리나라法에서의 法的 檢討 = 75
• 1. 槪說 = 75
• 2. 具體的 法的 檢討 = 76
• 第5節 韓·美·日의 比較 = 80
• 第4章 均等論의 適用 要件
• 第1節 序說 = 87
• 第2節 積極的 要件 = 88
• 1. 解決原理의 同一性이 있을 것 = 88
• 가. 問題提起 = 88
• 나. 特許發明의 本質的 部分이 아닐 것 = 89
• 다. 檢討 = 94
• 2. 置換可能性이 있을 것 = 96
• 가. 意義 = 96
• 나. 作用效果의 同一性 = 97
• 다. 美國의 實質的 同一性 要件과의 比較 = 97
• 3. 置換容易性이 있을 것 = 98
• 가. 意義 = 98
• 나. 判斷時點 = 98
• 다. 置換容易性의 程度 = 104
• 라. 關聯問題 = 106
• 第3節 消極的 要件 = 110
• 1. (가)號發明이 特許發明의 出願時에 이미 公知된 技術내지 公知技術로부터 當業者가 容易하게 發明할 수 있었던 技術에 해당하지 않을 것 = 110
• 가. 意義 = 110
• 나. 對象範圍 = 111
• 다. 美國의 假想클레임 理論과의 比較 = 113
• 라. 立證責任 = 114
• 2. 特許發明의 出願節次를 통하여 (가)號 發明의 置換된 構成要素가 特許請求範圍로부터 意識的으로 除外되는 등의 特段의 事情이 없을 것 = 116
• 가. 意義 = 116
• 나. "意識的 除外"의 意味 = 117
• 다. "特段의 事情"의 意味 = 118
• 라. 立證責任 = 119
• 第5章 結論 = 121
• 參考文獻 = 124
• Abstract = 129