파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단방법 = Study on the Novelty and Inventive step of Parameter Invention

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

A parameter invention specifies the constituent elements of an invention by utilizing newly created physical, chemical, or biological characteristic values or the correlation between multiple variables. Meanwhile, inherency, a doctrine developed under U.S. patent practice and case law, posits that if a claimed element, though not explicitly disclosed in the prior art, is inherently present therein, the claim lacks novelty and non-obviousness. Due to the risk of parameter inventions being interpreted as inherent properties of the prior art, the doctrine of inherency can be used as an argument for the lack of novelty and inventive step (or non-obviousness) of such inventions. Notably, the Korean Supreme Court Decision 2017Hu1304, rendered on December 30, 2021, established the doctrine of inherency in Korea for the first time, stating, "The possibility or probability that an article disclosed in the prior invention has the same constitution or properties as the claimed invention is not sufficient to consider the two inventions identical; it must be proven that it necessarily has such a constitution or properties." This Supreme Court ruling is significant in that it explicitly clarified the degree of proof required by using the term "necessarily." The explicit articulation of the standard of proof in the 2017Hu1304 decision motivates research into the distribution of the burden of producing evidence in assessing the novelty and inventive step of parameter inventions. The recently revised Examination Guidelines for Patents and Utility Models concerning parameter inventions only enumerate types of reasonable doubt but fail to provide specific criteria for determining the extent to which an examiner must provide proof to fulfill their initial burden of producing evidence regarding the lack of novelty and inventive step. This deficiency has allowed examiners to easily shift the burden of producing evidence for novelty and inventive step to the applicant based on the assertion that the parameter invention is an inherent property of the prior art, without presenting sufficient reasonable grounds. Furthermore, the examination guidelines for parameter inventions lack regulations on the distribution of the burden of producing evidence between the examiner and the applicant and criteria regarding what the examiner must prove to establish a lack of novelty and inventive step. In contrast, the U.S. MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 2112 explicitly requires examiners to present reasonable grounds or evidence to establish inherency. Additionally, MPEP 2142 employs the concept of a Prima Facie Case of Non-obviousness during patent examination, placing the burden of producing evidence and the obligation to present reasonable grounds on the examiner to demonstrate why the claimed invention is obvious from the prior art. Given the recent recognition of the doctrine of inherency by the Korean Supreme Court in the 2017Hu1304 decision, it is deemed necessary to clearly define the burden of producing evidence and its distribution between the examiner and the applicant when assessing the novelty and inventive step of parameter inventions, which are closely related to inherency. As discussed above, introducing regulations into the Examination Guidelines for Patents and Utility Models concerning parameter inventions that specify the distribution of the burden of producing evidence between the examiner and the applicant, and the minimum elements that the examiner must initially prove to establish a lack of novelty and inventive step of a parameter invention, can ensure the fairness and appropriateness of examination and minimize unnecessary administrative procedures.

국문 초록 (Abstract)

파라미터 발명이란 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 발명이다. 한편, 내재성(Inherency)이란, 청구항에 기재된 구성요소가 선행기술에 명시적으로 개시되어 있지는 않지만, 내재적으로 존재하는 경우, 이를 포함하는 청구항의 신규성 및 비자명성 흠결이 있다는 원칙으로서 미국 특허 실무 및 판례법상 발전되어 온 이론이다. 파라미터 발명이 선행기술의 내재적 속성으로 해석될 위험이 있기 때문에 내재성에 관한 법리는 파라미터 발명의 신규성 및 진보성(또는 비자명성) 결여를 위한 논거로 사용될 수 있다. 그런데 최근 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결은 “선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다.”라고 판시하여 국내 최초로 내재성에 관한 법리를 도입하였다. 위 대법원 판결은 필연적이라는 용어로 증명 정도를 명시적으로 판시한 점에서 그 의의가 있다. 2017후1304 판결에서 증명의 정도가 명시된바, 파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단에서 주관적 증명책임의 분배에 관한 연구에 대한 동기가 도출되었다.
최근 개정된 파라미터 발명에 대한 특허· 실용신안 심사기준은 합리적 의심의 유형만을 열거하고 있을 뿐, 심사관이 어느 정도까지 증명해야 신규성 및 진보성 결여 최초의 주관적 증명책임을 다 하는 것인지 구체적인 판단기준을 전혀 제시하지 못한 문제점이 있었다. 이에 따라 심사관은 합리적인 근거를 충분히 제시하지 않고도, 파라미터 발명이 선행기술의 내재적 속성이라는 근거 하에, 신규성 및 진보성에 대한 주관적 증명책임을 출원인에게 쉽게 전환시켰다. 또한, 파라미터 발명의 심사기준에는 신규성 및 진보성 판단과 관련하여 심사관과 출원인 간의 주관적 증명책임 분배 규정과, 신규성 및 진보성 결여의 근거를 위해 어떤 사항을 심사관이 증명해야 되는지에 관한 기준이 미비한 실정이다. 한편, 미국 MPEP(Manual of Patent Examining Procedure) 2112는 심사관이 내재성을 증명하기 위한 합리적인 근거 또는 증거를 제시해야 함을 명시적으로 규정한다. 또한 미국 MPEP 2142는 특허 심사 과정에서 일응의 비자명성(Prima Facie Case of Non-obviousness)이라는 제도를 두어, 심사관으로 하여금 출원발명이 선행기술로부터 왜 자명한지에 대한 증명책임과 합리적인 근거 제시 의무를 규정하고 있다. 최근 2017후1304 판결에서 내재성에 관한 법리가 대법원에 의해 인정된 만큼, 내재성과 밀접하게 관련되어 있는 파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단 시 심사관과 출원인 간의 주관적 증명책임과 그 분배를 명확히 규명하는 작업이 필요하다고 판단된다. 상술한 바와 같이, 파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단을 규정하는 특허·실용신안 심사기준에 심사관과 출원인 간의 주관적 증명책임 분배 규정과, 심사관이 최초로 파라미터 발명의 신규성 및 진보성 결여를 위해 최소한으로 증명해야 될 요소에 관한 규정을 도입할 경우, 심사의 공정성과 적정성이 확보되고 불필요한 행정 절차가 최소화될 수 있다.

목차 (Table of Contents)

• 제 1 장 서 론 1
• 제 1 절 연구의 배경 1
• 제 2 절 연구의 내용 4
• 제 2 장 파라미터 발명의 의의 및 심사례 5
• 제 1 절 파라미터 발명의 의의와 분류기준 5
• 1. 재료 구조나 구성의 특정에 따른 분류 5
• 2. 국내 대법원 판례 5
• 3. 해외 주요국 5
• 제 2 절 파라미터 발명의 특수성 7
• 1. 서설 7
• 2. 선행기술과 구성 대비가 곤란한 특성 8
• 3. 선행기술의 내재된 속성으로 해석될 위험 8
• 4. 특허권 존속기간의 실질적 연장을 위한 출원전략 9
• 5. 침해 증명 관점 10
• 제 3 절 파라미터 발명의 심사례 분석 10
• 1. 파라미터 발명 심사례 CASE 1 10
• 2. 파라미터 발명 심사례 CASE 2 14
• 3. 주관적 증명책임 18
• 4. 검토 19
• 제 3 장 파라미터 발명의 신규성 21
• 제 1 절 신규성 의의 및 판단방법 21
• 1. 신규성 의의와 법률규정 21
• 2. 신규성의 판단방법 21
• 3. 발명의 동일성 22
• 제 2 절 내재성 28
• 1. 국내 28
• 2. 미국 34
• 3. 일본 44
• 4. 유럽 46
• 5. 검토 48
• 제 3 절 파라미터 발명의 신규성 판단방법 51
• 1. 신규성 판단방법 51
• 2. 파라미터 발명에 대한 국내 판례 검토 53
• 3. 주요국의 파라미터 발명에 대한 신규성 판단방법 60
• 4. 검토 62
• 제 4절 국내 특허·실용신안 심사기준의 개정 방향 64
• 제 4 장 파라미터 발명의 진보성 67
• 제 1 절 진보성 의의 및 판단방법 67
• 1. 진보성 의의와 법률규정 67
• 2. 진보성의 판단방법 68
• 제 2 절 파라미터 발명의 진보성 판단방법 70
• 1. 진보성 판단방법 70
• 2. 수치한정발명과 파라미터 발명의 관계 71
• 3. 내재성과 진보성의 관계 73
• 4. 파라미터 발명에 대한 국내 판례 검토 73
• 5. 주요국의 파라미터 발명에 대한 진보성 판단방법 80
• 6. 검토 82
• 제 3 절 국내 특허·실용신안 심사기준의 개정 방향 83
• 제 5 장 결론 88
• 참고문헌 92
• 부록 95
• Abstract 96
• 표 목차
• [표 1] 11
• [표 2] 15
• [표 3] 24
• [표 4] 31
• [표 5] 47
• [표 6] 55
• [표 7] 58
• [표 8] 66
• [표 9] 66
• [표 10] 74
• [표 11] 79
• [표 12] 85
• [표 13] 86
• 그림 목차
• [그림 1] 52
• [그림 2] 65
• [그림 3] 71
• [그림 4] 84